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1. 서론
미국 특허청 심사관들은 진보성 거절을 발행하기 위하여, 본원발명 청구항의 특정 수치 범위가 명시적으로 인용발명에 개시되어 있지 않더라도 이러한 수치범위는 당업자가 용이하게 조절해 볼 수 있는 수치범위에 불과하다고 지적하는 경우를 종종 볼 수 있다.
상기와 같은 미국심사관의 거절이유를 대응하기 위해서는 추가 실험을 통해 본원발명 청구항의 특정 수치 범위 내에서의 우수효과를 입증하는 데이터를 제출해야 하는데, 만약 이러한 데이터를 발명자의 퇴사와 같은 이유로 출원 후 준비하는 것이 현실적으로 어렵다면, 미국 판례 In re Antonie를 인용하여 심사관의 거절이유를 반박해 보는 방안에 대해서 검토하는 것이 필요하다.
2. 본론
1) In re Antonie
상기 판례에서는 심사관은 본원발명 청구항의 특정 수치 범위는 당업자가 용이하게 조절해 볼 수 있는 수치범위에 불과하다고 지적하기 전에, 선행기술에 상기 수치가 본원발명에서 얻고자 하는 효과에 영향을 줄 수 있음 (result-effective variable)을 인식하고 있어야 한다고 아래와 같이 판결하였다.
“[a] particular parameter must first be recognized as a result-effective variable, i.e., a variable which achieves a recognized result, before the determination of the optimum or workable ranges of said variable might be characterized as routine experimentation. In re Antonie, 559 F.2d 618, 195 USPQ 6 (CCPA 1977).”
2) Ex parte Collison
Ex parte Collison (Appeal 2010-002734, in application serial no. 11/284,178, decision issued February 29, 2012) 에서 쟁점이 된 발명은 “0.5 내지 1.0mm의 두께를 갖는 폴리에틸렌 습기 방지 절연단층”을 포함하는 나무라미네이트로 만들어진 나무바닥에 관련된 것으로 심사관은 복수의 선행기술을 인용하면서 진보성을 다음과 같이 부정하였다.
“[a] weakness of laminate flooring is moisture resistance and high sound transmission due to foot traffic;” a rubber buffering sheet used in wood flooring; “rubber and polyethylene are equivalent materials known in the vapor barrier art;” and examples of “polyethylene foam or rubber foam having a thickness of [59 to about 275 mils]” that provides “improved soundproofing and excellent waterproofing.”
즉, 심사관은 인용발명에서는 59 내지 275mm를 갖는 폴리에틸렌층이 방음장치 및 방수장치에 효과가 있다고 기재하고 있다고 지적하였다. 그러면서, 심사관은 선행기술에는 본원발명과 같이 “0.5 내지 1.0mm의 두께를 갖는 폴리에틸렌 습기 방지 절연단층”은 개시되어 있지 않지만, 이러한 두께는 당업자가 용이하게 조절해 볼 수 있는 수치에 불과하다고 아래와 같이 주장하였다.
“[i]t would have been obvious to modify the prior art vapor barrier to have a thickness inside the claimed range because discovering the optimum or workable ranges involves only routing skill in the art.”
심판부는 인용발명에서는 상기 두께를 “습기 방지 (효과)에 영향을 줄 수 있는 수치 (result-effective variable)”로 전혀 인식하지 못하였으므로, 심사관의 진보성 거절이유가 타당하지 않다고 지적하였다. 구체적으로, 인용발명에서는 폴리에틸렌층이 방음장치 및 방수장치에만 우수한 효과가 있는 것으로 기재하였을 뿐, 습기 방지 효과에 대해서는 언급하지 않고 있다고 설명하였다. 또한, 심판부는 인용발명에서는 우수한 방음장치 및 방수장치 효과를 얻을 수 있는 폴리에틸렌층의 최소 두께에 대해서도 전혀 기재하지 않았고, 폴리에틸렌층을 약 1mm로 줄어야 할 어떠한 근거도 제시하지 않았다고 지적하였다. 최종적으로, 심판부는 인용발명의 수치를 최적화하고 인용발명들을 조합하더라도, 본원발명의 습기 방지 절연단층을 갖는 바닥 구조를 용이하게 완성할 수 있을지 예측하는 것이 쉽지 않다고 결론지었다.
3. 결론
심사관의 당업자가 용이하게 조절해 볼 수 있는 수치범위에 불과하다는 논리는 타당하지 않은 경우가 상당히 많다. 심사관이 인용한 선행기술에는 발명의 효과에 영향을 줄 수 있는 수치 (result-effective variable)임을 명확히 인식하고 있음이 기재되어 있어야 한다. Ex parte Collison에서 판결한 바와 같이, 인용발명에서 방음효과에만 영향을 줄 수 있는 수치로 인식하고 있다면, 이는 습기 방지 효과에 적용할 수 있는 수치는 아니다. 따라서, 발명자의 퇴사와 같은 이유로 데이터 준비하는 것이 현실적으로 어렵다면, 심사관의 거절이유를 다시 한번 자세히 살펴볼 필요가 있다.
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