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1. 사실관계
[원고, 상고인] ○○○ 그룹 유케이 리미티드
[피고, 피상고인] 주식회사 □□
원고, ‘○○○ 그룹 유케이 리미티드’는 피고, ‘주식회사 □□’의 표장 사용행위에 대해서 원고의 상표권, 저작권 침해 및 부정경쟁행위에 해당함을 근거로, 침해소송을 제기하였다.
2. 특허법원의 판시내용
가. 원고 등록상표 1, 2의 침해 여부
피고 표장들은 디자인으로 사용되었을 뿐 자타상품의 식별표지 또는 상품의 출처표시로 사용된 것은 아니므로 원고 등록상표 1, 2의 각 상표권을 침해하였다고 볼 수 없다. 구체적인 판결 내용을 요약하면 아래와 같다.
- 접시 등의 제품에 표현된 도형은 특별한 사정이 없는 한 기본적으로 디자인이나 장식용 의장에 불과할 뿐 상품 출처를 표시하기 위하여 사용되는 표장은 아니라는 점
- 피고는 피고 표장들을 그 형태대로만 제품에 사용하는 것이 아니라 제품이 접시일 경우에는 피고 표장들 형태 그대로 사용하고, 그릇의 모양 (공기나 머그잔)에 따라 나뭇잎 띠 문양과 꽃 문양을 함께 또는 분리하여 배치하는 방식으로 사용하고 있는 점
- 피고가 제품 뒷면 바닥에 별도로 "
 " 와 같은 출처표시를 하고 있는 점
나. 원고 등록상표 3, 5의 침해 여부
(1) 원고 등록상표 3, 5와 피고 표장들은 외관, 관념이 서로 달라서 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동하게 할 염려가 없으므로 서로 유사하다고 할 수 없다.
외관을 보면, 피고 표장들은 나뭇잎 띠 문양만이 지배적 인상을 주는 것도 아니어서, 원고 등록상표 3, 5와 외관이 유사하다고 보기 어렵다. 또한, 피고 표장들은 나뭇잎 띠 문양과 꽃 문양이 전체로서 하나의 문양으로 조화를 이루고 있으므로 이를 분리관찰하거나 나뭇잎 띠 문양만을 피고 표장들의 요부로 보아 원고 등록상표 3, 5와 대비할 수도 없다.
관념에 있어서도 원고 등록상표 3, 5는 '나뭇잎 띠 문양' 정도로 관념될 수 있는 반면에 피고 표장들은 그 구성에 비추어 '나뭇잎 테두리 안의 꽃 문양'으로 관념될 수 있으므로, 양자는 관념에 있어서도 서로 다르다.
(2) 원고 등록상표 3, 5가 주지·저명한 상표라고 볼 수 없으므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장 (나뭇잎 띠 문양의 원고 등록상표 3, 5가 주지·저명한 것이어서 피고 표장들 중 나뭇잎 띠 문양이 요부에 해당하므로 양자는 유사하다)은 이유 없다.
원고의 ** 가든 제품의 광고는 원고 등록상표 3, 5를 강조하여 광고한 것이 아니라 나뭇잎 띠 문양과 꽃 문양이 함께 또는 분리하여 사용된 제품들 자체를 광고한 것이고, 오픈마켓에서 피고 제품을 광고하면서 언급한 원고 제품 스타일은 나뭇잎 띠 문양 자체가 아니라 나뭇잎 띠 문양과 꽃 문양이 함께 사용된 원고 제품의 전체적인 형태를 의미하는 것으로 보이며, 다른 나뭇잎 띠 문양의 상표등록이 거절된 이유는 상표등록을 신청한 지정상품에 이미 원고의 선등록상표가 있었기 때문이지 원고 등록상표 3, 5가 주지·저명한 상표이기 때문은 아니다.
(3) 피고 표장들 중 나뭇잎 띠 문양은 단위 구성요소의 형상과 모양 및 전체적인 인상에서 원고 등록상표 3과 현저한 차이가 있으므로, 거래 사회통념상 동일·유사하다고 볼 수 없다.
다. 원고 등록상표 4의 침해 여부
피고 표장들은 디자인으로 사용되었을 뿐 자타상품의 식별표지 또는 상품의 출처표시로 사용된 것은 아니므로, 피고 표장들이 원고 등록상표 4의 상표권을 침해하였다고 볼 수 없다.
라. 원고 등록상표 6의 침해 여부
인터넷 오픈마켓 등에서 피고 표장들을 사용한 피고의 제품들을 '**★st', '명품 ***스타일', '명품 ** st' 등으로 광고하며 판매하고 있는 사실은 인정되나, 오픈마켓의 판매자가 피고임을 인정할 증거가 없다.
3. 대법원의 판시내용
가. 원심은 접시 등 제품에 표현된 도형은 특별한 사정이 없는 한 디자인에 불과하다는 전제에서 상표의 유사 여부에 대하여 나아가 판단하지 아니한 채 피고 표장 1~4는 상표로서 사용된 것이 아니므로 원고 등록상표 1,2,4에 대한 상표권을 침해하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 상표로서의 사용에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.
- 원고 등록상표 1,2,4,5 및 그와 같은 유형의 표장들을 사용한 원고의 ** 가든 제품 매출액, 광고사실, 기사 (2006년경에는 그 거래자와 수요자에게 현저하게 인식)
- 원고 등록상표 1,2,5는 이전의 도자기 그릇류에서 볼 수 없었던 독특한 문양의 상표인 사실
- 피고 표장 1~4 제품들에도 원고의 ** 가든 제품과 동일한 위치에 동일한 크기로 피고 표장 1~4의 나뭇잎 띠 문양과 꽃과 나비 등 문양이 배치되어 있는 사실
- 피고 표장 1~4 제품들은 2006년경과 2010년경 인터넷 쇼핑몰 ‘포트메리★스타일’, ‘포트메리온 st접시’ 또는 ‘명품’등으로 선전, 광고되고 판매되어 온 사실
나. 원심은 피고 표장 1~4가 나뭇잎 띠 문양만으로 분리관찰될 수 없다는 전제에서 피고 표장 1~4는 원고 등록상표 5와 유사하지 아니하여 원고 등록상표 5에 대한 상표권을 침해하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 상표의 유사 여부 판단에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.
원심판결 이유에 의하면, 피고는 그릇의 모양에 따라 나뭇잎 띠 문양과 꽃 문양을 함께 또는 분리하여 배치하는 방식으로 사용하고 있는 사실을 알 수 있고, 원고 등록상표 5는 피고 표장 1~4가 사용된 2006년경에는 그 거래자와 수요자에게 현저하게 인식된 주지상표에 이르렀다.
피고 표장 1~4를 나뭇잎 띠 문양만으로 분리관찰하여 원고 등록상표 5와 이격적으로 대비할 때, 양 상표는 그 외관이 극히 유사하여 양 상표를 다 같이 동종 상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 유사한 상표에 해당한다.
3. 판결의 의의
본 판결은 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다는 기존 판례의 태도와 같은 입장으로, 디자인의 상표로서의 사용여부 판단 기준(등록상표의 주지저명성 등)을 사안에 적용하여 결론을 도출하였다.
또한 도형으로 이루어진 결합상표의 유사여부 판단 시, 도형상표 역시 문자상표와 마찬가지로 각분리관찰이 가능하고, 이 경우 실제 사용태양(상품에 분리표시 여부 등) 및 각 요소의 주지성 획득 여부를 고려하여 판단하였다.
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