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상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위해 사용하는 표장(標章)으로 상표법은 “입체적 형상”도 상품의 출처를 나타낼 수 있다면 상표로서의 기능을 한다고 규정하고 있다(상표법 제2조 제1항 제1호 및 제2호 참조).
상표로 등록받기 위한 “입체적 형상”도 문자나 도형과 같은 여타 다른 표장과 마찬가지로 식별력을 갖추어야 하며(상표법 제33조 제1항 각호), 선행상표와 유사하지 않고(상표법 제34조 제1항 제7호, 상표법 제35조 제1항), 나아가 상표로 출원한 “입체적 형상”은 지정상품의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한 형상1이 아니어야(상표법 제34조 제1항 제15호 참조) 등록이 가능하다.
다만, 표장으로서 “입체적 형상”은 대부분 상품의 형상 그 자체(예:인형)이거나 상품의 포장이나 용기(예:화장품 용기)를 표현한 것이 많아 그 “입체적 형상”이 특이성을 구비하고 있지 않다면 식별력이 인정되지 않거나 기능적 형상이라는 이유로 거절될 가능성이 높은 편이다.
한편, 거절사유에 해당하지 않아 상표로 등록된 “입체적 형상”(이하, “입체상표”라 함)은 여타 다른 상표와 마찬가지로 제3자가 등록된 “입체상표”와 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 경우 상표권 침해의 책임을 물을 수 있으며, 그 전제로 제3자의 사용상표가 자신의 등록된 “입체상표”의 권리범위에 속하는 지를 심판을 통해 확인할 수 있다.
최근 대법원은 가평 등지에서 한 번쯤 타 보았을 고무형태의 튜브(이하, 판결과 동일하게 “견인튜브”라 함)의 형상을 입체상표로 등록받은 상표권자(상고인, 피고)가 등록받은 입체상표와 거의 흡사한 견인튜브를 이용하여 수상 레저사업을 하는 업체(피상고인, 원고)에게 청구한 권리범위확인심판과 관련하여 원심인 특허법원의 판결2을 파기하고 피고 승소취지 판결을 하였기에 해당 판결을 살펴보고자 한다.
1. 이 사건 등록상표와 확인대상표장
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이 사건 등록상표(입체상표)
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구분 |
확인대상표장
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<사시도>
<평면도>
<정면도>
<우측면도>
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표장3 |
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제28류
예인가능한 레저스포츠용 공기주입식 수상기구(튜브), 서핑보드, 서핑스키, 수상스키, 윈드서핑용 세일보드, 레저스포츠용 무동력 고무보트 |
관련상품 |
수상레저기구
(사람이 승선튜브에 탄 상태에서 모터보트에 견인되어 물놀이를 즐기는 수상레저기구로서 속도가 높아지면 공중으로 부양하는 것을 특징으로 함.) |
2. 사건의 쟁점 및 법원의 판단
이번 대법원 판결의 쟁점은 “확인대상표장이 상표로 사용되었는지 여부”이며, 본 쟁점에 대해 대법원과 원심 특허법원은 다음과 판단하였다.
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법원의 판단 요약 |
특허법원
(확인대상표장은 디자인으로 사용된 것임) |
- 일반적으로 수상레저기구의 형상은 디자인으로 인식될 뿐 상품의 출처표시로서 인식되지 않음.
- 반면, 원고의 확인대상표장에는 전면부 상단에 “Aqua Festa”라는 문자열이 표시되어 있어 수요자들은 확인대상표장의 형상 자체보다는 “Aqua Festa”를 원고의 상품출처표시로 인식한다고 봄이 합리적임.
- 피고 역시 “FLYFISH”로 구성된 상표를 2003. 5. 경 별도의 상표로 출원하였고 이 사건 등록상표와 매우 유사한 견인튜브 형상으로 구성된 디자인을 출원하여 등록을 받고 해당 등록디자인의 존속기간만료일 즈음에 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받았다는 점에서, 수요자들은 “FLYFISH” 를 피고의 상표로, 피고의 견인튜브의 형상을 디자인적인 요소로만 인식하였다고 봄이 상당함.
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대법원
(확인대상표장은 상표로서 사용된 것임) |
- 피고는 2003년 경부터 이 사건 등록상표와 같은 입체적 형상을 띠고 있는 견인튜브를 출시, 판매해왔으며, 2019년경까지 해당 견인튜브에 대한 등록디자인에 대한 독점적, 배타적 권리가 있었으며, 피고의 상품판매 전후, 위 등록디자인의 출원 및 등록까지 이 사건 등록상표나 위 등록디자인과 같은 입체적 형상의 견인튜브의 존재를 인정할 만한 자료는 없음.
- 따라서, 이 사건 등록상표는 독특한 형태적 특징을 가지고 있으며, 피고 상품이 판매된 기간과 신문이나 잡지 등에 소개·광고된 정도, 거래 실정 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 피고 상품의 출처표시로 잘 알려져 있다고 볼 수 있음.
- 따라서, 원고 상품의 형상은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로도 사용되는 표장이므로, 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없는 바, 결국 확인대상표장은 상표로서 사용되었다고 보아야 함.
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3. 시사점
(1) 대상판결의 시사점
디자인과 상표는 배타적선〮택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도, 그것이 순전히 디자인적으로만 사용된 것이 아니라 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로도 볼 수 있는 경우, 이러한 사용은 상표로서 사용된 것으로 본다는 것이 대법원의 일관된 입장으로, 대법원은 어떤 표장이 상표로서 사용되었는지를 판단할 때 다음의 판단요소를 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하고 있다.
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상표적 사용의 판단요소
(대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결 등 참조)
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① 표장과 상품의 관계
② 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용 방식
③ 등록상표의 주지저명성
④ 사용자의 의도와 사용 경위
⑤ 거래계의 관행 등
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대상판결은
A. 원고의 견인튜브 형상의 확인대상표장이 수상레저기구의 일반적인 디자인이라고 볼 수 없는 독특한 형태의 피고의 등록상표와 별로 다르지 않고, 피고는 등록상표와 동일한 견인튜브를 2003년부터 판매, 사용해 왔음을 근거로 이 사건 등록상표가 피고의 출처표시로 널리 인식되는 주지성을 갖추었다고 보아,
B. 확인대상표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 볼 수 없고 상표로서도 사용되었다고 판단하였으며, 결론적으로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 취지로 판결하였다.
검토건대, 상표적 사용여부가 쟁점이 되는 사건에서는 주로 표장과 상품과의 관계라던지, 표장의 사용방식이 문제되는 경우가 많은데, 대상판결은 위 표의 판단요소 중 ③ 등록상표의 주지저명성에 중점을 둔 판결이라는 점에서 주목할 만하다.
(2) 권리보호강화 측면에서의 시사점
'바나나 우유' 하면 가장 먼저 떠오르는 독보적인 브랜드가 있다. (주)빙그레의 항아리 단지 형상의 <바나나맛우유>가 그것이다. <코카콜라> 병이나 <스크류바>의 비틀림 구조도 제품 자체나 제품의 포장용기 자체가 제품의 브랜드로 인식되고 있다. 최근에는 독특한 화장품 용기나 가구의 디자인이 소비자들의 눈길을 잡고 있다.
위의 언급된 제품의 디자인을 국내에서 보호받으려고 디자인 등록만 한다면 어떻게 될까? 국내에 등록된 디자인은 등록 후 출원일로부터 최장 20년까지 보호받으므로 보호기간이 종료되면 해당 디자인은 누구나 사용할 수 있는 디자인이 될 수 있다.
하지만 상표는 등록 후 존속기간은 10년이지만 갱신신청을 통해 보호기간을 10년 추가로 연장할 수 있으며, 갱신신청의 횟수에는 제한이 없다.
따라서, 제품의 디자인이나 제품의 용기 디자인이 독특하다면 디자인 출원과 제품의 브랜드에 대한 상표출원 뿐만 아니라 제품의 형상을 입체상표로 등록받는 것이 보호받을 수 있는 지식재산권의 범위를 확장시키는 손쉬운 방법이면서 안정적으로 사업을 추진할 수 있는 무기가 될 것이다.
1 이를테면, 지정상품이 ‘컵’인데  와 같은 입체적 형상을 형상을 상표로 출원하는 경우 해당 형상은 액체를 담는데 필수적인 오목한 형상을 표현하고 있으므로 등록이 되지 않는다.
2 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2023허10910 판결
3 입체상표는 3차원 형상이므로 디자인출원과 마찬가지로 상표출원시 전체적으로 하나의 입체형상으로 인식될 수 있도록 상표의 특징을 충분히 나타내는 2~5장 이하의 도면이나 사진을 제출해야 한다.
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