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트럼프 정부 들어서 USPTO의 새 수장으로 존 스콰이어스(John A. Squires) 특허청장이 2025년 9월에 부임하면서 미국의 특허 심사 및 심판 정책이 큰 변화를 맞고 있다. 이 중에서 가장 큰 정책 기조의 변화는 「Born Strong」 정책에 기반한다. 즉, 특허는 등록 후 공격받기 전에 처음부터 강해야 한다는 것으로서, 앞으로 「심사는 강화, 심판은 예외적으로만 인정」하는 정책을 펴겠다는 것이다. 이하에서는 이에 대해 상세하게 알아본다.
1. 「Born Strong」 정책의 태동 이유
USPTO에서 추진하는 이러한 정책은 보유 특허 기반의 비즈니즈를 영위하던 기업이 추후 IPR(inter parte review, 특허무효심판) 등으로 인한 특허의 무효화로 비즈니스에 타격을 받지 않도록 특허의 신뢰성과 예측 가능성을 제고하기 위한 것으로 볼 수 있다. 즉, 기업이 활용 가능한 특허를 안정적으로 확보하도록 해 기업이 연구개발 투자방향을 명확히 하고 기술의 상용화, 라이선싱 및 거래 과정에서 발생하는 불확실성과 비용을 낮추기 위해 마련되었다고 볼 수 있다.
2. 「Born Strong」 정책의 심판에 대한 영향
결국, 「Born Strong」 정책은 심판 비중을 낮추는 결과로 귀결된다. 즉, 일단 특허권 확보시 그 무효화는 어려워진다고 볼 수 있다. 이러한 정책 취지는 심판 절차에 아래와 같이 반영되고 있다. (그림 출처: USPTO 심판 통계)
| NO |
항목 |
내용 |
관련자료 |
| 1 |
IPR 개시율 하락 |
• 최근 들어 심판 개시(institution)를 각하하는 비율이 현저히 높아짐 (우측 통계 참조)
• 신규성(§102) 및 진보성(§103)의 명백한 결격 사유가 있지 않은 이상 특허무효수단으로서의 IPR 활용 어려움
• IPR이 특허 무효를 위한 보편적 수단이 아닌 예외적 수단으로 변화
• 기술분야로 보면 바이오/화학 분야에서는 심판 개시율이 높게 나타나고 있으나 상대적으로 심판건수는 적음
• 전기전자 분야에서 심판건수는 많지만 심판 개시율이 가장 낮게 나타나고 있어서 특허 무효가 어려움
• 절차적으로 IPR보다 빠른 PGR(특허무효심판)의 활용률이 높아질 수 있음
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회계년도별 심판 개시율
(FY22-FY25)
기술분야별 IPR 개시율
(2025.10월-11월 통계) |
| 2 |
finitive factor 적용 강화 |
• finitive factor – PTAB(특허심판원)이 IPR 개시 여부 판단시 적용하는 재량적 판단(discretionary denial) 기준
• finitive factor는 Apple vs. Finitive (2025) 판결에서 확립되었고 지방법원 소송중에 IPR 개시 필요 여부 판단
• finitive factor는 지방법원의 소송 중단 가능성, 재판 일정, 소송 투입 자원 규모, 쟁점 중복 여부, 당사자 동일성, 공익 등 기타 사유에 따르며, 이에 따라 IPR 개시 필요 여부를 판단
• 지방법원소송과 IPR 병행시 IPR의 개시 기각 확률이 높아짐 |
| 3 |
PTAB 결정 개입 |
• PTAB 결정에 대한 특허청장 검토(Director Review) 권한의 적극적인 행사로 PTAB 결정이 변경될 수 있음
• PTAB의 재량 판단이 특허청장 중심의 정책 통계 체제의 영향 아래에 놓이게 됨 |
유미 IP 블로그의 항소검토패널(APR), AI 출원의 특허적격성 여부 결정 참조 |
| 4 |
PTAB 심판관수 축소 |
• 230여명에서 2025년 180여명으로 감축 |
- |
3. 「Born Strong」 정책의 심사에 대한 영향
「Born Strong」 정책에 따라 특허출원에 대한 심사 품질은 강화될 것으로 보인다. 「Born Strong」 정책의 심사에 대한 영향을 정리하면 아래와 같다. 심사 강화에 따라 재심사청구(RCE) 또는 거절결정불복심판(appeal)을 진행할 가능성이 높아져 출원 소요 비용이 증가될 수 있으며, 등록까지의 소요 기간도 더 길어질 수 있다.
| NO |
항목 |
내용 |
| 1 |
AI 기반 선행기술조사 시행 |
• 심사시 전세계의 방대하고 다양한 선행문헌들을 AI 툴을 사용하여 검색 (유미 IP 블로그의 USPTO, AI 검색 파일럿 프로그램 운영 참조)
• AI 번역에 의한 언어 장벽이 사라져 다양한 언어의 선행문헌검색에 유리해 일본 및 중국 선행문헌의 인용률이 높아질 수 있음
• 심사시 거절률 상승 전망 |
| 2 |
심사관 전문성 강화 |
• 기존의 속도 중심의 심사에서 질적 완성도 중심으로 패러다임 전환
• 심사관에게 심사 소요 시간을 더 부여하여 등록·거절 결정의 신뢰성 강화 |
4. 시사점
「Born Strong」 정책에 따라 미국특허의 심사 및 심판에 큰 변화가 예상된다. 심사 절차의 강화에 따라 특허권자 입장에서는 선행문헌의 사전 검색에 의한 미국출원시 등록 가능성을 면밀하게 따져볼 필요가 있다. 따라서 중요한 특허출원은 한국에서 먼저 우선심사청구해 신속히 심사를 받아 특허등록 가능성을 일단 타진해 본 후에 특허결정되면 PPH를 통해 미국에 우선심사청구하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 한국출원의 심사청구를 늦추고 미국출원의 심사를 먼저 진행해 특허성에 영향을 주는 결정적인 선행문헌이 IDS로 제출되지 않도록 하는 전략은 USPTO의 AI 기반 선행기술조사로 더 이상 어려워질 수 있다.
이와 반대로, 특허권의 대항을 받는 측에서는 경쟁사의 특허출원 상황을 면밀히 파악하여 심사 단계에서 제3자 정보제공을 통해 경쟁사의 특허 확보를 빠르게 저지할 필요가 있다. 다만, 미국에서는 제3자 정보제공 가능 시기가 상당히 제한적(주요국(IP5)의 정보제공제도 비교 참조)이므로, 경쟁사 특허출원의 신속 파악 및 빠른 선행문헌 검색에 따른 조치가 필요하다. 또한, 경쟁사 특허가 등록되는 경우, 등록 사전 탐지를 통해 절차상 IPR(특허무효심판)보다 더 빠르게 이루어지는 PGR(특허취소심판)의 활용을 고려해 볼 수 있다.
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