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특허법에서는 출원인, 제3자 및 특허청의 편의를 도모하기 위해 상호 기술적으로 밀접한 관계를 가지는 1군 발명에 대해서만 하나의 출원서로 출원할 수 있도록 단일성 요건을 규정하고 있다. 이하에서는 특허 등록 요건으로서의 단일성, 특히 진보성 결여를 이유로 한 1군 발명 위배 거절 이유 및 극복 방안에 대해 알아본다.
1. 관련 규정
-특허법 제45조(1특허출원의 범위)
① 특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허출원으로 할 수 있다.
② 제1항의 규정에 의한 1특허출원의 요건은 대통령령으로 정한다.
-특허법시행령 제6조(1군의 발명에 대한 1특허출원의 요건)
특허법 제45조 제1항 단서의 규정에 의한 1군의 발명에 대하여 1특허출원을 하기 위하여는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.
1. 청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있을 것
2. 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것. 이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야 한다.
2. 단일성 판단방법
(1) 방법 1
특허 심사기준(지침서)에 따르면 단일성은 원칙적으로 아래의 절차로 판단된다.
| ① |
제1발명 특정 및 기술적 특징 확정
제1발명을 정하고, 선행기술과 비교하여 개선되는데 실질적인 작용을 하는 “특별한 기술적 특징”을 확정 |
| ② |
제2발명 특정 및 기술적 특징 확정
제2발명을 정하고, 선행기술과 비교하여 개선되는데 실질적인 작용을 하는 “특별한 기술적 특징”을 확정 |
| ③ |
제1발명과 제2발명이 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는지 확인
① 및 ② 각각에서 확정된 “특별한 기술적 특징”들이 상호 동일하거나 상응하는지 여부를 판단하여 양 발명 간에 기술적인 상호 관련성이 있어 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는지 여부를 확인 |
(2) 방법 2
심사 실무의 편의 상 각 발명들 간의 공통되는 특징을 먼저 찾고, 공통되는 특징이 선행기술에 비하여 개선된 것인지 여부를 판단한 후, 공통되는 특징이 선행기술에 비하여 개선되지 않았다면 단일성이 없는 것으로 판단할 수도 있다.
3. 진보성 결여를 이유로 한 1군 발명 위배 거절 이유가 발생하는 경우
청구항에 기재된 발명들 간에 공통되는 특징은 있으나, 해당 공통 특징에 의한 진보성이 인정되지 않는 경우 진보성 결여를 이유로 한 단일성 거절이유가 발생할 수 있다.
*예시
[청구항 1]
프레임 형상(A) + 방열 구조(B)
[청구항 2]
프레임 형상(A) + 센서 배치(C)
프레임의 형상(A)은 공통되는 사항이고, 방열 구조(B)와 센서 배치(C)는 서로 다른 기술적 과제를 해결하는 것으로서 상호관련성이 없는 것으로 가정한다.
예를 들어, 전술한 판단방법 2에 의하면, 먼저 청구항 1항과 2항에서 공통되는 특징을 프레임의 형상(A)으로 특정할 수 있다. 이때, 프레임의 형상(A)이 선행기술에 비해 개선된 것이 아니라면, 청구항 1항에 따른 발명과 청구항 2항에 따른 발명은 선행 기술에 비해 개선된 특징을 서로 공유하지 않으므로, 기술적으로 상호관련성이 없어 단일성 위반(1군 발명 위배)으로 판단될 수 있다. 즉, 청구항에 기재된 발명들의 서로 공통되는 특징에 진보성이 결여되었음을 이유로 1군 발명 위배 거절이유가 발생할 수 있다.
4. 극복 방안
청구항에 기재된 발명의 어떠한 구성이 핵심인지에 따라 거절이유 극복 방안이 달라질 수 있다. 상기 예시를 바탕으로 살펴보면 아래와 같다.
(1) 프레임의 형상(A)이 핵심 특징인 경우
하나의 출원 내에서 보정서/의견서(예: 프레임의 형상에 관련된 세부 사항을 청구항에 한정, 프레임의 형상이 선행기술들과 차이가 있음을 반박)를 통해 프레임의 형상(A)에 대해 진보성을 주장하여 대응할 수 있다. 프레임의 형상(A)에 관련하여 진보성이 인정될 경우, 각 청구항은 선행기술에 비해 개선된 특징을 공통적으로 포함하므로, 1군 발명에 해당되는 것으로 보아 단일성이 인정될 수 있다.
(2) 방열 구조(B) 및 센서 배치(C)가 핵심 특징인 경우
방열 구조(B) 및 센서 배치(C)에 대해 진보성이 인정되더라도, 이들은 기술적으로 상호관련성이 없기 때문에, 청구항 1항에 따른 발명과 2항에 따른 발명은 1군 발명에 해당되지 않는 것으로 보아 단일성 거절이유는 극복되지 않을 수 있다.
따라서, 방열 구조(B) 및 센서 배치(C) 중 어느 하나에 대해 분할 출원을 진행하고, 원출원의 청구범위에서는 분할 출원된 사항을 삭제하여 단일성 거절이유에 대응하는 것이 바람직하다. 원출원 및 분할 출원에서 각각의 특징에 대해 진보성을 주장할 수 있다.
5. 결론
진보성 결여를 이유로 한 1군 발명 위배(단일성) 거절이유가 발생한 경우, 발명의 핵심 특징이 무엇인지에 따라 대응 방안이 달라질 수 있다. 따라서, 선행기술과 차별화되는 발명의 특징을 명확하게 특정한 후 해당 특징이 청구항들에 공통적으로 포함될 수 있는지 여부에 따라 적절한 대응 방안을 결정하는 것이 바람직하다.
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