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1. 들어가는 글
최근 베이징지식재산권법원이 중국특허 CN 104854241 B (PCT/US2013/032589 기초 중국 진입 특허; 이하 “대상특허”)에 대해 국가지식재산국(CNIPA)의 ‘특허 유지’ 결정을 취소하고 재심리를 명령하는 1심 판결을 선고했다.
대상특허는 CRISPR-Cas9의 원천특허로 평가되던 CVC 그룹(미국 UC버클리 연구팀)의 특허로, 이번 판결에서 법원은 중국 특허에서의 우선권 인정 기준을 제시한 바, 이에 대해 알아본다.
2. 배경
(1) CRISPR-Cas9이란?
CRISPR-Cas9은 세균의 면역 시스템을 응용한 유전자가위 기술로, 특정 유전자를 삽입, 제거, 수정할 수 있어 질환 치료, 농업, 신약개발 등 다양한 분야에서 핵심적인 도구로 활용되고 있다. 한편, CRISPR-Cas9의 필수 요소인 PAM(Protospacer Adjacent Motif)은 CRISPR-Cas9이 표적 유전자 서열을 인식하여 절단하게 하는 서열이다.
아래 CNIPA의 결정 및 법원 판결에서, 우선권주장 기초출원의 CRISPR-Cas9 시스템에는 PAM에 대한 기재가 없고 우선권주장출원에만 PAM이 기재된 경우에, 두 선후출원의 발명이 동일한 주제(발명)인 것으로 볼 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.
(2) 원핵세포와 진핵세포
진핵세포는 동물, 식물, 곰팡이 등에서 발견되는 세포로, DNA를 포함하는 핵 및 다양한 세포소기관을 갖춘 복잡한 구조를 갖는 반면, 원핵세포는 핵이나 기타 막성 세포소기관이 없는 단순한 구조를 갖는 세포로, 주로 세균 등 미생물에서 발견된다.
이러한 차이로 인해, 아래 CNIPA의 결정 및 법원 판결에서, 원핵세포에 대한 적용 가능성이 입증된 CRISPR-Cas9 시스템이 진핵세포에 대한 적용 가능성도 인정받을 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.
3. CNIPA 제562593호 결정 (특허 유지)
CNIPA는 무효청구를 기각하고 대상특허를 유효로 유지한 바,
대상특허의 우선권주장의 기초출원 (US 61/652086; 2012.05.25. 출원; 이하 “P1”)이 CRISPR-Cas9의 적용 가능성을 충분히 개시했다고 보았으며, PAM에 관한 기재가 없다고 하여 필수적 특징이 결여된 것이라고 볼 수 없다고 판단했다.
결과적으로 CNIPA는, 대상특허가 CRISPR-Cas9의 실현 가능성을 충분히 기재한 P1을 기초로 한 합리적 확장에 해당하므로 P1과 동일 주제에 관한 것이라고 보고, 대상특허의 P1에 대한 우선권이 유효하다고 판단하였다.
4. 베이징지식재산권법원 판결 (심결 취소 및 재심리 명령)
그러나 법원은 CNIPA의 결정을 취소하고 재심리를 명령했다.
그 주요 근거 중 하나가 된 우선권 인정 여부에 대해,
1) 우선권의 심사는 기술수단뿐만 아니라 기술효과를 포함하여, 청구항 및 명세서 기재를 종합적으로 고려해야 하며,
2) 후출원이 기술안 또는 기술효과 측면에서 우선일 이후의 기술적 기여를 포함하는 경우, 후출원은 기초출원과 동일한 주제인 것으로 볼 수 없어 우선권을 인정할 수 없다는 판단 기준을 개시하였다.
상기 기준에 따라 법원은, 진핵세포에서의 적용 가능성과 관련하여 P1 문헌이 시험관(in vitro) 실험만을 개시하고, 진핵세포에서의 실험은 전혀 개시하지 않았으므로, CRISPR-Cas9이 진핵세포에서도 작동할지는 예측할 수 없다고 보았다. 또한 PAM에 관하여는, P1에 PAM에 관한 어떠한 기재도 없고, 그 기능과 필요성은 P1 출원일 이후에야 밝혀진 사실이라고 보았다.
이에 따라 법원은 진핵세포에서의 CRISPR-Cas9 적용 및 PAM의 기능은 P1 출원일 이후의 기술적 기여에 해당한다고 보고, 대상특허와 P1은 동일한 주제에 관한 것이 아니라고 보아, 대상특허의 P1에 대한 우선권이 유효하지 않다고 판시했다.
5. 시사점
해당 판결은 1심 판결로, 향후 항소심 등에 따라 결론이 달라질 수 있다. 그럼에도 불구하고 이번 판결은 중국 특허실무에서 우선권 인정 요건을 구체적으로 정의한 점에서 의미가 있다.
즉, 단순히 기술 개념이 동일하다는 이유만으로는 기초출원과 우선권주장출원이 동일한 발명에 관한 것이라고 볼 수 없고, 기초출원 단계에서 실제 효과가 입증되지 않는다면 우선권주장출원에 기재된 기술은 우선일 이후의 기술적 기여로 간주되어 우선권이 인정되지 않을 수 있다는 것이다.
이는 특히 기술적 효과가 특허성 판단의 핵심 요소가 되는 바이오 분야에서, 초기 출원 시점부터 단순히 기술 개념만 제시하는 것으로는 불충분하고, 해당 기술의 효과를 뒷받침할 수 있는 구체적인 실험 데이터를 포함시키는 것이 우선권 방어 측면에서 중요하다는 것을 보여준다.
참고자료:
1. CNIPA 제562593호 결정문
2. 隆诺律师事务所 2025.9.18.자 기사 : https://www.bjpaa.org/news/shownews.php?id=9806&utm_source=chatgpt.com
3. 더바이오 2025.9.30.자 기사 : https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18506
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