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1. 서론
명세서등을 외국어로 적어 출원한 경우 출원인은 최우선일로부터 1년 2개월 이내에 외국어명세서 및 도면(설명부분에 한정한다)에 대한 국어번역문을 제출하여야 한다.(특허법42의3(2)본문)
국어번역문을 제출하면 출원서에 최초로 첨부한 외국어명세서등이 국어번역문에 따라 보정되는 효과를 갖는다(특허법42의3(5)본문). 이는 출원인이 출원서에 최초로 첨부한 외국어명세서등을 국어로 적은 명세서등으로 보정해야 하는 부담을 줄이기 위해, 출원인이 외국어명세서등과 동일한 내용으로 번역하여 제출한 국어번역문의 내용대로 명세서 보정 효과를 주는 것이다.
국어번역문은 외국어명세서등과 동일한 내용으로 출원인이 제출한 것이기 때문에 특별한 사정이 없는 한 원문과 번역문의 신규사항 위반 판단의 기준이 된다.
2. 번역문 제출시 오기가 있는 경우 판단기준
(1) 원문 신규사항 위반 판단기준
외국어특허출원(외국어 국제특허출원도 포함한다)의 원문에 대한 신규사항 위반 여부 판단기준은 일반 출원의 신규사항 판단기준과 마찬가지이다.
즉, 심사대상 명세서등에 기재된 내용이 외국어명세서등에 기재되어 있는 것으로 인정되는 사항 또는 외국어명세서등의 기재로부터 자명한 사항에 해당하는지를 판단한다.
또한, 외국어명세서등에 기재된 문장 등의 순서를 바꾸어 번역한 국어번역문을 제출하고 그 국어번역문의 순서대로 심사대상 명세서등이 보정되어도 외국어명세서등에 기재되지 않은 사항이 심사대상 명세서등에 추가되지 않는다면 원문 신규사항이 아니다.
(예1) 원문 신규사항이 되지 않는 예
외국어명세서등의 청구범위에 실시예 1, 실시예 2가 기재되어 있고, 심사대상 명세서등에는 실시예 2 부분이 없는 경우
(예2) 원문 신규사항이 되는 예
외국어명세서등의 「Ca」을 오역에 의해 「칼륨」으로 번역
외국어명세서등에는 Ca(칼슘)만 기재되어 있어, 심사대상 명세서등에 기재되어 있는 칼륨은 외국어 명세서등에 기재한 사항의 범위 내인 것으로 인정되지 않으므로 원문 신규사항이 된다.
(2) 번역문 신규사항 위반 판단기준
외국어특허출원의 명세서등의 신규사항 추가 여부 판단은 특별한 사정이 없는 한 국어번역문 범위 위반만 판단한다.
심사대상 명세서등의 보정이 제47조제2항 후단의 요건을 만족시키지 못한 경우, 즉 다음 1) 또는 2) 중 어느 하나의 경우에는 국어번역문 범위 위반 신규사항 추가 보정에 해당하여 거절이유(특허법47(2)후단, 특허법62(5))가 된다.
1) 오역정정이 없는 경우: 특허법 제42조의3제2항에 규정된 국어번역문에 기재된 사항의 범위가 아닌 사항이 심사대상 명세서등에 추가된 보정인 경우
2) 오역정정이 있는 경우: 오역정정에 의해 정정된 최종 국어번역문의 범위에 기재되지 않은 사항이 심사대상 명세서등에 추가된 보정인 경우
3. 결론
번역문의 오기는 신규사항 판단에 영향을 미칠 수 있으며 나아가 권리범위에도 영향을 미칠 수 있다. 따라서, 번역문 제출 전 오기가 있는지 여부를 검토하고, 번역문 제출 후 오역 정정(특허법제42의3)을 통해 오기를 바로잡는 등의 조치를 하여야 한다.
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