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1. 서론
최근 Elekta Ltd. v. ZAP Surgical Systems, Inc., No. 21-1985 (Fed. Cir. 2023) 사건에서 연방순회법원의 판결은 매우 이례적이었다. 이 판결은 비록 선행 문헌들이 서로 다른 기술분야에 관련된 것이라도 특허 심사 과정에서 생성된 포대 이력을 이용하여 상기 문헌들을 조합할 동기를 찾을 수 있다고 판시하고 있다. 이 사건에서 특허권자 Elekta는 방사선 치료에 관한 발명이지만 IDS 자료로 심사 과정에서 이미징 장치에 관한 자료를 제출하였다. 하지만 이러한 IDS 제출을 위해 법원은 일반적인 기술자가 방사선 치료와 이미징 기술, 이 두 분야에 걸쳐 있는 기술들을 결합할 동기를 가질 것이라는 추론으로 이어졌다.
이 사례는 특허 심사 과정에서 포대 이력이 어떻게 중요한 역할을 할 수 있는지를 보여주며, 출원인에게 IDS 자료 제출을 신중하게 관리할 필요성을 강조한다. 출원인은 IDS 제출할 문헌을 신중하게 선택하고, 심사 과정에서 어떤 문헌이 어떻게 해석될 수 있는지에 대해 명확하게 이해하고 있어야 한다.
2. 사건의 배경
Elekta의 특허(US 7,295,648 (이하 ‘648 특허’))는 동심원 고리에 장착된 방사선원을 사용하여 이온화 방사선으로 환자를 치료하는 장치에 관한 것이다. 미국 특허 무효심판(inter parte review)에서 미국 특허 심판원(Patent Trial and Appeal Board, 이하 ‘PTAB’)은 두개의 선행문헌 Grady 및 Ruchala을 조합하여 진보성이 없다고 판단하였다.
Grady는 회전하는 지지 링에 연결된 슬라이딩 암에 X선 튜브를 장착한 X선 영상 장치에 관한 것이며 이는 주로 영상기기로 사용된다. 반면에, Ruchala는 선형가속기(linac)를 방사선원으로 사용하고, 이 선형가속기가 환자 주변을 회전하면서 방사선량을 전달하는 방사선 치료기에 관한 기술로 이는 치료 장치로 사용된다.
항소심에서 Elekta는 해당 분야의 일반적인 당업자라면 Grady의 영상 장치와 Ruchala의 치료 장치를 결합할 동기가 없다고 주장하였다. 그러나 연방순회법원은 포대이력을 포함한 다양한 증거를 검토한 후 PTAB의 결합 동기를 뒷받침할 수 있는 실질적인 증거를 찾아냈고, 결국 PTAB의 판단을 지지하였다.
3. 포대이력을 근거로 선행문헌들의 조합 동기를 찾을 수 있는지 여부
Elekta의 주요 쟁점은 당업자가 영상 및 치료와 같은 다른 기술분야의 선행문헌들을 결합할 동기가 있는지 여부이다. Elekta는 영상 기술이 치료 분야에는 조합될 수 없다고 주장하며, 특히 치료에 사용되는 선형가속기의 무게가 많이 나가 영상 촬영용으로 설계된 지지 시스템에서는 효과적으로 작동하지 않는다고 반박했다.
하지만 PTAB은 이러한 특허권자의 주장에 동의하지 않았고, 영상과 관련된 선행문헌과 치료와 관련된 선행문헌을 조합할 동기가 있다고 판단했다. 판단의 결정적인 요소 중 하나는 특허권자가 IDS에 영상관련 선행문헌을 제출하였다는 사실이다.
이 사건의 기록을 보면, 특허권자가 IDS 제출 시 이미징 장치를 인용했고, 심사관은 거절이유 (Office Action)에서 해당 문헌을 인용하였다. 특허권자는 상기 문헌을 특정 장착 구성을 기반으로 차별화를 시도했지만, 이 문헌이 치료 시스템이 아닌 영상 시스템이라는 점에 대해서는 서면으로 이의를 제기하지 않았다. 이후 심사관은 등록통지서에서 방사선원 장착을 위한 최신 기술로 다른 이미징 시스템을 언급했고, 특허권자는 이에 대해 치료 시스템에 대한 적용 가능성에 대해 어떠한 명시적인 이의도 제기하지 않았다.
항소 과정에서 연방순회법원은 PTAB가 IDS 기록을 기초로 당업자가 조합할 동기를 추론하는 것은 적절하다고 판단했다. 또한 특허권자가 심사 과정에서 영상 장치와 관련된 선행 기술은 관련된 기술(relevant art)이 아니라고 반박하지 않은 점 또한 법원의 결정에 중요한 요소였다.
법원은 상기 심사 이력이 영상 및 치료 선행자료들 모두가 본 발명과 관련이 있다는 것을 뒷받침하며, 따라서 이 선행자료들을 조합하려는 묵시적인 동기를 형성했다고 봤다. 추가적으로 심사과정에서 인용된 영상 선행문헌은 IPR에서 인용한 선행문헌과는 다르다. 그럼에도 불구하고 이러한 영상 선행문헌의 인용은 당업자가 다른 영상 선행문헌을 조합하려는 동기를 갖게 될 것이라고 결정하였다.
4. 결론
이 사례는 출원인이 IDS 문헌 제출 시, 거절이유 대응 시, 또한 등록 통지서 검토 시 매우 신중하고 전략적이어야 한다는 것을 보여준다. 출원인의 심사이력을 통하여 서로 다른 기술분야에 있는 선행문헌들을 조합할 수 있는 동기를 찾을 수 있으므로, 다음과 같은 주의 사항을 고려해 볼 필요가 있다.
(1) IDS에서 선행문헌을 인용할 때, 인용된 문헌이 해당 발명과 직접적으로 관련된 영역에서 나왔음을 명확히 하고 다른 분야에서 인용되었다고 잘못 해석되지 않도록 신중하게 진술을 작성해야 한다.
(2) 심사관이 거절이유로 다른 기술 분야에 있는 선행문헌을 인용하는 경우, 해당 기술 분야가 적용 불가능하거나 조합할 수 없음을 무조건 명확히 주장해 둬야 한다.
(3) 다른 이유로 거절이 극복되더라도, 해당 다른 기술의 적용 가능성에 관한 어떠한 인정도 기록하지 않는 것이 중요하다.
(4) 고지(disclaimer)를 사용하여 출원인이 명시적으로 반박하지 않더라도 다른 기술분야의 선행문헌이 적용 가능함을 인정하는 것이 아니라고 기재해야 한다.
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