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I. 2024년 특허법 우선심사 제도 개편 사항
1. 서설
특허우선심사란 일정한 요건을 갖춘 특허출원에 대해 다른 출원보다 우선적으로 심사받을 수 있는 제도이다. 원칙적으로 특허출원은 심사청구 순위에 따라 진행되나, 우선심사 제도를 이용하면 심사청구의 순위에 관계없이 보다 빠르게 심사받을 수 있어 출원 및 등록에 소요되는 기간을 단축할 수 있다
최근 특허출원 우선심사 신청이 급증함에 따라 심사역량을 집중할 필요성이 대두되었다. 이에 빠른 권리확보 및 특허발명의 조기 보호와 더불어, 무의미한 기술 공개를 방지하기 위해 우선심사 제도가 개편되었다.
2. 개편되는 우선심사 제도
(1) 전문기관에 의한 선행기술조사, 65세 이상 폐지 등
1) 개정이유
긴급하게 처리할 필요성이 낮아진 경우를 우선심사의 대상에서 제외하여 우선심사가 시급한 분야의 지원을 강화하기 위해 일부 우선심사 항목을 삭제하고, 인증을 받은 재난안전제품과 관련된 특허출원에 대한 우선심사 항목이 추가되었다.
2) 개정내용
- 긴급처리 필요성이 떨어지는 전문기관 선행기술조사의뢰 및 65세 이상인 사람 및 건강에 중대한 이상이 있는 자의 우선심사 항목 삭제.
- 인증을 받은 재난안전제품과 관련된 출원에 대한 우선심사 항목 추가.
3) 시행시점
2024년 1월 1일부터 시행된다.
(2) 첨단기술 및 국가전략기술에 대해 우선심사를 통한 빠른 권리화 지원
1) 개정이유
국가적으로 중요한 첨단전략기술에 대해 심사역량을 집중하여 국가 주요 기술의 초격차 확보를 위해 이차전지 분야까지 첨단기술의 우선심사 대상을 확대하였다.
2) 개정내용
- 2022년 반도체를 시작으로 2023년 디스플레이에 이어, 2024년 상반기에는 이차전지까지 첨단기술 우선심사 분야가 확대될 예정임.
- 국가전략기술 연구개발과제의 결과물과 관련된 특허출원도 우선심사 대상으로 추가됨.
이에 따라 첨단기술 및 국가전략기술 분야의 기업, 연구개발기관 등이 우선심사를 통해 빠른 심사 결과를 받아 볼 수 있다.
(3) 녹색기술 관련 우선심사 요건 완화
1) 개정이유
녹색기술 관련 출원에 대한 우선심사의 실효성을 확보하기 위해 우선심사 요건을 완화하였다.
2) 개정내용
기존에는 국가의 녹색기술 관련 지원이나 인증을 받아야 우선심사가 가능했으나, 녹색기술 관련 특허분류를 부여받은 경우 우선심사를 받을 수 있도록 그 요건이 완화되었다.
3) 시행시점
우선심사 대상 녹색기술 특허분류가 확정되어 게시되는 대로 시행될 예정이다.
3. 결론
우선심사제도의 개편을 통해 과도한 우선심사신청으로 인한 심사적체를 해소하면서 전문기관 선행기술조사에 의한 우선심사제도를 폐지해 우선심사의 실효성을 더욱 높이고자 하였다. 또한, 이차전지를 우선심사대상에 포함시켜 첨단기술에 대한 심사역량이 더욱 강화될 것으로 보인다.
II. 기술상식에 어긋나는 의학적 효과나 비상식적인 효과 등에 대한 발명의 효과 기재 심사기준 강화
1. 서설
기술상식에 어긋나는 의학적 효과나 비상식적인 효과가 명세서에 기재되었을 경우 허위광고 등에 의한 불측의 피해를 방지하고 심사 품질을 향상시키기 위해, 2021년 12월 30일 심사기준 개정(제2부 제3장 제5절)을 통해 특허법에 따라 거절이유를 통지할 수 있는 근거를 마련하였다.
2. 발명의 효과 및 비상식적 발명 관련 심사기준 강화
(1) 기술상식에 어긋나는 의학적 효과나 비상식적인 효과 등
1) 심사기준
발명의 설명에 발명의 효과가 기재되어 있으나 발명의 설명의 전체 기재로부터 그 효과를 예측할 수 없거나 그 효과 유무에 합리적인 의심이 드는 경우(기술상식에 어긋나는 의학적 효과나 비상식적인 효과 등), 그 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련된 효과라면 특허법 제42조 제3항 제1호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다. 의견제출통지서를 통해 거절이유를 통지할 때에 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험성적서 등의 자료를 제출하도록 명할 수 있다.
발명의 설명에 기재된 발명의 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련된 효과인지 판단할 때에는 문언적·형식적으로만 볼 것이 아니라 청구항 발명에 내재된 사항과의 관련성을 고려하여 폭넓게 살펴보고 판단한다.
2) 출원인의 대응 방안
발명의 효과에 대한 입증 요구에 대해 출원인은 의견서나 실험성적서 등의 자료를 제출하여 발명의 해당 효과를 입증하거나 발명의 설명에 기재된 검증되지 않은 해당 효과의 기재를 삭제하는 보정을 할 수 있다.
3) 출원인 미대응시 심사관의 조치
출원인이 발명의 효과를 입증할 수 있는 의견서나 자료를 제출하지 아니하여 해당 효과를 확인할 수 없을 때에는 심사관은 기 통지한 거절이유에 의해 거절결정하거나, 다른 거절이유가 없는 경우로서 쉽게 직권보정이 가능한 경우에는 명세서(발명의 설명, 청구범위 등)에서 해당 효과 기재를 직권보정에 의해 삭제한 후 등록결정할 수 있다. 이때 출원인이 직권보정을 받아들일 수 없어 의견서를 제출하는 경우에는 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 보고 등록결정도 취소된 것으로 보므로, 기 통지한 거절이유에 의해 거절결정할 수 있다.
4) 예시
(예1) 청구항에 기재된 ‘로또번호를 생성하는 장치’에 관한 발명에 대해 발명의 설명에 기재된 ‘당첨확률이 높은 로또번호의 생성’이라는 발명의 효과는 비상식적이므로 특허법 제42조 제3항 제1호 위반으로 거절이유를 통지하면서 입증을 요구하고, 입증되지 않은 경우 거절결정할 수 있다.
(예2) 발명의 설명에 ‘뇌신경 마비로 발생하는 중풍의 치료 및 예방이 가능할 정도로 탁월한 효과가 발생한다’고 기재되어 있는데, 발명의 설명 전체로 보아 ‘중풍 치료 및 예방’에 대한 기술적 개연성은 있어 등록결정 가능하나 의료기기로 사용할 수 있을 정도로 의학적 효과가 있음이 입증되지는 않은 것으로 판단되는 경우, 의학적 효과까지 입증된 것으로 오인할 수 있는 주관적 기재인 ‘탁월한’과 같은 기재는 심사관이 직권보정을 통해 삭제한 후 등록결정할 수 있다.
(2) 등록공보에 게재 시 허위·과대광고에 이용되거나 일반인에게 오인·혼동을 일으켜 피해를 줄 우려가 있다고 판단되는 경우
1) 심사기준
발명의 설명에 기재된 발명의 효과 중에 청구항에 기재된 발명과 관련되지 않은 효과에 대해서도 그대로 등록공보에 게재되면 허위·과대광고에 이용되거나 일반인에게 오인·혼동을 일으켜 피해를 줄 우려가 있다고 판단되는 경우(기술상식에 어긋나는 의학적 효과, 비상식적인 효과 등)에는 그 효과에 대한 입증을 요구할 수 있다. 이 경우에는 의견제출통지서의 ‘참고사항’에 기재하거나, ‘참고자료제출요청서’에 발명의 효과를 확인하기 어렵다는 취지를 기재하여 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험성적서 등의 자료를 제출하도록 명할 수 있다.
효과 입증을 요구하는 자료 제출을 명할 때에는 ‘거짓자료를 제출하여 등록결정을 받은 경우 특허법 제229조나 실용신안법 제49조의 거짓행위의 죄에 해당될 수 있음’을 의견제출통지서나 참고자료제출요청서에 기재하여 고지할 수 있다.
2) 출원인 미대응시 심사관의 조치
출원인이 해당 효과 기재를 보정에 의해 삭제하지도 않고, 입증할 수 있는 의견서나 자료를 제출하지 아니하여 해당 효과를 확인할 수 없는 경우에는, 자료 등이 제출되어 입증될 때까지 심사를 보류하거나, 쉽게 직권보정할 수 있는 경우에는 해당 효과의 기재를 직권보정에 의해 삭제하면서 등록결정할 수 있다. 이때 출원인이 직권보정을 받아들일 수 없어 의견서를 제출하면 직권보정 및 등록결정이 취소된 것으로 보고, 입증될 때까지 심사를 보류할 수 있다. 한편 출원인이 이전 직권보정을 받아들인다는 의사를 표시하는 경우에는 다시 해당 효과 기재를 삭제하는 직권보정을 하면서 등록결정할 수 있다.
3) 예시
발명의 설명에는 ‘이 발명의 기능성 패치는 항균작용을 할 뿐만 아니라 수맥파도 차단하는 기능을 하는 것’으로 기재되어 있으나, 기능성 패치의 조성과 수맥파 차단 기능과는 관련성이 없어 그 효과에 대해 합리적 의심이 드는 경우에, 해당 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련이 없다고 하더라도 그대로 등록공보에 게재되어 과대광고에 이용될 우려가 있다고 판단되면 이러한 효과를 확인할 수 있도록 출원인에게 자료를 제출하도록 명할 수 있다. 출원인이 해당 효과를 입증할 수 있는 자료를 제출하지 않는 경우에는 자료가 제출될 때까지 심사를 보류할 수 있다. 만약 위 기재 외에는 다른 거절이유가 없다고 판단되는 경우에는 위 기재를 명세서에서 삭제하도록 직권보정한 후 등록결정할 수 있다.
3. 결론
기술상식에 어긋나는 의학적 효과나 비상식적인 효과를 명세서에 기재한 특허가 공개된 경우, 공개공보만 보고 대중들은 그대로 그 내용을 믿고 신뢰하여 허위광고 등에 의해 불측의 피해를 입을 수 있다. 또한 심사 품질이 저하되고, 심사 역량을 집중할 수 없다는 문제가 발생할 수 있다.
따라서 금번 개정을 통해, 기술상식에 어긋나는 의학적 효과나 비상식적인 효과 등의 경우 발명의 설명에 발명의 효과가 기재되어 있음에도 불구하고 특허법 제42조 제3항 제1호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있는 근거를 마련했다는 점에서, 본 개정은 바람직한 방향의 개정인 것으로 사료된다.
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