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1. 사건의 개요
가. 권리자 A는 2019년 9월경 “ ”상표 (이하, “이 사건 등록상표”라 함)를 상품류 41류의 ‘스포츠클럽경영업, 스포츠 지도업’ 등을 지정하여 출원하였고, 2020년 2월경 등록되었다.
나. 피고인 B는 2020년 2월 말경부터 2021년 8월경까지 사이에 B의 업소, 홈페이지, 인스타그램 사이트 등에 “ ”(이하, “사용상표”이라 함) 표기를 하였다.
다. 피고인 B가 A의 상표권을 침해했는지에 관한 상표법 위반 사건 (2023도352)으로 등록상표와 사용상표의 유사성이 쟁점이 된 사안이다.
2. 대법원의 판단 (2023도352 상표법 위반 사건)
원심은 이 사건 등록상표의 요부를 ‘BURN’ 부분이라고 볼 수 없어 전체관찰을 하면 이 사건 등록상표와 사용상표는 유사하지 않다는 이유로 이 부분 공소사실을 무죄로 판단한 제1심판결을 그대로 유지하였다. 이에 대법원은 다음과 같은 이유로 원심판결을 파기 환송하였다.
가. 결합상표의 유사판단
둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억 · 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비 · 판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지 · 저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).
나. 사건의 논점
이 사건 등록상표의 ‘BURN’과 ‘FITNESS’를 분리하여 ‘FITNESS’부분에 식별력이 없는 경우 ‘BURN’ 부분을 요부라고 보아 독립하여 출처표시 기능을 수행할 수 있는지가 문제가 된 사안이다.
다. 법원의 판단
대법원은 이 사건 등록상표의 ‘FITNESS’ 부분은 그 지정상품의 효능이나 용도를 표시하는 것으로 식별력이 없는 반면, ‘BURN’ 부분은 지정상품과의 관계를 고려했을 때 ‘운동을 통해 체지방 또는 칼로리, 스트레스 등을 태우다’는 의미를 암시한다고 볼 수는 있어도 그 지정상품의 효능이나 용도, 성질을 직감하게 하는 것이라 단정할 수 없다고 판시하였다. 또한, 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시라고 할 수도 없어 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우에 해당한다고 보기도 어렵다고 보았다. 특히, ‘BURN’ 부분은 ‘FITNESS’ 부분에 비하여 상대적으로 식별력이 높고 ‘FITNESS’와 결합한 일체로서만 식별표지로 기능한다고 볼 수는 없다고 보아 이 사건 등록상표의 ‘BURN’ 부분과 사용상표는 외관·호칭·관념이 유사하여 양 상표는 서로 유사하다고 판시하였다.
3. 시사점
원심에서 식별력이 낮다고 판단한 부분에 대해 대법원은 지정상품의 성질을 암시한다고 볼 수 있으나 식별력이 없다고 볼 수 없다는 것을 이유로 상표 유사판단 시 요부로 보아 상표권 침해를 인정하였다. 지정상품과의 관계에서 식별력이 강하지 않은 구성 요소로 결합된 상표에서 식별력이 상대적으로 높은 부분을 상표 유사판단 시 요부로 인정했다는 점에 의미가 있다.
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