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동일발명에 대한 동일자 출원의 판단 방법에 대하여 살펴본다.1
| 항목 |
한국 |
미국 |
일본 |
중국 |
유럽 |
| 신규성 |
29①각호 |
102(a)(1) |
29① 각호 |
2①전단 |
254(1), 54(2) |
| 선출원주의 |
36 |
102(a)(2) |
39 |
9①, ② |
60(2) |
1. 한국
* 제29조 제1항(신규성)
① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명
한국특허출원의 신규성 판단은 출원시를 기준으로 한다. 즉, 시분초까지 엄격하게 고려한다.
* 특허법 제36조(선출원주의)
① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.
한국특허출원의 출원 경합시 출원일을 기준을 한다. 단, 협의를 유도함으로써 경합하는 출원인 모두가 실시할 수 있도록 도모하기 위하여, 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있어 서로 경합하는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허 출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
1. 경합 출원이 특허되는 등 협의할 수 없을 경우
경합출원이 특허되는 등 협의할 수 없는 경우에는 해당 출원에 관한 심사를 진행한다. 경합출원이 특허된 경우에는 출원인간 실질적인 협의를 위하여 경합출원인에 대하여 경합 사실을 통보하고, 해당 출원의 출원인에게는 거절이유를 통지할 때 경합 사실을 기재하여 통지한다.
2. 경합출원이 공개되고 심사청구된 경우
경합출원이 심사청구되어 있는 경우, 심사관은 기간을 지정하여 특허청장 명의로 협의요구를 한다. 이 경우 심사관은 경합출원과 해당 출원 모두에 대하여 협의요구와 함께 제36조 제2항 또는 제36조 제3항을 통지한다. 협의요구를 받은 후 출원인이 지정기간에 협의결과에 대한 신고 및 협의결과에 대한 조치를 하여 제36조 제2항 또는 제36조 제3항의 거절이유를 해소하고 다른 거절이유가 없을 경우에는 특허결정하고, 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우에는 거절결정한다. 한편, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없으며, 특허청장이 기간을 정하여 협의명령을 하였음에도 그 기간 내에 신고가 없는 때에는 협의는 성립되지 않은 것으로 본다(제36조 제6항).
3. 경합출원이 공개되지 않거나 심사청구 되지 않은 경우
4. 경합출원이 공개 및 심사청구될 때까지 또는 취하 혹은 포기될 때까지 심사를 보류한다는 취지를 해당 출원의 출원인에게 통지한다.
5. 협의절차를 거치지 않고 신규성 등을 사유로 한 거절결정의 적법 여부(적법)
판례(97후2576)는 동일한 고안에 대하여 같은 날에 2이상의 실용신안등록출원이 있는 때에도 그 고안이 신규성이나 진보성의 결여로 거절되어야 하는 것인 이상 출원인간의 협의절차 등을 거치지 않았다 하여 그 출원에 대한 신규성이나 진보성 결여를 원인으로 한 거절사정이 부적법하다고 할 수 없다고 판시하였다.
2. 미국
* AIA 35 USC 102(a)(1) (신규성)
Novelty; Prior Art. A person shall be entitled to a patent unless the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or
청구된 발명의 유효 출원일(=최우선일, 국내외 무관) 이전에 청구된 발명이 특허되었거나, 간행물에 개시되었거나, 공용, 판매, 공중이 이용 가능하게 된 경우
미국특허출원의 신규성 판단은 유효 출원일을 기준으로 한다. 즉, 공지와 출원이 동일한 날 이루어진 경우, 선행기술로 인정되지 않으므로, 신규성 거절사유가 되지 않는다.
* AIA 35 USC 102(a)(2) (선출원주의)
(2) The claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.
미국특허출원의 경합시 유효 출원일을 기준으로 한다.
1. 출원인이 다른 경우
출원일이 같은 경우, 선출원자 원칙을 적용하여 누가 먼저 출원했는지를 판단한다. 선출원자는 해당 발명을 먼저 발명하고 출원한 사람으로서, 이전에 발명을 하고 출원한 사람에게 우선권을 주장할 수 있는 권리를 부여한다.
2. 출원인이 동일한 경우
① 이중특허(Double Patenting)의 정의
이중특허란 선특허와 실질적으로 동일하거나 유사한 후특허가 등록된 상태를 말하는데, 이것에는 후특허가 선특허와 실질적으로 동일한 경우와 후특허가 선특허에 대해 변경된 부분을 포함하고 있으나 그 변경이 용이하거나 단순하여 후특허와 선특허 사이에 특징적인 구별이 없는 경우가 있다.
이중특허의 문제가 고려되기 위해서는 둘 이상의 특허 또는 출원이 그 발명자 및/또는 출원인의 공통성이 있어야 하며, 이중특허 여부는 둘 이상의 특허나 출원의 “클레임(claim)”에 분석의 초점이 맞추어진다. 일반적으로, 이중특허 거절의 유형에는, 35 USC 101 규정에 따른 “동일 발명(same invention)” 유형의 “법정(statutory)” 이중특허 거절과, 공공질서에 근거하여 판례상으로 정립된 “비법정(non-statutory)”유형의 이중특허 거절이 있다.
② 법정 이중특허(동일 발명형 중복특허인 경우) - §101규정을 근거로 "동일 발명"이 재차 권리청구되는 것이 금지된다.
③ 판례법상 이중특허(자명형 중복특허인 경우) - 법정근거는 없으나 판례(InreSchneller,397F.2d350(CCPA1968))에 의해 정책적으로 특허가 부정되는 경우이다. 선발명과 대비하여 후발명이 자명한 정도의 변형에 불과하다면 실질적으로 동일한 발명개념을 근거로 두 개의 특허가 인정될 수 없는 바, 이 때 자신의 선행특허로 인해 이중특허에 해당될 경우라면 자명한 범위의 청구항에 대하여 존속기간 포기서(terminal disclaimer)를 제출하고 등록이 가능하다(§253, CFR1.321).
3. 일본
* 제29조(신규성)
① 산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는 다음에 해당하는 발명을 제외하고 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
1. 특허출원 전 일본 국내 또는 외국에서 공연히 알려진 발명
2. 특허출원 전 일본 국내 또는 외국에서 공연히 실시된 발명
3. 특허출원 전 일본 국내 또는 외국에서 반포된 간행물에 기재된 발명 또는 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명
일본특허출원의 신규성 판단은 출원시를 기준으로 한다. 즉, 시분초까지 엄격하게 고려한다.
* 제39조(선출원주의)
① 동일한 발명에 대하여 서로 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 때에는 가장 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.
일본특허출원의 경합시 출원일을 기준으로 한다. 즉, 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있어 서로 경합하는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허 출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
4. 중국
* 제22조(신규성)
① 특허권이 수여되는 발명과 실용신안은, 신규성(신영성), 진보성(창조성) 및 산업상 이용가능성(실용성)을 구비해야 한다.
② 신규성이란, 당해 발명 또는 실용신안이 선행기술에 속하지 않는 것을 말한다. 또한 어떤 단위 또는 개인이 동일한 발명 또는 실용신안에 대하여 출원일 이전에 국무원 특허행정부서에 출원하지 않았고, 출원일 이후 공개된 특허출원서류 또는 공고된 특허서류 중에 기재되지 않은 것이다.
⑤ 본 법의 선행기술이란, 출원일 이전 국내외에서 공중에게 알려진 기술을 말한다.
중국특허출원의 신규성 판단은 출원일을 기준으로 한다. 단, 위 규정에 따르면, 출원일 이전 및 출원일과 같은 날에 공개된 선행기술은 공개된 시간과 상관없이 신규성 거절 사유가 된다. 이와는 별개로 출원일 전에 중국 전리국에 제출했고, 출원일 이후에 공개된 전리 출원 문서 또는 공고된 전리문서에 출원 내용이 기재되어 있는 경우, 후출원은 저촉출원이 되며, 해당 후출원은 신규성 거절 사유가 된다.
* 제9조(선출원주의)
① 동일한 발명창조는 하나의 특허권만 수여한다. 다만, 동일 출원인이 동일한 날 동일한 발명창조에 대하여 실용신안특허와 발명특허를 출원하여, 먼저 취득한 실용신안특허권이 아직 종료하지 않았고, 출원인이 해당 실용신안특허권을 포기하는 경우 발명특허권을 수여할 수 있다.
② 둘 이상의 출원인이 각각 동일한 발명 창조에 대하여 특허출원을 하는 경우, 특허권은 가장 먼저 출원한 자에게 수여한다.
중국특허출원의 경합시 출원일을 기준으로 한다.
1. 출원인이 다른 경우
서로 다른 날에 둘 이상의 출원인이 각각 동일한 특허출원을 하는 경우, 선출원주의 원칙에 입각해 출원일을 기준으로 가장 먼저 출원한 자에게 수여한다. (제9조 제2항)
같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우, 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. (심사지침)
2. 출원인이 동일한 경우(중복출원)
실무에서는 권리를 조기에 행사할 수 있는 중복출원을 많이 권유하고 있다.
중국 특허법은 한국 특허법에 없는 발명특허와 실용신안특허를 동시에 출원하여 먼저 실용신안특허권이 수여되면 실용신안특허권을 행사하다가 발명특허권이 수여되면 실용신안특허권을 포기하고 발명특허권을 행사할 수 있는 중복출원제도를 규정하고 있다. (특허법 제9조 제1항, 특허법실시세칙 제41조 제2항)
5. 유럽
* EPC Art.54(신규성)
(1) (신규성 정의) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.
(2) (공지 공용) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.
(3) (확대된 선원) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art. (확대된 선원 지위 문헌도 선행기술에 포함)
유럽특허출원의 신규성 판단은 출원일을 기준으로 한다. 따라서 출원과 동일자에 공지된 경우 신규성 거절의 선행기술로 인정되지 않는다. 2015년 고등법원 판례에서는 “Prior disclosures do not undermine patent filings made on the same day” 라고 판시하였다.2
* EPC Art.60(선출원주의)
(2) If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to a European patent therefor shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing, provided that this first application has been published.
유럽특허출원의 경합시 출원일을 기준으로 한다. 만약 2 이상의 자가 서로 독립적으로 발명을 완성한 경우, 먼저 특허출원을 한 자에게 속하되 단, 그 우선한 출원이 공개될 것을 조건으로 한다. 따라서 선출원이 공개되지 않고 소멸하였다면 동일발명에 대하여 재출원의 기회가 부여되는 효과가 있다.
1 5개국 (한․미․일․EPO․중국) 특허법 비교고찰(2008.09. 특허청 한국지식재산연구원)
2 https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/prior-disclosures-do-not-undermine-patent-filings-made-on-the-same-day-rules-high-court
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