|
1. 사후적 고찰의 의의 및 판단 방법
사후적 고찰은 ‘특허 발명 또는 특허 출원된 발명(이하 ‘특허 발명’)’의 진보성(특허법 제29조 제2항) 판단 시, 특허 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여, 사후적으로 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하는 것을 말한다.
판례는 특허 발명의 진보성 유무를 판단하는 경우, 특허 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로, 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 등 참조)고 설시하여, 진보성 판단 시 사후적 고찰이 금지되는 것임을 명확히 하고 있다.
사후적 고찰 여부에 대한 구체적인 판단 방법 관련하여, 판례는 “제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비·판단하여야 한다”고 판시하였다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873, 2880 판결 참조).
2. 사후적 고찰의 판단 방법에 대한 최근 판례
(1) 2019후12094 판례
1) 사실 관계
| |
이 사건 특허 발명 |
선행발명 |
| 발명의 내용 |
철 합금 시트의 표면 처리 방법에 대한 발명으로, 철 합금 시트를 용융 산화물 욕에 침지하는 단계를 포함함. |
‘강대(강대)의 소둔법(소둔법)’에 관한 발명으로, 소정의 점도를 가지는 용융 염욕에 강대를 침지시킨 후, 취출하여 냉각시키는 내용을 포함함. |
| 차이점 1 |
용융 산화물 욕은, 0.003~3.0 포이즈(Pois)의 점도를 가짐. |
용융 염욕의 바람직한 점도는 100 포이즈 이하임 |
| 차이점 2 |
용융 산화물 욕의 조성 중,
Li2O는 10%w ≤ Li2O ≤ 45%w의 함량을 가짐. |
Li2O는 6.0%까지 첨가할 수 있음. |
2) 차이점 1에 대한 판례의 판단(선행발명의 기술적 의의를 상실케 하는 경우)
- 판례는
i) 선행발명의 점도 범위(100 Pois 이하)에 이 사건 제1항 발명의 점도 범위(0.003~3.0 Pois)가 포함되는 것처럼 보이기는 하나,
ii) 선행발명은 용융 염욕에 침지시킨 강대 표면에 응고 피막을 형성시킬 수 있을 정도의 부착성이 있는 점도 범위를 전제로 하는 발명이므로,
iii) 선행발명의 점도를 응고 피막이 형성될 수 없을 정도인 ‘0.003~3.0 Pois’의 범위까지 낮추는 방식으로 변형하는 것은 선행발명의 기술적 의의를 상실하게 하는 것이므로, 통상의 기술자가 쉽게 생각해 내기 어려워 보인다고 판시하여, 이 사건 특허 발명의 진보성을 긍정하였다.
- 즉 판례는 선행 발명의 용융 염욕에, 이 사건 특허 발명의 용융 산화물 욕의 점도(0.003~3.0 pois)를 적용하는 경우에는, 선행 발명의 기술적 의의가 상실되므로(목적으로 하는 기술적 효과를 달성할 수 없음), 통상의 기술자가 이 사건 특허 발명의 기술 내용을 인지하지 않은 상태에서, 선행 발명의 개시만을 가지고 차이점 1에 대응하는 이 사건 특허 발명의 구성을 용이하게 도출할 수 있다고 판단하는 것은 사후적 고찰에 해당한다고 판단한 것으로 보인다.
3) 차이점 2에 대한 판례의 판단(부정적 교시가 있는 경우)
- 판례는
i) 선행 발명에는 “6.0%를 초과하는 Li2O의 첨가는 응고 피막과 강대 표면의 밀착성이 지나치게 양호하여, 응고 피막의 박리성이 나빠지기 때문에 피해야 하는 것이다.”라고 기재되어 있고(6.0%w를 초과하는 Li2O의 첨가에 관한 부정적 교시),
ii) 통상의 기술자가 이와 같은 부정적 교시를 무시하고 선행발명의 Li2O의 조성비율을 10%w≤Li2O≤45%w로 변경하기는 어렵다고 판시하여, 이 사건 특허 발명의 진보성을 긍정하였다.
- 즉 판례는 선행발명에 이 사건 특허 발명의 구성(Li2O는 10%w ≤ Li2O ≤ 45%w의 함량)에 대한 부정적 교시(Li2O의 함량은 6.0%를 초과하면 안됨)가 있는 경우, 통상의 기술자가 이 사건 특허 발명의 기술 내용을 인지하지 않은 상태에서, 선행 발명의 개시만을 가지고 차이점 2에 대응하는 이 사건 특허 발명의 위 구성을 용이하게 도출할 수 있다고 판단하는 것은 사후적 고찰에 해당한다고 판단한 것으로 보인다.
(2) 2019후11800 판례
1) 사실 관계
| |
이 사건 특허 발명 |
선행발명 |
| 발명의 내용 |
2-{4-[N-(5,6-디페닐피라진-2-일)-N-이소프로필아미노]부틸옥시}-N-(메틸술포닐)아세트아미드(이하 '셀렉시팍'이라 한다)의 ‘제 I 형 결정형’ |
- 셀렉시팍의 화합물(셀렉시팍 ‘결정’의 존재 유무에 관하여는 기재되어 있지 않음)
- 특정 화합물이 다양한 결정 형태를 가지는지 검토하기 위한 통상적인 ‘스크리닝’ 방식 |
| 차이점 1 |
셀렉시팍의 결정 형태들 중,
제I형 결정형은 제Ⅱ, Ⅲ형 결정형보다 입자 직경이 큼. |
- |
| 차이점 2 |
제I형 결정형은 제Ⅱ, Ⅲ형 결정형보다 결정 중에 포함되는 잔류 용매의 농도가 적음. |
- |
| 차이점 3 |
제I형 결정형은 제Ⅱ, Ⅱ형 결정형보다 재결정 공정에서의 불순물 제거효과가 높고, 안정성이 높음. |
- |
2) 판례의 판단(결정형 발명의 경우, 선행 발명에 효과에 대한 기재가 없는 경우)
- 판례는
i) 이 사건 특허 발명의 명세서에는 입자 직경, 잔류 용매량, 재결정에서의 불순물 제거 효과 및 안정성 측면에서 셀렉시팍의 제I형 결정(이 사건 발명)이 Ⅱ형 및 Ⅲ형 결정과 비교하여 우수한 효과를 가진다는 구체적인 실험결과가 기재되어 있으나,
ii) 선행발명에는 위 효과들과 관련하여 제Ⅲ형 결정형 수준의 효과를 나타내는 셀렉시팍의 결정형조차 공지되어 있지 않으므로, 제I 형 결정형의 효과를 선행 발명으로부터 예측할 수 있는 정도라고 단정하기는 어려워 보인다고 판시하여 이 사건 특허 발명의 진보성을 긍정하였다.
- 즉 판례는 선행 발명에 이 사건 특허 발명(셀렉시팍의 제I형 결정)의 효과와 대응되는 효과에 대한 개시가 전혀 없는 경우에는, 특정 화합물이 다양한 결정 형태를 가지는지 검토하는 것이 통상 행해지는 것이라 하더라도, 통상의 기술자가 선행 발명(셀렉시팍 화합물)으로부터 이 사건 특허 발명(셀렉시팍의 제I형 결정)의 효과를 쉽게 예측할 수 있다고 판단하는 것은 사후적 고찰에 해당한다고 판단한 것으로 보인다.
3. 소결
- 위 ‘2019후12094’ 판례 및 ‘2019후11800’ 판례를 기초로 판단하건데, 특허 발명의 진보성을 부정하는 판단이 사후적 고찰에 해당함을 주장하기 위해서 아래와 같은 내용을 주장하는 것이 효과적일 수 있다.
i) 특허 발명의 특정 구성을 선행 발명에 적용하는 경우에, 선행 발명의 기술적 의의가 상실됨을 주장
ii) 특허 발명의 특정 구성에 대한 부정적 교시가 선행 발명에 존재함을 주장
iii) 화학 발명(특히, 결정형 발명)의 경우, 선행 발명에 특허 발명의 효과와 대응되는 효과에 대한 기재가 전혀 없음을 주장
- 실무적 관점에서 심사 또는 심판 단계에서 특허 발명이 진보성 흠결을 이유로 거절된 경우, 선행 발명의 내용 전체에서 선행 발명의 구성, 목적 및 효과를 면밀히 검토하여, i), ii) 및 iii)에 해당하는 내용이 존재한다면, 진보성에 대한 심사관(또는 심판관)의 판단이 사후적 고찰에 해당함을 주장하여, 특허 발명의 진보성 흠결의 거절 이유를 극복할 수 있을 것이다.
- 다만 i), ii) 및 iii)을 판단하는 때, 선행 문헌의 일부 기재만이 아니라 선행 문헌 전체에 의하여 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 판단하여야 할 것이다.
|