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특허법에서 ‘진보성’(제29조 제2항)은 특허등록을 받기 위해 반드시 갖추고 극복해야 할 요건이다. 일반적으로 심사관들은 하나의 청구항 내 여러 구성들과 다수의 선행문헌들의 내용들을 대응시켜, 진보성을 이유로 거절이유를 통지한다. 특허출원 프로세스가 익숙하지 않은 발명자들이 상기와 같은 거절이유 통지를 받는다면, 적잖은 당혹감을 불러일으킬 수 있고 특히 그 선행문헌의 수가 많다면 더욱 그러하게 느껴질 것이다.
아래에서는 심사관이 하나의 청구항에 대해 다수의 선행문헌을 인용하며 진보성을 이유로 거절이유를 통지하는 경우, 확인할 사항들과 대응 의견들을 알아본다.
(1) 인용문헌들이 적법한 선행문헌인지 개별 검토
먼저, 인용된 문헌들이 제29조 제1항을 만족하는 지를 개별적으로 판단하여, 각각의 인용된 문헌들이 진보성 판단을 위한 선행문헌으로 적법한 지위를 갖는지 확인하여야 한다. 즉, 인용된 문헌들이 출원 전에 공개됐는지 판단해야 한다.
인용된 문헌들이 선행문헌으로 적법한 지위를 갖추지 못하면, 심사관은 제29조 제2항 및 제62조를 근거로 특허등록을 거절할 수 없다. 만약, 하나의 인용 문헌이라도 선행문헌으로 적법한 지위를 갖추지 못하면, 심사관의 진보성 거절이유가 타당하지 못함을 주장할 수 있다.
특히 심사대상이 되는 출원이 조약에 의한 우선권 주장(제54조) 또는 특허출원 등을 기초로 한우선권 주장(제55조)을 근거로 출원된 경우, 해당 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 기준으로 제29조 제1항을 판단하여야 한다.
(2) 결합발명으로 진보성 주장
결합발명은 발명의 기술적 과제를 달성하기 위하여 선행기술들에 기재된 기술적 특징을 종합하여 새로운 해결수단으로 구성한 발명이다. 많은 선행기술들이 이미 공지된 상태이므로, 사실상 현재 출원되는 거의 모든 발명들은 이러한 선행기술들을 결합한 것이라고 볼 수 있다.11
심사지침서 p.3,324에는 심사관이 2 이상의 선행기술(주지관용기술 포함)을 상호 결합시켜서 결합발명의 진보성을 판단할 수 있고, 상기 결합이 당해 발명의 출원시를 기준으로 통상의 기술자가 용이하게 할 수 있다고 인정되는 경우에 심사관은 진보성을 이유로 거절할 수 있다. 출원인은 출원시 선행기술들의 결합이 용이하지 않음을 의견서 등을 통해 주장할 수 있고, 상기 주장이 인정되면 진보성 거절이유를 극복할 수 있다.
대법원 및 심사지침서에서는 아래와 같은 내용으로, 결합발명을 판단한다. 출원인은 하기 내용 등을 활용하여 결합발명의 발명이 용이하지 않음을 주장하여 진보성 거절이유를 극복할 수 있다.
1) 판례(2008후3377)
2 이상의 선행기술들을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.
2) 판례(2006후2097)
청구항에 기재된 발명은 전체로 고려되어야 하는 바, 결합발명의 진보성을 판단함에 있어서 청구항에 기재된 발명의 구성요소 각각이 공지 또는 인용 발명으로부터 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정해서는 안 된다.
3) 판례(2005후3277)
청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.
4) 판례(2005후1530)
주지관용기술을 다른 선행기술 문헌과 결합하는 것은 통상 용이하다고 본다. 다만, 결합되는 기술적 특징이 당해 기술분야에서 주지관용기술이라고 하더라도 다른 기술적 특징과의 유기적인 결합에 의해 더 나은 효과를 주는 경우에는 그 결합은 자명하다고 할 수 없다.
5) 심사지침서 p3,327
결합된 인용발명의 수가 많을수록 사후적 고찰 또는 합당한 거절이유가 결여되어 있는 경우에 해당할 가능성이 높아질 수 있다.
6) 심사지침서 p3,327
① 통상의 기술자가 결합할 가능성이 있는지 여부, ② 선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야인지 여부, ③ 결합을 위해 서로 관련 지을 만한 합리적인 근거가 있는지 여부를 고려하여야 2개 이상의 다른 선행기술들의 결합의 용이함을 판단할 수 있다.
(3) 결론
상기와 같은 내용들을 활용한다면, 청구항에 구성을 추가하거나 내용 등을 부가/한정(청구범위 감축)하는 것 없이, 하나의 청구항에 대해 다수의 선행문헌을 인용하며 통지된 진보성 거절이유를 극복할 수 있다. 이외에, 심사관의 지적이 타당하지 않다는 이유를 들어 반박할 수 있다.
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