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영국 대법원은 2017년 7월 13일자로 악타비스(Actavis)와 일라이 릴리(Eli Lilly)의 특허분쟁에서 릴리의 손을 들었으며, 이번 판결은 특허 침해 판단에 있어 청구항 해석에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.
1. 분쟁 대상 특허 및 사건 경위
분쟁의 대상이 된 일라이 릴리의 특허는 페메트렉시드(pemetrexed)의 이나트륨 및 비타민 B12를 병용 투여하여 암을 치료하는 용도에 관한 것으로서, 소위 스위스 타입(Swiss type) 의약 용도 청구항(Swiss-type medical use)에 관한 것이다. 페메트렉시드 물질 자체에 관한 특허권은 2015년 12월에 만료되었지만 비타민 B12와의 병용투여에 관한 이건 특허권은 2021년 6월에 만료된다. 이건 병용 투여법은 종래 알려진 페메트렉시드의 독성을 줄이고 암세포의 재생산 능력을 방해할 수 있어 항암제로서의 의약 용도를 갖는 것을 특징으로 한다.
이건 특허의 출원 시 청구항은 “엽산 길항제(antifolate) 및 메틸말론산 저하제 (methylmalonic acid lowering agent)”의 병용투여를 청구하고 명세서에는 페메트렉시드로서 이나트륨 염 형태만을 개시하고 있었으며, 이후 심사 진행 과정에서 기재불비 거절이유(lack of support and added matter)를 해소하고자 “페메트렉시드 이나트륨 및 비타민 B12”를 병용투여 하는 것으로 한정하여 등록되었다.
한편, 악타비스는 페메트렉시드의 또 다른 염 형태 즉, 페메트렉시드 산(pemetrexed diacid), 페메트렉시드 디트로메타민(pemetrexed ditromethamine) 또는 페메트렉시드 이 칼륨(pemetrexed dipotassium)과 비타민 B12의 병용투여가 일라이 릴리의 특허를 침해하지 않음을 확인해 달라는 소(declaration of non-infringement)를 제기하였다.
영국의 1심 법원(the High Court)에서는 악타비스의 제품이 일라이 릴리의 특허를 침해하지 않는다는 판결을 하였으며, 항소법원(the Court of Appeal)은 악타비스 제품의 간접 침해를 인정하였다.
2. 침해 판단에서의 Improver Question 재설정
영국 대법원은 종전 항소법원의 판결과 달리, 청구항의 비문헌적 해석(non-literal interpretation of the claim)에 기초한 균등론(the doctrine of equivalents)의 확대 적용으로 악타비스 제품이 일라이 릴리 특허의 직접 침해를 인정하였다. 영국 대법원은 균등 범위와 관련된 이전의 판결, Catnic, Improver 및 Kirin-Amgen에 체계적으로 접근하여 Improver 테스트를 본 사건에 적용하였다.
구체적으로, 영국 대법원에 따르면, 특허권의 직접 침해 판단에 있어서, 당업자를 기준으로 하기 2가지 질문을 고려하여 적어도 하나의 질문에 YES이면 침해이고, 그렇지 않은 경우는 비침해이다.
(1) 변종(variant)이 통상적인 해석에 의할 때 청구 발명을 침해하는가?; 침해가 아니라면 (Does the item infringe any of the claims as a matter of normal interpretation; and if not,)
(2) 그럼에도 불구하고 상기 변종이 발명과 다른 방식으로 변하거나 중요하지 않은 방식으로 변하기 때문에 침해하는가? (Although the item may be characterised as a variant, does it nonetheless infringe because it varies from the invention in a way which is immaterial?)
상기 질문 (2)의 균등론 적용을 위하여 하기 3가지 질문(Improver Question)을 고려하여야 하며, 질문 (2-1) 및 (2-2)이 YES이고, (2-3)이 NO이면 상기 질문 (2)에 의한 직접 침해로 판단되는 것을 분명히 하였다.
(2-1) Notwithstanding that it is not within the literal meaning of the relevant claim(s) of the patent, does the variant achieve substantially the same result in substantially the same way as the invention, i.e. the inventive concept revealed by the patent?
(2-2) Would it be obvious to the person skilled in the art, reading the patent at the priority date, but knowing that the variant achieves substantially the same result as the invention, that it does so in substantially the same way as the invention?
(2-3) Would such a reader of the patent have concluded that the patentee nonetheless intended strict compliance with the literal meaning of the relevant claim(s) of the patent was an essential requirement of the invention?
상기 Improver Question의 재설정과 관련하여, 침해 여부를 판단할 때 고려해야 할 부분은, 당업자가 우선일 당시 그러한 변종(variant)이 작동(work)된다는 것을 알고, 특허 발명과 실질적으로 동일한 방법으로 실질적으로 동일한 결과를 달성할 수 있다는 점이 자명한가, 즉 변종이 청구 발명의 기술적 특징을 사용하는 것이 자명한지를 판단하는 것이다.
금번 대법원 판결에서 재설정된 질문 (2-2)에 의하면, 특정 변종이 최초 청구항에 포함되는 내용이었으나 support issue 등의 거절이유로 인해 청구범위에서 배제된 경우에도 균등론 침해 판단 시 권리범위에 포함될 수 있음을 판시하였다. 이에 따라 출원인은 기술적으로 포함될 여지가 있으나 서포트가 부족한 청구항 범위에 대한 가치 재고가 필요하다. 또한 명세서 작성 시, 좁은 범위의 실시예 범위로 등록받고자 하는 경우에도, 우선일 당시 알려진 내용에 기초하여 가급적 넓은 권리범위를 갖는 청구항을 작성하는 것이 유리할 것으로 보인다.
3. 영국 특허법에서의 포대 금반언 법칙
영국 대법원은 이 사건에서는 출원 경과(file history)를 고려하지 않았으나, (a) 특허 명세서 기재로 국한하여 청구항 해석을 수행하는 것이 논점을 불분명하게 하는 경우, 또는 (b) 출원 경과를 고려하지 않고 청구항 해석을 수행하는 것이 공공의 이익에 반하는 경우에는, 출원 경과가 적법하게 적용되어야 한다고 언급했다. 따라서, 특허권자는 과거의 결정, 주장 및 보정 사항이 청구항 해석에 영향을 미칠 수 있음을 유념해야 할 것으로 보인다.
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