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1. 서설
세계 최대의 시장 중 하나인 미국에서 특허침해소송이 많이 이루어지고 있다. 미국에서 특허침해소송이 제기되는 경우, 그 소송의 재판적(venue)에 관하여는 28 USC §1391, 28 USC §1400(b) 규정의 적용을 받는다. 그런데, 지금까지 미국 법원은 특허침해소송의 재판적에 관하여 엄격하게 해석, 적용하지 않았다.
특허권자는 사실상 거의 대부분의 연방지방법원에 소를 제기할 수 있었고, 필요에 따라 자신에게 유리한 특정 법원을 선택하여 소송을 진행하는 포럼 쇼핑(forum shopping)을 할 수 있었다. 이에 따라, 특허권자, 특히, Patent troll은 특허권자의 소송 승률이 상대적으로 높고 소송진행이 빨라 피고에게 상대적으로 더 큰 부담이 되는 텍사스 동부 연방지방법원(Eastern District of Texas)을 선택하여 소송을 진행하는 경향이 강했다.
그런데, 최근 특허권자의 포럼 쇼핑에 제동을 걸 수 있는 취지의 미국 연방대법원 판결(내지 결정)이 선고되어 주목을 끌고 있다.
2. TC HEARTLAND LLC v. KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC (2017. 5. 22)
가. 사실관계
본 건은 KRAFT사(원고)가 TC HEARTLAND사(피고)를 상대로 델라웨어 주 연방지방법원에 특허침해소송을 제기한 사건이다.
TC HEARTLAND사는 자신이 설립되고 주된 사업장이 위치해 있는 인디애나 주 연방지방법원으로 사건을 이송하기 위해 법원에 이송신청을 하였으나, 1심인 델라웨어 주 연방지방법원은 이러한 TC HEARTLAND사의 이송신청을 거부하였다.
TC HEARTLAND사는 이에 대하여 항소(내지 항고)하였으나, 2심인 연방순회항소법원(이하 “CAFC”라 함)에서도 위와 같은 TC HEARTLAND사의 이송신청을 거부하였다.
TC HEARTLAND사는 미국 연방대법원에 상고(내지 재항고)하였고, 미국 연방대법원은 CAFC의 판결(내지 결정)을 뒤집고, TC HEARTLAND사의 이송신청을 인정하는 취지의 판결(내지 결정)을 하였다.
나. 이 사건에 관한 미국 연방대법원의 판결(내지 결정) 이유
이 사건에서 재판적에 관한 해석상 문제가 된 규정은 28 USC §1400(b)이었고, 구체적으로는 “where the defendant resides”의 의미의 해석이 문제가 되었다.
- ** 28 USC §1400(b): Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business.
CAFC는 28 USC §1400(b) 규정이 28 USC §1391(c) 규정에 의해 보충된다고 판단하여, TC HEARTLAND사의 이송신청을 거부하였다.
- ** 28 USC §1391(c): Residency. - For all venue purposes -
- a natural person, including an alien lawfully admitted for permanent residence in the United States, shall be deemed to reside in the judicial district in which that person is domiciled;
- an entity with the capacity to sue and be sued in its common name under applicable law, whether or not incorporated, shall be deemed to reside, if a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court’s personal jurisdiction with respect to the civil action in question and, if a plaintiff, only in the judicial district in which it maintains its principal place of business; and
- a defendant not resident in the United States may be sued in any judicial district, and the joinder of such a defendant shall be disregarded in determining where the action may be brought with respect to other defendants.
미국 연방대법원은 Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp., 353 US 222 (1957) 사건을 인용하면서, 특허침해소송에서 28 USC §1400(b)가 재판적에 관한 유일하고 배타적인 규정이고, 그것은 28 USC §1391(c)에 의해 보충되지 않는다고 판시하여, CAFC의 이 사건 특허침해소송 재판적에 관한 판단을 뒤집었다.
그러나, 미국 연방대법원은 이 사건 판결(내지 결정)이 외국 회사를 상대로 한 특허침해소송(즉, 외국 회사를 피고로 한 특허침해소송)의 재판적에 관하여 영향을 미치는 것에 대하여는 명시적으로 부인했다:
- ** The parties dispute the implications of petitioner’s argument for foreign corporations. We do not here address that question, nor do we express any opinion on this Court’s holding in Brunette Machine Works, Ltd. v. Kockum Industries, Inc., 406 U. S. 706 (1972) (determining proper venue for foreign corporation under then existing statutory regime).
3. 향후 미국에서 특허침해소송 관할법원 선택의 예상 및 시사점
가. 미국 연방대법원의 이 사건 판결(내지 결정)은 특허권자, 특히, Patent troll이 선호하는 텍사스 동부 연방지방법원(Eastern District of Texas)이 직접적으로 관련된 판결(내지 결정)은 아니다. 그러나, 미국 연방대법원의 이 사건 판결(내지 결정)에 따르면, 피고가 텍사스 동부 연방지방법원의 관할 구역 내에 거주(resides)하지 않는 경우, 28 USC §1400(b)의 첫번째 규정(in the judicial district where the defendant resides)을 적용하여 텍사스 동부 연방지방법원에 특허침해소송을 제기하기는 어려울 것으로 사료된다. 즉, 특허권자, 특히, Patent troll의 포럼 쇼핑을 일정부분 제한할 수 있을 것으로 사료된다.
피고가 텍사스 동부 연방지방법원의 관할 구역 내에 거주(resides)하지 않는 경우, 특허권자는 앞으로,
1) 28 USC §1400(b)의 첫번째 규정의 적용을 주장하며, 텍사스 동부 연방지방법원 다음으로 선호하고 많은 회사가 설립된 델라웨어 주 연방지방법원에 특허침해소송을 제기하거나, 많은 기술 회사가 소재하고 있는 캘리포니아 북부 연방지방법원에 특허침해소송을 제기할 것으로 예상되고,
2) 28 USC §1400(b)의 두번째 규정(in the judicial district where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business)을 적용받기 위해, 텍사스 동부 연방지방법원에 재판적을 인정받을 수 있는 피고를 선택하여 텍사스 동부 연방지방법원에 특허침해소송을 제기할 것으로 예상된다.
한국 회사가 특허권자(원고)로서 미국에서 특허침해소송을 제기하는 경우에도 위와 같은 특허침해소송의 재판적에 관한 미국 연방대법원의 이 사건 판결(내지 결정)을 참조할 필요가 있다.
나. 한편, 미국 연방대법원은 이 사건 판결(내지 결정)에서 외국 회사가 특허침해소송의 피고인 경우의 재판적에 관하여는 판단하지 않았다. 따라서, 외국 회사가 특허침해소송의 피고인 경우에는 여전히Brunette Machine Works, Ltd. v. Kockum Industries, Inc., 406 U. S. 706 (1972) 사건에서와 같이 재판적에 제한을 두지 않는 개정된 28 USC §1391(c)(3) 규정(개정전 28 USC §1391(d) 규정과 유사)이 적용될 소지가 크다.
- ** 28 USC §1391(c)(3): a defendant not resident in the United States may be sued in any judicial district, and the joinder of such a defendant shall be disregarded in determining where the action may be brought with respect to other defendants.
따라서, 미국 연방대법원의 이 사건 판결(내지 결정)에도 불구하고, 한국 회사가 미국에 거주하지 않는 경우(예컨대, 미국 법인을 설립하지 않은 경우), 한국 회사가 여전히 Patent troll의 포럼 쇼핑의 상대방이 될 가능성이 있다는 점에 대하여 주의가 필요하다.
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