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1. 한국의 국내우선권주장출원과 미국의 CIP의 비교
(1) 국내우선권주장출원(특허법제55조)
국내우선권주장은 「선발명」의 출원(「선출원」)을 기초로 하여 이를 구체화, 개량 또는 추가한 발명(「후발명」)을 보호하기 위한 제도이다. 후발명을 통상적인 절차로 출원하는 경우, 선출원과 동일한 발명이라는 이유로 거절될 수 있다. 이를 피하기 위해 선출원에 후발명을 추가 보정하는 경우, 신규사항으로 지적되어 거절될 수 있다. 국내우선권주장 제도는 이러한 불합리한 점을 해결해 단계적으로 발전하는 발명을 포괄적으로 보호하기 위한 취지를 가지며, 선출원일로부터 12개월이내에 출원할 것을 요건으로 한다.
(2) CIP(MPEP 201.08)
미국 특허법에서 Continuation-In-Part(이하, CIP) 출원에 대한 명확한 조항은 별도로 명시되어 있지 않다. 미국의 CIP는 특허 출원 과정에서 발명자가 발명에 추가적인 요소를 포함할 수 있게 해주는 제도이다. 이는 발명의 세부사항이 변경되거나 개선되었을 때 유용하며, 이로 인해 발명자는 원출원(원본 특허 출원, 선출원)에 기반을 둔 새로운 내용에 대한 특허를 출원할 수 있다. 따라서 CIP 출원은 발명의 발전과정이나 변경사항을 반영하면서, 원출원의 우선권을 유지할 수 있는 유용한 도구가 될 수 있다. CIP의 경우 원출원 후 언제든지 출원할 수 있다.
2. CIP 제도에 대한 설명
(1) CIP 제도의 특징
CIP에서 추가 내용은 원출원 후에 발견되었거나 개발된 것이며, 원출원과 관련이 있어야 한다. CIP 출원은 특허법의 일반적인 원칙과 규정, 그리고 판례에 따라 발전되어 왔다. CIP 출원에 대한 핵심 규칙과 관행은 주로 35 U.S.C. § 120과 관련된 판례에서 발전되어 왔다.
35 U.S.C. § 120은 이전에 제출된 출원(여기에는 CIP 출원도 포함됨)의 발명에 대해 새로운 출원이 제출될 경우, 그 새로운 출원이 이전 출원의 제출일을 가져갈 수 있도록 한다. 이 규정에 따라, CIP 출원은 원출원의 우선권을 유지하면서 추가적인 내용을 포함할 수 있다. 그러나 추가적인 내용에 대한 우선권은 CIP 출원이 이루어진 날짜에 기초하게 된다.
(2) 유효기간(존속기간)
CIP 출원의 유효기간은 원출원에 기반한 내용과 CIP 출원을 통해 추가된 새로운 내용에 따라 다르다. 원출원에 기반한 내용의 유효기간은 원출원일로부터 계산되며, 새로 추가된 내용의 유효기간은 CIP 출원일로부터 계산된다.
(3) CIP 출원과 원출원의 관계
CIP 출원은 원출원과 독립적으로 심사된다. 즉, CIP 출원이 거절되더라도 이는 원출원에 영향을 미치지 않는다. 반면, CIP 출원이 승인되면, 원출원에 추가될 수 있다. 또한, CIP 출원은 원출원일 이후 기간제한 없이 언제든지 출원할 수 있다.
(4) CIP 출원의 주의점
CIP 출원에는 몇 가지 주의할 점이 있다. 먼저, 원출원이 공개된 후 CIP를 제출하면, 새로 추가된 내용이 원출원에 의해 거절될 위험이 있다. 이는 원출원이 'prior art'로 간주되어 새로운 내용에 대한 신규성이나 진보성을 인정받지 못할 수 있기 때문이다. 또한, CIP 출원은 기간 제한이 없지만 추가적인 비용을 발생시킬 수 있다.
또한, CIP 출원은 원출원에 추가된 내용이 포함되어야 하므로, 출원자는 CIP 출원에 있어서 원출원에 있는 내용과의 관련성을 명확하게 해야 한다. 원출원과 CIP 출원 사이에 통일된 일관성이 있어야 한다.
(5) 소결
CIP의 주된 장점 중 하나는 원출원에 포함되지 않았던 새로운 내용이나 개선사항에 대해 특허를 받을 수 있다는 것이다. 또한, CIP 출원은 원출원의 출원일(우선권일)을 그대로 유지할 수 있으므로, 발명의 새로운 부분이 선행 기술로 인해 거절되는 것을 방지할 수 있다.
CIP 출원은 발명의 개발 과정이 연속적이거나, 후속 개발이 예상되는 경우 유용한 전략이 될 수 있다. 원출원이 공개되기 전에 CIP 출원을 하는 것이 바람직하다.
3. CIP 관련된 주요 판례 소개
(1) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002): 이 판례에서는 특허법의 균등론(the Doctrine of Equivalents)에 대한 제한을 두었으며, 이로 인해 CIP 출원에서 추가된 내용이 원출원 내용을 확장하는 범위에 영향을 미칠 수 있음을 보여주었다.
(2) (In re Chu, 66 F.3d 292 (Fed. Cir. 1995): 이 판례에서는 CIP 출원과 관련하여, 원출원의 내용과 새로운 내용이 "같은 발명"을 구성하지 않는 경우, 새로운 내용은 원출원일의 우선권을 주장할 수 없음(35 U.S.C. § 120)을 밝혔다. 이 판례에서는 원출원이 공개된 후 CIP 출원이 이루어졌고, CIP 출원에서 추가된 내용의 신규성을 인정받지 못하였다. 심판에서는 원출원의 공개에 따른 공지 효과(notice effect)를 강조하였으며, 이로 인해 추가된 내용은 신규성을 인정받지 못하였다.
(3) Antares Pharma, Inc. v. Medac Pharma Inc., 771 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2014): 이 판례에서는 CIP 출원이 원출원보다 더 넓은 범위를 주장하고, 동시에 원출원의 우선권을 주장하는 경우, 이는 허용되지 않음을 밝혔다. 이는 CIP 출원에서 새로운 내용과 원출원의 내용이 일치해야만 원출원일의 우선권을 주장할 수 있음을 다시 한번 확인시켰다.
(4) PowerOasis, Inc. v. T-Mobile USA, Inc., 522 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2008): 이 사건에서는 CIP 출원이 원출원에 추가적인 내용을 추가함으로써 특허 범위를 확장하는 효과를 가질 수 있음을 보여준다. 이 사건에서는 CIP 출원에 포함된 새로운 내용이 특허 침해를 주장하는데 결정적인 역할을 했고, 이로 인해 CIP 출원의 유용성을 보여주었다.
(5) SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 930 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2019): 이 사건에서는 원출원과 CIP 출원 간의 "통일된 일관성(unified consistency)"을 강조하였다. 원출원과 CIP 출원 간에 통일된 일관성이 있는 경우, CIP 출원이 원출원의 날짜를 우선권으로 가질 수 있음을 보여주었다. 이로써, CIP 제도를 통해 원출원일을 유지하면서 새로운 개발을 특허에 포함시킬 수 있다는 점을 강조하였다.
* 판례검색 https://casetext.com/
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