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1. 선후원 관계의 신규성 판단
청구항에 기재된 발명과 인용발명이 각각 상·하위개념으로 표현된 경우에는 다음과 같이 취급한다 [2004허6507, 2001후2740].
| 청구항 |
인용발명 |
신규성 |
상위개념
ex) 금속 |
하위개념
ex) 구리(Cu) |
신규성 부정 가능 |
하위개념
ex) 전력수송용 초전도 케이블 재료로서 은이 기재 |
상위개념
ex) 금속 재질의 초전도 케이블이 공지되어 있는 경우, 전력수송 분야에서 초전도 현상을 이용하기 위해 케이블의 재질로서 은을 사용하는 것은 주지 관용기술에 해당한다면 금속 재질의 초전도 케이블로부터 은으로 된 초전도 케이블은 자명하게 도출될 수 있는 것이므로 신규성 부정 가능 |
출원시의 기술상식을 참작하여 판단한 결과, 상위개념으로 표현된 인용발명으로부터 하위개념으로 표현된 발명을 자명하게 도출 가능한 경우에는 하위개념으로 표현된 발명을 인용발명으로 특정하여 청구항 발명의 신규성 부정 가능 (다만, 단순히 개념상으로 하위개념이 상위개념에 포함되거나 또는 상위개념의 용어로부터 하위개념의 요소를 열거할 수 있다는 사실만으로는 하위 개념으로 표현된 발명이 자명하게 도출될 수 있다고 할 수 없음) |
2. 분할출원 등으로 분리시 저촉 여부
분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 원출원한 때에 출원한 것으로 보므로, 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 원출원의 청구범위에 기재된 발명과 동일하면 동일한 발명에 대해 같은 날에 2이상의 출원이 있는 문제가 발생한다.
이 경우, 분할출원의 객체적 요건은 만족되므로 분할출원은 인정하고, 특허법 제36조 제2항(선출원 주의)을 적용하여 심사하여야 한다. 분할출원 당시에는 청구범위에 기재된 발명이 동일하지 않았으나, 원출원 또는 분할출원이 보정되어 청구범위에 기재된 양자의 발명이 동일하게 된 때도 또한 같다.
(1) 동일 발명에 대해 분할출원 등으로 분리된 경우의 취급
① 경합출원의 유효 여부 확인 - 경합출원이 무효·취하·포기되었거나, 특허법 제36조 제2항 또는 제3항이 아닌 거절이유로 거절결정이 확정된 경우 또는 무권리자의 출원에 해당되는 경우에는 해당 경합출원의 선출원 지위가 배제되므로, 해당 출원에 대해 경합출원이 처음부터 없던 것으로 보고 심사 절차를 진행한다[특허법 제36조 제4항 및 제5항].
(참고) 심사실무에서 경합출원이 발생하는 경우는 출원인이나 발명자가 다른 경우는 적고 주로 출원인이 분할출원할 때 원출원의 청구범위를 잘못 보정한 경우가 대부분이다. 또한, 분할출원에서 원출원의 청구항과 동일한 청구항을 기재하는 경우가 있다.
② ⅰ) 경합출원이 특허결정되거나 특허법 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유로 거절결정된 경우에는 심사관은 특허법 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유(다른 거절이유가 있는 경우에는 그 거절이유를 포함한다)를 통지한다. ⅱ) 경합출원이 특허결정 전이라면 심사관은 특허법 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유를 살피지 아니하고 다른 거절이유를 통지한다. 출원인이 보정한 후에 통지된 다른 거절이유가 해소되지 않았다면 거절결정한다. 한편, 기통지된 거절이유가 모두 해소된 경우, 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원의 특허여부가 결정되지 않았고, 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 등록결정한다. 그러나 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원이 특허결정되어 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유가 존재한다면, 해당 출원에 대해 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유를 통지한다. 이때, 경합출원의 청구범위가 마지막 보정된 날보다 늦게 해당 출원의 청구범위가 보정된 경우(다른 거절이유가 있다면 모두 최후거절이유인 경우)라면 최후거절이유를 통지하며 그렇지 않다면 최초거절이유를 통지한다. 다만, 경합출원이 특허결정 전이라 하더라도, 해당 출원의 특허여부를 결정할 때에 경합출원이 특허결정되어 제36조 제2항 또는 제3항의 거절 이유를 통지해야 할 것으로 예상되는 경우에는, 특허법 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유를 다른 거절이유와 함께 통지할 수 있다. 이 때, 심사관은 협의요구를 함께 한다.
(2) 경합출원과 분할출원에서 상위개념/하위개념 출원의 상호 관계
경합하는 양 출원들의 청구항에 각각 상위개념 및 하위개념이 포함된 경우 양자가 동일함을 이유로 어느 한 출원은 거절되지 않는다. 이는 분할출원에서의 원출원과 그 자출원(분할출원)에 상위개념과 하위개념이 각각 포함(그 반대도 해당)된 경우에도 마찬가지이다. 심사지침서 p.3510에 따르면 위와 같은 관계에 있는 출원들의 발명 상호 간에 필요충분조건의 성립, 즉 2개의 출원들 중에서 제1 출원의 발명이 제2 출원의 발명과 상호 동일한 경우에만 거절된다. 따라서 상위개념과 하위개념의 발명들 간에는 필요충분조건이 성립하지 않으므로, 양자가 동일함을 이유로 어느 한 출원은 거절되지 않는다.
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