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[사건의 개요]
본 사건은 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성 여부가 문제된 사건이다.
[진보성 판단 방법]
발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).
[사실관계 정리 및 법리 적용]
1. 사실관계 정리
선행발명의 화합물인 ‘셀렉시팍’과 화학 구조는 동일하지만 분말 X선 회절도가 2θ:9.4도, 9.8도, 17.2도 및 19.4도에서 회절 피크를 나타내는 것으로 특정된 구성을 갖는 셀렉시팍 제Ⅰ형 결정에 관한 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부가 문제되었다.
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출원발명 |
선행발명 |
| 이 사건 제1항 발명 |
분말 X선 회절도가 CuKα 방사선을 이용하여 얻어지는 것으로서, 분말 X선 회절 스펙트럼에 있어서, 적어도 다음의 회절각 2θ: 9.4도, 9.8도, 17.2도 및 19.4도에 회절 피크를 나타내는, 2-{4-[N-(5,6-디페닐피라진-2-일)-N-이소프로필아미노]부틸옥시}-N-(메틸술포닐)아세트아미드의 I형 결정 |
2-{4-[N-(5,6-디페닐피라진-2-일)-N-이소프로필아미노]부틸옥시}-N-(메틸술포닐)아세트아미드의 화합물 |
| 이 사건 제4항 발명 |
이 사건 제1항 발명의 결정을 유효 성분으로 함유하는 당뇨병성 신경 장해 등 증상의 치료제 |
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2. 법리 적용
1) 출원발명과 선행발명의 차이
선행발명에는 셀렉시팍 결정의 존재 유무에 관하여는 기재되어 있지 않다는 점에서 이 사건 제1항 발명과 차이가 있다.
2) 그러한 차이를 극복하고 출원발명을 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지 여부
선행발명은 셀렉시팍의 화합물을 개시하고 있는데 그 형태가 결정형(crystal form)인지 무정형(amorphous form)인지에 대하여는 밝히지 않았고, 이 사건 제1항 발명의 출원 당시 셀렉시팍이 다양한 결정 형태(결정다형성)를 가진다는 점 등이 알려져 있었다고 볼만한 자료도 없다. 선행발명에 개시된 셀렉시팍 화합물과 이 사건 제1항 발명이 청구하는 제I형 결정형은 각각의 형태를 도출하기 위한 출발물질은 물론 용매, 온도, 시간 등의 구체적인 결정화 공정 변수가 상이한데, 피고가 제출한 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식에 관한 자료만으로는 통상의 기술자가 결정화 공정변수를 적절히 조절하거나 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 선행발명으로부터 위와 같은 특성을 갖는 제I형 결정형을 쉽게 도출할 수 있는지 분명하지 않다.
선행발명에는 입자 직경, 잔류용매량, 재결정에서의 불순물 제거 효과, 안정성 등과 관련하여 제Ⅲ형 결정형 수준의 효과를 나타내는 셀렉시팍의 결정형조차 공지되어 있지 않다는 점을 고려하면, 피고가 제출한 자료만으로는 제Ⅲ형 결정형 또는 제Ⅱ형 결정형에 비해 우수한 위와 같은 제I형 결정형의 효과를 선행발명으로부터 예측할 수 있는 정도라고 단정하기는 어려워 보인다.
3. 결론
대법원은 이 사건 출원발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 피고가 제출한 자료만으로는 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 이 사건 제1항 발명 및 제1항 발명의 결정을 유효성분으로 하는 이 사건 제4항 발명을 쉽게 발명할 수 있다고 단정하기는 어렵다고 보아, 원심판결을 파기·환송하였다.
【판결의 의의]
결정형 발명의 진보성을 판단할 때, 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것만으로 결정형 발명의 진보성이 부정된다고 단정할 수는 없으며, 통상의 발명과 마찬가지로 결정형 발명의 효과의 현저성을 참작하여 구성의 곤란성을 판단하여야 함을 확인할 수 있다. 만일, 선행발명으로부터 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 없는 경우 결정형의 발명의 진보성을 부정할 수 없다. 또한, 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 내용을 알고 있음을 전제로 사후적으로 그 발명의 진보성을 판단하여서는 안 된다는 점을 다시 한번 강조하였다.
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