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1. 사건의 개요
가. 권리자 A는 2015년 1월경 “ ” 상표(이하, ‘이 사건 등록상표’라 함)를 상품류 제20류의 ‘침대 및 매트리스’ 등을 지정하여 출원하였고, 2015년 10월에 등록되었다.
나. B는 2020년 9월경 이 사건 등록상표는 제20류 ‘침대 및 매트리스’를 포함한 일부 지정상품에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호(구 상표법 제73조 제1항 제3호1)에 의하여 그 등록이 취소되어야 함을 주장하며 심판을 청구하였다.
다. 이에 대하여, 권리자 A는 ‘컨투어 코일 매트리스’ 관련 논문, 뉴스기사, 매장에서 제공하는 5단 리플렛, 매장 벽면에 전시된 홍보액자 등이 포함된 네이버 블로그 게시글을 사용 증거 자료로 제출하며, 이 사건 등록상표가 통상사용권자에 의해 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품인 ‘침구(직물제는 제외), 침대 및 매트리스’에 정당하게 사용되었으므로, 등록취소사유에 해당하지 않음을 주장하였다.
라. 또한, 권리자 A는 등록상표의 사용증거로 통상사용권자가 제3자와 매트리스 공급거래시 교부한 거래서류(물품공급계약서, 견적서, 거래명서세서)에 ‘컨투어코일(Countour Coil)’, ‘컨투어코일’이 표기된 증거자료 및 매트리스, 침대 제품의 판매, 광고를 위한 인터넷 사이트와 매장의 벽면 등에 게시된 광고물에 ‘COUNTOUR COIL’, ‘컨투어코일’이 표시된 자료를 제출하였다.
2. 특허심판원, 특허법원 및 대법원의 판단
가. 특허심판원(2020당2900) → 인용 심결 (등록취소사유 존재)
심판원은 등록취소사유를 판단함에 있어 “권리자 A가 제출한 네이버 블로그 게시글에 포함된 논문은 ‘컨투어 코일 매트리스’를 설명하고 있고, 뉴스기사에서도 ‘컨투어 코일 매트리스‘에 대해 ‘매트리스에 적용되는 스프링 시스템’을 의미하는 것으로 기술하고 있어 상표로서 사용되지 않았다. 뉴스기사에서 ‘컨투어 코일’은 매트리스의 한 종류 정도로만 언급되고, ‘베스트슬립’을 상표로 하는 침대 브랜드에 관한 홍보 및 판매 등이 비중 있게 다뤄지고 있어, ‘베스트슬립’을 출처표시로 사용한 것으로 보인다. 또한, 매트리스는 제품의 측면이나 후면 등에 라벨을 부착하여 출처표시를 하는 것이 일반적인데, 이 사건 등록상표가 표기된 매트리스의 사진, 매출액, 광고실적 등을 제출하지 않았고, best sleep 홈페이지에 ‘컨투어 코일’이 표시된 매트리스 제품이 전시되어 있지 않으므로 상표 사용에 해당하지 않는다”고 하여 불사용취소심판에 대한 인용 심결을 내렸다.
나. 특허법원(2021허5259) → 인용 판결 (심결 위법, 등록취소사유 부존재)
반면, 특허법원은 “이 사건 등록상표의 통상사용권자인 C가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 매트리스 공급거래의 상대방에게 ‘컨투어코일(Countour Coil)’, ‘컨투어코일’이 표시된 거래서류(물품공급계약서, 견적서, 거래명서세서)를 교부하였으며, 이는 ‘상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’로서 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 ‘상표의 사용’에 해당한다고 할 것이다.
또한, 통상사용권자 D는 매트리스, 침대 제품의 판매, 광고를 위한 인터넷 사이트와 매장의 벽면 등에 게시된 광고물에 ‘ ’을 표시하는 등 우측 상단에 ‘TM’을 부기하여 사용하고, 홍보물의 정면 중앙부에 굵고 큰 글씨로 강조하여 표시하는 등의 방법으로 이 사건 등록상표를 사용하여 왔는 바, 이는 이 사건 등록상표의 사용권자가 이 사건 등록상표를 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터잡아 사용한 것임을 명확히 보여주는 것이고 일반 수요자들도 이 사건 등록상표의 표시를 제품의 출처표시로서 인식할 것이라고 보는 것이 타당하다.”고 하여 특허심판원의 심결이 위법하며 이 사건 등록상표는 등록취소사유를 갖지 않으므로 불사용취소심판 심결취소소송에 대해 인용 판결을 내렸다.
다. 대법원(2022후10265 판결) → 상고 기각 (특허법원 판결 적법, 등록취소사유 부존재)
대법원은 “상표법은 ‘상표’에 관하여 ‘자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다’고 규정하는 한편(제2조 제1항 제1호), ‘상품에 관한 광고⋅정가표⋅거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’를 ‘상표의 사용’으로 규정하고 있다[제2조 제1항 제11호 (다)목, 이하 ‘(다)목’이라 한다]. (다)목의 ‘거래서류’는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다(대법원 2002. 11. 13.자 2000마4424 결정 참조).
이 사건에서 상품의 판매업자가 지정상품과의 구체적인 관계에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 이를 교부하였다면, 그러한 행위를 통해 그 거래서류를 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 행위는 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 널리 알리는 행위로서 (다)목이 규정하고 있는 상표의 사용에 해당한다.
따라서, 원심판결은 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나, 상표법상 상표의 사용이나 상표등록의 취소사유에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.”고 판단하여 상고를 기각하였다.
3. 본 판결의 시사점
본 사건의 취소사유로 논의된 상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자에게 사용의무를 부과하여 일정기간 사용하지 않은 상표를 취소시킴으로서, 제3자의 상표선택기회를 넓히고 등록주의를 보완하는 취지의 규정이다. 따라서, 등록상표에 대해 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용취소심판이 청구되는 경우, 상표권자는 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 등록상표를 사용했다는 사실을 입증해야만 등록을 유지시킬 수 있다.
본 사건에서는 상표가 설명적 용도로 기재되었거나, 다른 출처표시가 명확히 기재되어 있는 경우에는 상표적 사용에 해당되지 않는다고 판단한 반면, 거래서류에 상표가 표기되었거나 ‘TM’을 결합하여 표기한 것에 대해서는 자타상품 식별표지로 보아 상표적 사용으로 인정했다. 상표법 제2조 제1항 제11호에서는 ‘등록상표의 사용’에 대해 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’, ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그와 같은 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위’, ‘상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’ 등을 규정하고 있다.
위와 같은 사항을 참고하여, 등록상표의 권리자는 상표등록유지 및 안전한 사용을 위해 제3자의 취소심판 청구에 대비하여 상표적 사용이 인정될 수 있는 사용증거자료를 미리 확보해둘 필요성이 있다.
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