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외국어로만 이루어진 상표가 크게 늘어나고 SNS, 바이럴 마케팅 등의 광고매체가 활발해짐에 따라 상표 호칭의 중요성이 대두되고 있는 바, 최근 “다윗과 골리앗”의 분쟁이라고 불릴 정도로 업계에 화제가 되었던 케이스로, “MAGNA” 상표 분쟁이 있다. 이 사건에 대하여 알아보고, 이 분쟁이 주는 시사점에 대하여 생각해 보기로 하겠다.
1. MAGNA 상표 분쟁의 개요
볼빅은 2009년부터 골프공 ‘MAGMA’를 판매해왔는데, 2018년 캘러웨이골프가 ‘Magna’ 상표를 국내에 등록하면서 볼빅과 캘러웨이 간 다툼이 시작됐다.
캘러웨이는 세계적인 골프용품 회사인데 반해, 볼빅은 한국 업체로, 골퍼들 간 혼동을 줄 뿐 아니라, 볼빅이 캘러웨이사의 상표를 본 따서 만든 것처럼 인식될 수 있어 볼빅은 2019년 특허심판원에 상표등록 무효심판을 제기했다.
특허심판원은 직권조사를 통해 캘러웨이골프의 골프공이 ‘네이버 쇼핑’ 등에서 ‘캘러웨이 슈퍼소프트 매그나 골프공’으로 판매되고 있고, 실제 사용실태를 조사한 바에 따르면 마그나로 사용되는 것은 찾을 수 없다고 하면서 비교적 짧은 3음절이면서 첫음절이 ‘매’와 ‘마’로 차이가 있고, 일반적으로 어두인 첫음절이 강하게 인식되는데 마지막 음절이 ‘나’와 ‘마’로 차이가 있는 점을 고려하면 (매그나와 마그마는) 전체적으로 비슷하지 않다”고 판단하여 무효심판청구를 기각하였다.
하지만 특허법원 재판부는 “이 사건 등록상표 Magna는 국내 일반 수요자와 거래자들에 의해 마그나 또는 매그나로 호칭될 수 있고, ‘마그나’로 호칭될 경우 이 사건 등록상표와 선등록상표의 호칭은 ‘마그마’와 ‘마그나’로 서로 유사하므로 캘러웨이골프의 Magna 상표 등록은 무효가 돼야 한다”는 결론을 내렸다.
이후 볼빅 측은 캘러웨이의 상표사용에 대해 상표권 침해금지청구를 제기했고, 재판부는 특허법원과 같이 볼빅의 손을 들어줬다. 재판부는 “상표의 유사함의 판단에 있어 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라 수요자의 대부분이 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의해 정해진다”라고 하며 “하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있다면 그 중 하나만 유사하더라도 유사성을 인정할 수 있다”고 판단하면서, 재판부는 캘러웨이에 손해배상금 2000만원 지급과 함께, ‘Magna(매그나, 마그나)’ 상표를 골프공에 표시하지 않도록 했다. 또 기존 재고 상품에 대한 폐기도 명령했다.
한국 소비자들이 Magna를 ‘마그나’로 호칭하는 이상, 유사성을 인정해야 한다는 것이다. 국내 쇼핑몰이나, 소비자들이 운영하는 블로그에서 캘러웨이의 상품을 ‘마그나’라고 호칭하는 사례들이 근거가 됐다.
2. MAGNA 상표 분쟁의 시사점
본 MAGNA 상표분쟁에서의 쟁점은 외국어 상표의 호칭에 있어 그 발음을 일반 수요자의 기준에서 판단했다는 것이 될 수 있겠다.
외국어 상표의 호칭에 대해 이와 유사한 판례로서
“원심에 나타난 증거만으로는 우리나라의 거래자나 수요자가 일반적으로 "LOTS"를 '로트스'로 호칭한다고 인정하기 부족하고, 오히려 문교부 고시 제85-11호(1986. 1. 7.)의 외래어 표기법에 "어말 또는 자음 앞의 [ts]는 '츠'로 적는다."고 되어 있는 점 등에 비추어 보면 우리나라 거래자나 수요자의 대부분이 "LOTS"를 '롯츠'나 '랏츠'로 호칭할 개연성이 높다고 할 것이며, 이 사건 등록상표가 '롯츠'나 '랏츠'로 호칭되는 경우 양 상표는 호칭에서의 현저한 차이로 인하여 전체로 유사한 상표에 해당한다고 할 수 없음 (2004후2628 판결)”
“상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙으로 ‘ZEISS’를 수요자나 거래자가 ‘자이스’라 부르고 있음에도 일부영어단어의 발음사례만을 기초로 ‘제이스’라 호칭된다고 단정한 판단은 위법이 있고 (2004후2093 판결)”
등의 판례가 있다.
이와 같은 판례들로부터 미루어 볼 때, 외국어로만 구성된 상표에 대하여 한글 상표에 대한 출원 여부가 고민이 된다. 미디어와 매체의 발달로 영어 뿐 아니라 세계 각국의 언어로 된 상표가 사용되고 있는데, 이에 대하여 출원인은 외국어로 된 상표 뿐 아니라, 자신이 사용하고 싶은 호칭에 대한 한글 발음 상표를 별도로 출원할 필요성이 대두된다. 특히 일반 수요자들이 그 발음을 쉽게 인식할 수 있는 단어가 아니라, 조어상표 또는 영어가 아닌 제3 외국어 등 잘 알려지지 않은 단어를 상표로 정할 경우 한글상표를 별도로 출원하거나, 인터넷 등에서 한글발음으로 된 상표를 많이 사용함으로써, 다른 호칭으로 인식되어 의도하지 않게 다른 상표와의 분쟁이 생기는 것을 피할 수 있을 것이다.
또한, 특허심판원에서는 직권조사를 통하여, 쇼핑몰에서의 명칭사용 등을 근거로 ‘magna’가 ‘매그나’ 또는 ‘매그너’로만 사용된다고 판단하였으나, 특허법원에서는 사용증거로 제출된 바에 의하여 일반 수요자들은 ‘마그나’로도 호칭한다는 사실을 인정하였음을 눈 여겨 볼 때, 쇼핑몰에서의 명칭은 주로 판매자의 요청에 의해 특정되어지는 경우도 있고, 중개업자들에 의해 판매될 경우에는 일반수요자들이 쉽게 인식하는 호칭으로 등록하는 경우도 있으며, 일반수요자들도 개인 SNS나 파워블로거 등 매체의 역할을 하는 경우 이들의 상표 사용도 일반수요자의 인식에 큰 영향을 미치므로, 일반수요자의 기준에서 인식되는 호칭에 대해 어떠한 자료로 입증할 것인가에 대한 고민이 필요해 보인다.
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