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미국 특허법상 수리권 해석
미국 변호사 최동순

최근 삼성디스플레이는 17개 미국 수입업체의 수리용 OLED 수입에 대해 자사의 OLED 특허권을 침해했다며 국제무역위원회에 337조 부당수입 소송을 제기했다(출처: https://www.thelec.kr/news/articleView.html) idxno=19614).

특허 침해 피고인들은 수리권(“right to repair”) 및 특허 소진론(patent exhaustion doctrine)에 입각해 침해 주장에 이의를 제기할 가능성이 높다.

미국 대법원과 연방순회항소법원은 특허 물품의 수리와 그것이 특허 침해와 어떻게 관련되는지를 이미 판단한 바 있다. 특허 물품의 “수리”는 특허 침해 주장에 대한 완전한 방어이다. 허용 가능한 수리로 간주된 특허 물품의 특허가 부여되지 않은 구성 요소의 분해, 재가공, 청소, 수리 또는 크기 조정이 포함되며, 그러한 행위가 기존 특허 물품의 유효 수명을 연장하는 경우에 해당한다. 반면에, 금지된 "복원"은 일반적으로 특허 물품이 쓸모 없게 된 후에 만들어진 새로운 물품의 더 광범위한 재생산을 일컫는다. 따라서 수리와 복원의 구분은 주로 제품의 예상 수명과 예비 부품의 특허 부여 여부에 달려있다. 따라서, 수리는 특허 제품이 예상되는 자연 수명에 도달할 수 있도록 특허 제품의 일부를 특허가 부여되지 않은 부품으로 단순히 교체하는 것이며 특허 침해가 아닌 것으로 예외적으로 간주된다. 반면에, 복원은 새로운 기사가 실제로 생산되는 것과 같은 기사의 진정한 재구성으로 제한된다. 즉, 복원은 본질적으로 새로운 두 번째의 물품을 만들어 특허가 부여된 물품을 침해하는 것이다.

이것은 특허 소진론에 모순되는 것처럼 보일 수 있다. 특허 소진론에 따라 특허권자가 처음으로 특허 제품을 판매하면 특허권자는 더 이상 특허 제품의 사용 또는 처분에 대한 통제권을 갖지 못한다. 즉, 특허제품의 구매자는 별도의 제한 없이 특허제품을 사용, 재판매, 라이선스 등을 할 수 있다. 그러나, 연방순회항소법원은 특허 소진론은 기존의 특허 제품에만 적용되며 수리 중인 부품이 특허를 부여받은 경우 수리로 적용되지 않는다고 판결했다. 이로 인해 부품 제조업체가 여러 특허의 조합을 사용하여 수리할 수 있는 사람의 권리를 제한할 수 있겠다.

결론적으로, 미국 법원은 특허법상 수리권은 존재하나 이 권리는 제한적이며 특히 수리에 사용되는 부품은 특허가 부여되지 않은 경우에만 수리권이 적용된다고 인정하였다.

현행 판례에 따르면, 수리용 OLED가 삼성디스플레이의 OLED 특허를 침해한다면 삼성디스플레이가 특허침해 혐의에 대해서 미국 수입업체 17곳을 상대로 승소할 가능성이 높다. 하지만, 미국에서는 최근에 바이든 대통령이 소비자의 수리권을 보장하는 행정명령 서명을 하였고, 미국 27개 주가 소비자의 수리권 관련 법안 발의를 했으며, 현재 미국에서는 소비자의 수리권이 보장되어야 한다는 정서가 강하다(출처: https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsSn=243&pNttSn=190440). 따라서, 삼성디스플레이가 자사 특허를 침해하는 수리용 OLED의 수입을 막는 데 성공하더라도 바이든 대통령이 제외 명령을 거부할지는 두고 봐야겠다.

[참고 자료]
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=61997d02-bebb-42b4-8de8-e7560989e9d6
https://faysharpe.com/repair-vs-reconstruction-of-unpatented-components-of-a-patented-article/