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1. 사건의 개요
| 이 사건 등록상표 |
선사용상표 |
(1) 출원번호/출원일:
(2) 구성: 
(3) 지정상품: 제5류의 생리대 등
(4) 권리자: 주식회사 질경이(이하, A) |
(1) 구성: 
(2) 사용상품: 생리대 등
(3) 선사용상표 사용자: 코튼 하이 테크, 소씨에다드 리미타다(이하, B사) |
가. 권리자 A는 2016년 6월경부터 선사용상표 “”를 사용하는 무효심판청구인 B사와 업무상 거래관계에 있었던 자로서, 2017년 9월 11일자로 상품류 제5류의 ‘생리대’ 등을 지정하여 상표 ‘’를 출원하였다.
나. 출원된 상표는 국내 수요자 사이에 특정인의 상품표지로 인식된 상표를 부정한 목적으로 출원하였으므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하고, 타인과의 계약이나 거래관계 등 특정한 관계가 있는 자로서 타인의 상표를 출원한 것이므로 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 거절결정이 통지되었다.
다. 이에, 권리자 A는 거절결정불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 출원일 기준으로 선사용상표가 해외 또는 국내 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려져 있었다고 인정하기는 부족하고, 선사용상표가 국내에서 생리대 등에 사용되거나 사용 준비 중이라는 점을 인정할 증거가 부족하다고 판단하여, 거절결정을 취소하였고 출원상표는 2019년 12월 24일자로 등록되었다.
라. “”를 선사용하던 B사는 대상상표에 대하여 상표법 제34조 제1항 제20호 및 제21호를 무효사유로 하여 무효심판을 청구하였다.
2. 법원의 판단
가. 무효사유의 취지
상표법 제34조 제1항 제20호는 『동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다』고 규정하여, 타인과의 계약관계 등을 통해 선사용상표를 알게 된 경우 신의성실의 원칙을 위반하여 출원된 상표의 등록을 허용하지 않고 있다.
나. 사건의 논점
이 사건 등록상표의 경우 표장 및 지정상품이 선사용상표의 상표 및 사용상품과 동일 또는 유사하며, 등록권리자가 무효심판청구인 B사와 업무상 거래관계가 있었다는 점, 이를 알고 출원하였다는 점은 인정되나 선사용상표가 “국내에서 사용 또는 사용 준비중인 타인이 사용한 상표”에 해당하는지가 문제가 되었다.
즉, 권리자 A(원고)는 상표법 제34조 제1항 제20호의 무효사유는 ‘타인의 국내에서의 상표 사용 또는 사용의 준비’를 전제로 하는데, 이 사건에서의 국내에서의 사용은 권리자 A에 의한 것일 뿐 무효심판청구인 B사(피고)의 사용이 아니라고 주장하며, 이 사건 등록상표의 출원인은 ‘타인’의 국내사용상표를 출원한 것이 아니라고 주장하였다.
다. 법원의 판단
대법원은 『선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표를 사용한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내 거래되도록 유통되게 하였다면, 이를 수입하여 유통한 제3자(이 사건 등록상표의 권리자)와의 관계에서 선사용상표는 ‘타인이 사용한 상표’에 해당한다.』고 판단하여, 이 사건 등록상표에 상표법 제34조 제1항 제20호의 무효사유가 있다고 판시하였다.
3. 본 판결의 시사점
본 사건의 무효사유인 상표법 제34조 제1항 제20호는 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 상표 및 상품이 동일, 유사하도록 출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 것을 입법취지로 하고 있다.
선사용상표를 국내에서 수입하여 유통한 제3자가 출원인이라고 하더라도, 선사용상표에 관한 권리자가 상표를 표시한 상품을 그대로 국내에 유통하였다면 국내에서의 사용은 선사용상표에 관한 권리자(무효심판청구인 B)의 사용이며, 신의성실의 원칙을 위반한 것인지 여부에 중점을 두고 판단하여 국내에 유통한 자(권리자 A)가 해당 상표를 출원하는 경우에는 ‘타인이 사용한 상표’를 출원한 것이라고 판단하였다는 점에서 의의가 있다.
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