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1. 사건의 개요
| 이 사건 출원상표 |
선사용상표 |
(1)출원번호/출원일: 제40-2015-74012(2015.10.7.)
(2)구성: 
(3)지정상품: 상품류 구분 제16류의 신문
(4)출원인(청구인): 주식회사 제주일보방송 |
(1) 구성: 제주일보, 齊州日報
(2) 사용상품: 신문
(3) 선사용상표권자: 제주일보사
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가. 이의신청에 대한 원결정(이의신청번호: 제40-2017-3456호)의 거절이유
상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부 판단에 있어, 선사용상표의 알려진 정도, 표장의 유사 여부에 대해서는 양 당사자가 다툼이 없었으나, “부정목적이 있는지 여부”에 대해서는 대립이 있었다.
이에 특허청은 “이 사건 출원상표는 선사용상표에 화체된 신용과 고객흡인력에 편승하거나 제주일보사 또는 제주일보를 승계하고 있는 이의신청인에게 손해를 가하려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 상표라 할 것이므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호(현 상표법 제34조 제1항 제13호)에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.”는 거절이유로 이의신청 인용 결정을 하였다.
나. 본 이의결정에 대해 출원인은 거절결정불복심판을 청구하였다.
2. 특허심판원, 특허법원 및 대법원의 판단: 부정한 목적 인정
가. 특허심판원(2018원4791) → 기각 심결 (부정한 목적 인정)
거절결정불복심판에 대해 심판원은 “이 사건 출원상표는 비록 청구인이 법원의 강제매각절차를 통해 취득한 상표권이 소멸되자 그와 실질적으로 동일한 상표를 출원한 것이라 하더라도, 청구인에게 ‘제주일보’, ‘齊州日報’ 표지의 신문을 발행할 수 있는 정당한 권원이 없는 상태에서 ‘제주일보’, ‘齊州日報’ 표지에 축적된 주지성의 귀속주체인 제주일보사 또는 그를 승계한 이의신청인의 동의 없이 출원된 상표로서, ‘제주일보’, ‘齊州日報’ 표지의 명성과 신용에 편승하여 제주일보사 또는 이의신청인의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 출원된 상표라고 보아야 한다”고 하여 기각심결을 내렸다.
나. 특허법원(2020허2024) → 기각 판결 (심결 적법, 부정한 목적 인정)
특허법원은 “이 사건 출원상표는 그 출원 당시 국내에서 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 사용한 상표에 해당하므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 의하여 그 등록을 받을 수 없고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.”는 이유로 기각판결을 내렸다.
다. 대법원(2020후11622 판결) → 상고 기각 (특허법원 판결 적법, 부정한 목적 인정)
가) 출원상표의 출원인에게 위 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 부정한 목적이 있는지 판단함에 있어서는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결 등 참조).
나) 상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 입법 목적으로 하여 상표권 등록과 사용, 관련 쟁송 등을 규정하고 있다. 위와 같은 상표법 등 지식재산권 관련 법령은 전체 법질서 안에서 조화롭게 해석·적용되어야 한다.
상표법 제34조 제1항 제13호는 이미 특정인의 영업상 신용이나 명성이 체화된 상표를 모방하여 출원함으로써 선출원주의에 따른 상표제도를 악용하는 것을 방지하기 위한 규정으로(앞서 본 대법원 2013후1986 판결 등 참조), 그 요건인 ‘부정한 목적’의 해석·적용 역시 전체 법질서와 조화를 이루어야 한다.
출원인과 선사용상표를 사용해온 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인·허가 또는 등록 등을 둘러싸고 여러 차례 민사소송이나 행정소송 등이 확정되었다면 이러한 일련의 경위와 결과는 ‘부정한 목적’의 해석에서 모순되지 않도록 고려되어야 하며, 위 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다.
3. 상표법 제34조 제1항 13호 부정 목적 판단의 구체적인 내용
<제주일보 등록상표들>
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표장 |
등록일 |
등록번호 |
무효심결확정일 |
| 제주일보 등록상표 1 |
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1997-09-29 |
40-0379115 |
2016-08-20 |
| 제주일보 등록상표 2 |
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1997-10-31 |
40-0382276 |
2016-08-20 |
| 제주일보 등록상표 3 |
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1991-09-27 |
40-222172 |
2015-05-01 |
가. 원심 판단의 내용 요약
원고는 반복하여 출원 전 위 제주일보 등록상표 3건을 양수받은 사실을 기화로 선사용상표의 지위를 정당하게 승계하는 자이고, 등록상표권의 효력에 기하여 자유롭게 추가로 출원할 수 있는 권원을 지닌 자임을 주장하였으나, 법원은 1) 출원인은 출원 전 양수받은 등록상표 3건 중 1건이 무효심결이 확정되어 나머지 2건도 무효로 될 수 있다는 점을 충분히 예상하고 그 효력을 유지하기 위해 이 사건 출원상표를 출원한 점, 2) 신문사업 양도·양수 계약이 모두 대표권 남용으로 효력이 없어 제주특별도지사의 지위승계신고의 수리는 당연 무효이고, 원고는 신문사업자 등의 지위를 승계하지 못한 상태인 점, 3) 제주일보사와 원고 사이의 제1, 2차 양도·양수계약이 무효로 판단된 점, 4) 출원인의 등록상표 양수과정을 영업상의 신용이 함께 승계되는 것으로 평가할 수 없는 영업과 분리되어 표지만 이전되는 경우로 보아 출원인은 선사용상표권리자의 지위를 승계하는 자가 아닌 점등을 이유로, 이 사건 출원상표는 선사용상표의 명성과 신용에 편승하여 선사용상표권리자의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 출원된 상표라고 판단하였다.
나. 대법원 판시 내용
원심은 그 판시와 같이, 제주일보사의 경영위기와 ‘제주일보 비상대책위원회’ 측에 의한 참가인의 설립, 제주일보사와 참가인 사이의 약정, 원심 판시 제주일보 등록상표들에 대한 무효심결의 확정, 제주일보사와 원고 사이의 제1, 2차 양도·양수계약이 관련 고소사건, 상표권침해금지사건, 신문사업자지위승계신고수리 무효확인소송 등에서 모두 무효로 판단된 내용 등 제주일보사, 참가인 등을 둘러싼 일련의 경위를 인정한 다음 이를 종합하면, 원고는 이 사건 출원상표를 출원할 당시 제주일보사 내지 참가인을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표의 명성과 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 제주일보사의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 있었다고 판단하였다.
원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법 제34조 제1항 제13호의 ‘부정한 목적’에 관한 심리미진, 이유불비, 법리오해 등의 위법이 없다.
4. 시사점
본 판례는 상표법 제34조 제1항 제13호의 요건인 부정한 목적의 판단에 있어, 그 상표와 관계되어 여러 차례 민사소송이나 행정소송 판결 등이 확정되었다면 이러한 판단내용은 ‘부정한 목적’ 판단에 있어 모순되지 않도록 고려되어야 하며, 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다는 점을 명확히 확인하였다. 특히 이번 사건은 ‘신문법’ 등 행정법상 규정 및 판례 내용을 상표법상 판단에 모순되지 않는 한도 내에서 고려한 점이 눈에 띈다.
따라서 실제 상표법 제34조 제1항 13호를 주장하는 경우, 상표법상 다른 조치 뿐만 아니라, 상표법상 논리에 위배되지 않는 한도 내에서 그 상표권의 양도·양수계약에 관한 소송, 행정처리 무효확인 소송 등 여타 다른 법률의 규정을 적극적으로 활용하고, 그 판단을 유력한 증거로 활용하는 방안을 도모해야 할 것이다.
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