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1. 사건의 개요
【원고, 피상고인】OOOOOO인크 외 1명
【피고, 상고인】OOOO 주식회사
| 등록상표 |
사용표장 |
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원고 중 1인이 등록상표를 성기능장애 치료용 약제를 지정상품으로 하여 상표로 등록을 받았고, 디자인으로도 등록을 받은 이후, 다른 원고 1인 (자회사)이 1998년경부터 등록상표와 등록디자인의 제품을 독점적으로 수입/판매하고 있었음. 피고는 사용표장의 형태로 피고의 제품인 의약품을 판매하고 있었음.
2. 재판경과
- 서울중앙지방법원 2013.3.29. 선고 2012가합87022 판결
- 서울고등법원 2013.10.17. 선고 2013나26816판결
- 대법원 2015.10.15. 선고 2013다84568판결
3. 대법원 판결
가. 판결요지: 등록상표와 乙 회사 제품들의 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만, 형태에 차이점도 존재할 뿐만 아니라, 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있는 乙 회사의 제품들은 포장과 제품 자체에 기재된 명칭, 乙 회사의 문자상표 및 상호 등에 의하여 등록상표와 구별될 수 있으므로, 등록상표와 乙 회사 제품들의 형태가 수요자에게 오인ㆍ혼동을 일으킬 우려가 있다고 하기는 어려워 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다.
나. 판결내용: 원심은 그 판시와 같은 사실들을 인정한 다음, 이 사건 등록상표와 같은 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열 색채의 결합으로 이루어진 원고들의 ‘비△그라’ 제품들(이하 ‘원고 제품들’이라 한다)의 판매기간과 판매량, 원고들의 ‘V◑□♤ra’ 및 ‘비△그라’문자 상품표지와 별도로 ‘Blue diamond is forever’ 문구ㆍ푸른색 다이아몬드 사진ㆍ손바닥 위의 푸른색 마름모 도형 그림 등을 활용하여 이루어진 이 사건 등록상표에 대한 지속적인 광고 활동, 이 사건 등록상표가 ‘푸른색 다이아몬드 모양’ㆍ‘마름모꼴의 푸른색 알약’ㆍ‘블루 다이아몬드’ 등으로 지칭되면서 언론 보도 등을 통하여 노출된 빈도, 수요자 인식에 관한 설문조사 결과와 원고들의 ‘V◑□♤ra’ 및 ‘비△그라’문자 상품표지의 압도적인 주지 저명성이 그 상품의 형태인 이 사건 등록상표에도 상당 부분 전이된 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록상표는 그 상표출원 전에 오랜 기간 특정상품에 사용된 결과 수요자 간에 그 상표가 원고들의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식되어 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 여지가 충분하고, 문자표장이 부기되어 있다는 사정이 이와 같이 보는 데 방해가 되지 아니하므로, 이 사건 등록상표가 식별력이 없다는 사유로 그 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하다고 할 수 없다고 판단하였다.
앞서 본 법리와 기록에 의하여 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 구 상표법 제6조 제2항에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.
원심판결 이유와 기록에 의하면, 내복용 알약에는 다양한 크기, 형상, 색깔이 존재할 수 있어 이용 가능한 대체적 형상이 다수 존재하고, 이 사건 등록상표의 지정상품인 심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용 약제가 실제로 이 사건 등록상표와 같은 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열의 색채가 아닌 다른 색채와 형상으로도 여러 업체에서 생산되어 판매되고 있는 점, 또한 위 형상과 색채의 결합이 알약의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 요소가 발휘된 것이라고 보기는 어려운 점 등을 알 수 있다. 이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 상표등록을 받고자 하는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 해당한다는 사유로 그 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하다고 할 수는 없다.
같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상표법 제7조 제1항 제13호에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.
이 사건 등록상표와 피고 제품들의 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만, 그 형태에 차이점도 존재할 뿐만 아니라, 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있는 피고 제품들은 그 포장과 제품 자체에 기재된 명칭과 피고의 문자상표 및 상호 등에 의하여 이 사건 등록상표와 구별될 수 있다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록상표와 피고 제품들의 형태는 수요자에게 오인ㆍ혼동을 일으킬 우려가 있다고 하기는 어려워 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다.
그러므로 나머지 상고이유 주장에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리ㆍ판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
4. 본 판결의 의의
본 판결은 식별력이 부족한 색채가 결합된 의약품의 형태의 상표에 대해, 오랜 기간 독점적, 계속적으로 사용하여 왔으며, 이에 설문조사 등을 통해 널리 인지된 사실을 통해 상표법과 부정경쟁방지법상 특별현저성을 인정받은 점에 있어 의의를 지니고 있다. 특히, 원고의 실제 사용은 블루 다이아몬드의 형태에 문자가 음각으로 새겨져 있으나, 지속적인 광고활동, 설문조사를 통해 색채와 형태만에 대해서도 특별현저성을 획득하였음을 인정받아 그 의미가 새롭다고 판단된다.
나아가, 사용에 의한 식별력이 부족함이 명백한 경우에 있어 무효로 될 것임이 명백한 점에서 권리남용으로 무효심결 전이라도 그 권리를 인정하지 않아 상표권 침해에 해당하지 않는다고 본 대법원 2012.10.18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결에도 불구하고, 사용에 의한 식별력 주장을 통해 무효사유가 명백하지 않는다는 반론을 인정받을 수 있다는 점에서 의의가 있다고 생각된다.
또한, 상표의 유사여부를 판단함에 있어서, 등록된 상표와 공통점은 인정하면서도 구체적, 개별적 사정에 의해 표장이 비유사하다고 보았고, 사용에 의한 특별현저성을 획득하여 상표권이 유효함에도 그 권리범위를 좁게 해석하는 것으로 보아, 식별력이 부족한 표장에 대해서 사용에 의한 식별력을 인정한 경우에 유사범위 해석에 일정한 기준을 제시한 점에서도 의의를 지니는 것으로 생각된다.
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