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1. 서론
미국 특허출원 심사기간을 단축시킬 수 있는 제도로 Track One 우선심사, 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH) 및 한·미 특허 공동심사 프로그램(Collaborative Search Pilot Program, CSP)을 들 수 있다.
2. Track One 우선심사(Prioritized Examination)
(1) 개요
출원과 동시에 진행되어야 하는 우선심사청구를 통하여 심사기간을 6개월 이내로 단축시킬 수 있는 제도이다.
(2) 절차 및 요건
- 원(original)출원이어야 하고, 출원과 함께 우선심사를 청구하여야 한다. 계속 출원도 포함된다.
- 모 출원에 우선심사 청구를 하였더라도, 계속 출원에서는 우선심사가 적용된 것이 아니므로, 계속 출원에서 우선심사 청구를 추가로 하여야 한다.
- RCE(Request for Continued Examination)를 제출한 경우에도 우선심사를 청구할 수 있으며, 1차 거절이유 발송 전에 이를 청구하여야 한다.
- 클레임 수는 독립항 4개, 전체 청구항 30개 이하여야 한다.
- 우선심사 수수료를 납부하고, 미국 특허청(USPTO)에서 정한 건수 이내에 해당하여야 진행할 수 있다.
(3) 장단점
가속심사 프로그램(Accelerated Examination Program)보다 더 적은 요건을 요구하며 또한 사전심사 검색(Pre-examination search)을 수행할 필요가 없으나, 다소 높은 우선심사청구 관납료가 요구된다. 실체적 요건이 없고, 형식적 요건으로 4개 독립항을 포함하여 30개 이하의 청구항만 제출하면 이용 가능하며, 6개월 이내 심사 결과를 받을 수 있고 12개월 이내 최종 처분될 수 있다.
3. 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH)
(1) 개요
시행국에 공통으로 특허를 출원한 출원인이 상대국에서 우선심사 또는 조기심사를 받아 신속하고 효율적으로 특허권을 취득할 수 있는 제도이다. 한국에 선출원한 후 우선권 주장으로 미국 출원을 진행하여 한국에서 심사 결과가 나온 경우로서 1개 이상의 청구항이 허여된 경우, 청원서와 함께 한국 출원 관련 자료의 번역을 미국 특허청 심사관에게 제출하여 빠른 심사 결과를 받아볼 수 있다.
(2) 절차 및 요건
- 상대국 특허출원을 우선권 주장의 기초로 한 특허출원(PCT 출원의 국내단계진입출원 포함)일 것
- 상대국 특허출원의 특허청구범위에 상대국 특허청 심사관이 특허가능하다는 판단을 내린 청구항이 한 개 이상 존재할 것
- 특허출원의 모든 청구항은 상대국 특허청에서 특허가능하다고 판단된 청구항과 동일하거나 청구범위를 감축할 것
- 상대국 특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항이 포함된 특허청구범위 및 그 번역문, 상대국 특허청이 발부한 심사관련통지서 및 그 번역문, 상기 심사관련통지서에 인용된 선행기술 등의 서류를 제출할 것
(3) 장단점
PPH진행은 미국 출원 후 미국특허청 심사관의 심사가 개시되기 이전까지 언제든지 가능하지만, 해외 특허의 등록 및 등록 청구항 실제 동일 등 실체적 요건을 만족해야 한다. 따라서 한국 특허보다 더 넓은 권리범위로 미국 특허를 받기 위해서는 적합하지 않다.
4. 한·미 특허 공동심사 프로그램(Collaborative Search Pilot Program, CSP)
(1) 개요
동일한 발명이 한·미에 특허출원되고 양 출원의 최우선일(출원일 또는 우선일 중 빠른 날)이 동일한 경우, 출원인의 신청에 의해 심사에 필요한 선행기술문헌 정보를 양국 심사관이 공유하여 심사에 활용할 수 있는 제도이다.
(2) 절차 및 요건
- 양국의 일반심사 루트에 ‘CSP 신청, CSP 신청요건심사, 양국 선행기술 교환, 양국 심사착수 결과 교환’ 절차가 추가됨
- 양국 간에 ’CSP 신청사실, 신청요건 심사결과(가결정, 보완요구, 결정), 선행기술 정보, 심사착수 결과‘를 교환함
- 다음 신청요건을 만족해야 함
① 양국 출원의 최우선일이 동일할 것
② 신청 전 또는 신청과 동시에 심사청구할 것
③ 양국 출원이 심사착수 전일 것
④ 하나의 출원에 기초하여 신청할 것
⑤ 양국 출원의 대응 독립항이 동일할 것
⑥ 최우선일이 2013년 3월 16일 또는 그 이후일 것
⑦ 청구항이 20개 이하일 것 (독립항은 3개 이하)
⑧ 2개 이상 청구항을 인용하는 청구항이 없을 것 (미국특허청 신청요건)
⑨ 발명의 단일성을 만족할 것
(3) 장단점
양국 특허청이 선행기술 조사결과를 사전에 공유해 심사함으로써 특허권의 법적 안정성을 향상시킬 수 있고, 해당 신청 건에 대한 우선 심사로 양국에서 조기에 특허권 취득이 가능하다. 최초 심사 결과를 받을 때까지 1차 시범사업 기준 7.5개월이 소요된다.
5. 시사점
한미 양국에 진출하는 기업이라면 신속한 미국 특허의 등록을 위해서 Track One 우선심사, 특허심사하이웨이 및 한·미 특허 공동심사 프로그램을 적극적으로 활용할 필요가 있다. Track One 우선심사의 경우 관납료가 높은 편이나 통상 1년 이내에 등록이 완료될 수 있다. 한국에서 특허 등록이 된 경우에는 특허심사하이웨이를 통해 미국 특허의 심사를 앞당길 수 있으나 권리범위가 한국 특허권과 동일하게 제한된다는 조건이 있다. 한국과 미국에 동시에 특허를 진행하는 경우에는 한국과 미국 심사관들이 선행기술문헌 정보를 공유하고 심사에 활용하여 빠른 심사를 하도록 하는 한·미 특허 공동심사 프로그램을 고려해볼 만하다.
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