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1. 사건의 개요
가. 권리자 A는 2014년 7월 표장 “ ” (이하, 이 사건 등록상표)에 대하여 상품류 제3류의 ‘화장품’ 등을 지정하여 출원하였고, 별도 의견제출통지 없이 2015년에 등록되었다.
나. 등록이후, 권리자 A는 이 사건 등록상표를 기반으로, 화장품에 표장 “ ”를 사용하고 있던 B에게, 상표권 위반을 이유로 한 형사고소를 진행하였다.
다. 이에 대하여, B는 이 사건 등록상표가 ‘벌이나 로얄젤리를 함유한 상품‘ 등을 의미하는 것으로 인식되어 지정상품의 성질표시(품질, 원재료, 성분)가 직감되는 표장이므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호(현 제33조 제1항 제3호)의 무효사유 하 무효심판을 청구하였다.
2. 원심_특허심판원 및 특허법원의 판단
가. 특허심판원 (2020당1866호 사건) -> 기각심결 (식별력 인정)
심판원은 결합상표의 식별력 판단에 있어 표장의 구성부분 전체를 하나로 보아 특별현저성이 있는 지의 여부를 판단하여야 할 것인데, 이 사건 등록상표는 그 전체로서 지정상품인 ‘화장품’ 등의 품질, 원재료, 효능 등의 의미를 표시하는 것으로 사용되고 있다고 볼 만 한 자료가 없고, 전체로서 ‘여왕벌’ 또는 ‘벌이나 로얄젤리를 함유한 상품‘의 의미로도 쉽게 인식된다고 보기도 어려우므로, 지정상품의 성질(품질, 원재료, 성분)이 직감된다 볼 수 없어 구 상표법 제6조 제1항 제3호(현 제33조 제1항 제3호)의 무효사유에 해당되지 않음을 이유로 심판청구를 기각하였다.
나. 특허법원 (2021허3604 등록무효(상) 사건) -> 인용판결 (식별력 부정)
반면, 특허법원은 기존의 특허심판원 심결을 뒤집으며, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료인 “로열젤리”나 “꿀”을 함유한 제품을 표시한 것이라고 직감된다고 판단하였다.
즉, 특허법원은 i) ‘로열젤리’와 ‘꿀’ 성분은 오래 전부터 피부 노화를 방지하고 피부에 영양을 공급하는 미용제품으로 ‘화장품 등’에 다수 사용되어 온 점, ii) ‘로열젤리’와 ‘꿀’을 원재료로 하고 있는 다수 화장품 명칭에 ‘ROYAL(로열 또는 로얄)’이 포함된 제품명이 국내에 잘 알려진 화장품 브랜드에 다수 존재하는 점, iii) A의 제품 역시 이 사건 등록상표를 표기함에 있어서 ‘AY’, ‘AZ’를 ‘ROYAL BEE’보다 크게 사용하고 있고, 실제 거래계에서도 ‘로얄비’만으로 호칭되기 보다는 ‘AY 로얄비’, ‘C AY 로얄비’ 등으로 호칭되고 있는 사정에 비추어, 수요자와 거래자는 화장품 등에 사용된 ‘ROYAL(로열 또는 로얄)’은 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 것 임을 쉽게 인식할 수 있다고 할 것이고, 여기에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 생산하는 ‘벌’을 의미하는 쉬운 영어단어인 ‘비(BEE)’가 함께 결합된 경우 더욱 쉽게 벌의 부산물인 ‘로열 젤리’나 ‘꿀’을 직감시킬 가능성이 높다고 판단하였다.
따라서, 이 사건 등록상표는 일반 거래계에서 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 용어로 사용되는 ‘로얄(ROYAL)’과 이를 생산하는 벌을 의미하는 ‘비(BEE)’가 단순 결합된 형태에 불과하므로, 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고, 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것은 공익상 타당하지 않은 바, 이 사건 등록상표의 식별력을 부정하였다.
3. 대법원의 판단 (2022후10128 등록무효(상) 사건) - 원심 파기 환송
그러나 대법원은 다시 원심인 특허법원의 판단을 뒤집고, 이 사건 등록상표의 식별력을 인정하였다.
특히, 대법원은 “두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결, 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결 등 참조)”는 판례를 인용하며, i) 'ROYAL BEE'는 'ROYAL'과 'BEE'를 결합하여 만든 조어로서 거래사회에서 일반적으로 사용되는 표현이 아닌 점, ii) '로열젤리'나 '꿀'을 원재료로 사용하지 않으면서도 '로열'이나 'ROYAL'을 포함하는 표장이 사용된 상품도 다수 존재하는 점, iii) '로열'이나 'ROYAL'의 사전적 의미나 거래상의 관념 등에 비추어, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료에 '로열젤리'나 '꿀'이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 사용되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 단정하기는 어렵다고 판시하였다.
나아가, 이 사건 등록상표는 고유한 의미를 내포한 두 개의 단어가 결합된 조어로서, 이로써 다른 사람들이 상품의 원재료에 '로열젤리'나 '꿀'을 사용하고 있음을 통상적인 방법으로 자유롭게 표시하는 데에 관하여 어떠한 영향을 미칠 수 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표가 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어려운 바, 등록상표가 지정상품의 원재료에 '로열젤리'나 '꿀'을 사용하고 있음을 직감케 하여 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 판단한 원심의 판단에는 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 대법원은 최종적으로 판시하였다.
4. 본 판결의 의의
식별력 없는 각 구성 'ROYAL(로얄)' 및 ‘BEE(비)’의 결합상표인 이 사건 등록상표 “”의 식별력 판단을 두고, 특허법원과 대법원의 판단이 갈렸다.
특허법원은 ‘로열젤리’와 ‘꿀’을 원재료로 하고 있는 다수 화장품 명칭에 ‘ROYAL(로열 또는 로얄)’이 포함된 사정에 비추어, 일반 수요자 및 거래관계자는 이 사건 등록상표를 보고 ‘ROYAL(로열 또는 로얄)’은 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 것임을 쉽게 인식할 수 있다고 할 것이며, 여기에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 생산하는 ‘벌’을 의미하는 쉬운 영어단어인 ‘비(BEE)’가 함께 결합된 경우 더욱 쉽게 벌의 부산물인 ‘로열 젤리’나 ‘꿀’을 직감시킬 가능성이 높다고 판단하였다. 따라서, 이 사건 등록상표는 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 용어로 사용되는 ‘로얄(ROYAL)’과 이를 생산하는 벌을 의미하는 ‘비(BEE)’가 단순 결합된 형태에 불과한 형태에 해당하여 전체적으로 식별력을 부정하였다.
반면, 대법원에서는 이 사건 등록상표의 'ROYAL BEE' 자체를 식별력 판단의 기준점에 먼저 두고, 'ROYAL BEE' 자체는 조어로서 거래사회에서 일반적으로 사용되는 표현이 아닌 점, '로열젤리'나 '꿀'을 원재료로 사용하지 않으면서도 '로열'이나 'ROYAL'을 포함하는 표장이 사용된 상품도 다수 존재하는 점, 'ROYAL'의 사전적 의미나 거래상의 관념 등에 비추어, 이 사건 등록상표가 일반수요자들에게 곧바로 '로열젤리'나 '꿀'이 사용되었음이 암시될 정도일 뿐 “직감”된다 볼 수 없다고 판단하였다.
두 개 이상의 기호·문자 또는 도형이 결합되어 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하고 있는 각 부분을 하나하나 떼어서 볼 것이 아니라 구성부분 전체를 하나로 보아 특별현저성이 있는지의 여부를 판단하여야 할 것이다.
그런데, 특허법원의 판단은 이 사건 등록상표의 전체를 식별력 판단의 기준점에 두었다 보다는, 구성부분 ‘로얄(ROYAL)’과 ‘비(BEE)’ 각각을 개별적으로 분리시킨 후, 그 제반사정에 기초하여 전반적인 식별력을 판단한 경향이 없지 않아 보이며, 대법원은 이러한 특허법원의 판단을 결합상표는 전체로서 식별력을 판단해야 한다는 원칙 하에서 파기하였다.
표장의 식별력에 관한 판단은 주관적인 판단에 기초할 수밖에 없고, 특히 위와 같은 식별력 없는 구성들의 결합상표라 하더라도 곧바로 식별력을 부정할 수 없으며, 전체적인 식별력 판단에 있어 객관적인 결론을 내리기는 쉽지 않다. 따라서, 단순히 식별력 없는 상표들의 결합상표라 하더라도, 보다 안전한 사용을 위하여는, 사용 전 반드시 전문가의 검토가 선행되어야 할 것이고, 나아가 출원을 진행하여 식별력에 대한 특허청의 공식적인 판단을 받아 두는 것이, 안전한 상표사용을 위해 아주 중요하다 하겠다.
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