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현재 R&D 관행상 단독으로 발명을 하는 경우는 거의 없으며, 복수의 연구자들이 공동으로 발명을 하는 경우가 보편적이다. 이처럼 공동 발명을 수행함에 있어 각 발명자들이 기여한 비율이 발명자 지분으로 보상액 산정에 고려되는 매우 중요한 요소임에도, 이에 대해서는 완전한 사적 영역으로 당사자간의 약정에 의해 정해지며, 현행 특허법상 이에 대한 기재나 보고 의무가 없다. 즉, 특허 절차상에서 발명자 지분을 표시할 기회가 없으며, 특허 공개공보나 등록공보상에서도 발명자 지분은 개시 대상이 되지 않는다. 따라서, 이하에서는 2인 이상이 공동으로 발명을 하여 특허를 받을 수 있는 권리가 복수의 당사자에게 귀속되는 경우, 공유지분의 표시와 관련된 규정 및 방법에 대해 살펴보도록 한다.
특허 출원은 발명을 한 사람 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고, 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. 즉, 2인 이상이 공동으로 발명을 한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(특허법 제33조).
따라서, 2인 이상이 공동으로 발명을 한 경우에는 공동으로 특허 출원을 해야 하며(특허법 제44조), 이를 위반할 경우 거절, 취소, 무효 사유가 된다(특허법 제62조 제1항, 제69조 제1항 및 제133조 제1항 제2호). 특허 출원에 대한 지분 또한 공동 출원인간의 약정에 의해 정해진다. 공동으로 특허 출원시 지분 표시는 의무사항이 아니며, 실무적으로도 지분 표시를 하지 않는 경우가 많다. 지분을 표시하고자 할 경우, 출원인은 특허출원서의 특허고객번호 아래 [지분] 항목을 추가하여 지분을 표시할 수 있다. 지분 표시는 출원인의 지분을 전체에 대한 비율 x/n과 같이 분수로 기재하는데, 반드시 전체 지분에 대한 비율로 기재해야 하며, 지분 약정을 증명할 수 있는 서면(지분 약정서 등)을 첨부해야 한다. 만약 출원서에 지분에 관한 기재가 없다면 공동 출원인은 각자 동일한 지분을 갖는 것으로 추정된다.
만약, 2인 이상이 공동 권리자로 등록되어 있으나, 지분이 등록되어 있지 않은 권리에 대해 공동 권리자들의 지분을 확인 등록 신청하려는 경우에는, “공유지분확인등록 신청서”를 특허청장에게 제출해야 한다. 이 경우, 공동 권리자 전원이 신청하고 인감 날인해야 하며, 지분 위에 이해 관계인이 있는 경우 이해 관계인 전원의 승낙서를 첨부해야 한다.
출원 단계는 물론 출원 이후의 단계에도 공유 특허에 대한 지분을 변경할 수 있다. 이는 특허뿐만 아니라 실용신안, 디자인, 상표에 대해서도 마찬가지이다. 지분을 변경하고자 하는 자는, 특허법 시행규칙 별지 제20호 서식 “권리관계변경신고서”에 그 취지를 기재하고, 지분 변경 원인을 증명하는 서류를 특허청장에게 제출해야 한다(특허법 시행규칙 제27조). 예를 들면, 계약에 의해 출원인의 지분을 변경하고자 하는 경우, 지분 약정서에 특허고객번호 신청에 사용된 도장을 날인 또는 인감을 날인하고 인감증명서를 첨부해야 한다. 권리관계변경신고서 내 [변경내용] 중 [변경전]과 [변경후] 항목에 각각 [성명], [특허고객번호], [지분]을 추가하고, 출원인의 수만큼 반복하여 적는다.
한편, 공동 출원에서 누락된 경우에는 법원에 지분의 이전을 청구할 수 있다(특허법 제99조의2 제1항). 이처럼 공유인 특허권 지분의 이전을 청구할 경우에는, 다른 공유자의 동의를 받지 않더라도 그 지분을 이전할 수 있다(특허법 제99조의2 제3항).
이상, 살펴본 바와 같이 공동 발명에 있어 발명자 지분은 보상과 관련된 중요한 사항임에도 약정에 의해 정해지고 계약서 상에만 기재되는 사항일 뿐, 특허법에는 관련 절차나 규정이 존재하지 않지만, 2인 이상이 공동으로 특허 출원을 하는 경우에는 지분의 표시나 변경 등이 가능함에 유의해야 한다.
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