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1. 사건의 배경
크리스퍼(CRISPR/Cas9) 유전자가위 분야 최고 권위자로 평가받는 미국의 UC버클리와 Broad Institute, Inc.(이하 “Broad”)는 치열한 특허 경쟁을 이어오며 전세계의 주목을 받아온 바 있다. Broad는 미국 MIT대학과 하버드대학의 오랜 연구협력으로 발전한 연구기관으로 2004년 출범되었으며 미국에서 크리스퍼 유전자가위의 출원일은 가장 늦었지만 우선심사제도를 통해 가장 먼저 특허를 등록시킨 바 있다.
2022년 2월 28일 미국 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board, 이하 “PTAB”)은 Broad와 Regents of the University of California, University of Vienna, and Emmanuelle Charpentier (이하 “CVC”) 사이의 저촉심사 (Interference)에 대한 판결을 내렸다. 저촉심사는 크리스퍼 유전자가위 원천특허가 출원된 2012년 당시 미국에서 적용되던 절차로 선발명주의 제도를 기초로 동일한 발명을 주장하는 2인 이상의 출원인이 존재할 경우 선발명자를 가리기 위해 저촉심사를 실시했다.
Broad는 2012년 12월 12일에 제출한 가출원을 기초로 우선일이 정해졌고, CVC는 2013년 1월 28일에 제출한 가출원을 기초로 우선일이 정해졌다. 그러나 양 당사자는 발명의 고안일(Date of Conception) 및 발명의 완성일(Date of Reduction to Practice)이 상기 우선일보다 앞선다고 주장하였다. 추가적으로 CVC는 Broad의 관련 특허와 출원에 진정한 발명자를 기재하지 않아 무효사유에 해당한다고 주장하였다.
2. 미국 특허심판원의 논리 및 최종 판결
PTAB은 CVC의 우선권 및 발명자와 관련된 주장을 기각하고 Broad의 주장을 받아들였다. 그 자세한 이유는 아래와 같다.
첫째, CVC가 주장하는 발명의 완성일인 2012년 8월 9일, 또는 발명의 고안일인 2012년 3월 1일은 입증 증거가 없어 설득력이 없다고 판단하였다. 발명의 완성일을 입증하기 위해서는 발명자가 실제로 실시예를 구현하였고 발명이 의도된 목적대로 작동하는 것을 보여줘야 한다. CVC는 CVC 발명자들이 2012년 8월 9일 비엔나 대학의 연구 그룹 리더인 레이블 박사가 진행한 제브라피쉬 배아 실험에서 CRISPR-Cas9 시스템을 테스트함으로써 발명을 완성하였다고 주장했다. 레이블 박사는 제브라피쉬의 변이를 확인하고 발명자 Chylinski 박사에게 이 사실을 알렸다고 증언하였고, Chylinski 박사는 다시 그 결과를 다른 발명자 Charpentier 박사에게 이메일로 알렸다고 증언하였다. 그러나 PTAB은 상기 이메일과 목격자들의 증언을 포함한 CVC의 어떤 증거도 레이블 박사나 그 어떤 발명자가 2012년 8월 9일 제브라피쉬 실험의 결과가 성공적이었다는 것을 인식하였음을 입증하지 못했다는 Broad의 의견에 동의했다. PTAB은 또한 레이블 박사가 수행하던 실험의 중요성을 고려할 때 레이블 박사가 2012년 9월 12일까지 CRISPR-Cas9 제브라피쉬 프로젝트를 포기한 것은 2012년도에 어떤 성공도 인식하지 않았음을 의미한다고 지적하였다. 그러므로 PTAB은 CVC 발명자들이 2012년 8월 9일까지 실제로 발명을 완성하지 않았다고 판결하였다.
둘째, CVC 발명자인 Doudna 박사와 Jinek 박사가 2012년 3월 1일 진핵세포에서 CRISPR-Cas9 시스템에 대한 발명의 고안을 완성하였다는 주장은 설득력이 없다고 판단하였다. 미국 특허법에서 발명의 고안 (Conception)은 다음과 같이 정의된다.
“Conception requires a ‘formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention’ . . . . ‘not just a general goal or research plan he hopes to pursue.’” “Conception is complete only when the idea is so clearly defined in the inventor’s mind that only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.”
발명의 고안을 입증하기 위하여 CVC는 2012년 3월 1일 이전에 발명자들이 포유류 세포에 CRISPR-Cas9를 사용한 실험을 계획했음을 보여주는 Doudna 박사와 Jinek 박사의 증언 및 관련 이메일에 의존하였다. 또한 CVC는 CRISPR-Cas9 시스템의 개략도를 포함한 2012년 3월 1일자로 된 Jinek 박사의 연구 수첩을 증거자료로 제출하고 발명자들이 2012년 3월 1일 발명의 완성을 위하여 부지런히 노력하고 있다는 증거로 진핵생물 세포에 CRISPR-Cas9를 사용한 발명자들의 실험 연구 자료 등을 증거자료로 제출하였다.
Broad는 CVC 발명자들은 상기 미국 특허법에서의 발명의 고안의 정의를 충족하지 못하였고 Jinek 박사의 2012년 3월 1일 수첩 페이지의 도식은 "naked idea"에 불과하다고 주장하였다. Broad는 CVC 발명자들이 2012년 3월 1일까지 발명에 대한 확실하고 영구적인 아이디어를 갖는 대신 "근본적인 문제에 대한 해결책을 추측할 뿐(merely guessing at solutions to fundamental problems)"이라고 지적하면서, 2012년 내내 CVC가 포유류 세포에서 CRISPR-Cas9를 사용한 여러 번의 실패를 했다고 지적하였다. PTAB은 CVC가 2012년 3월 1일이 발명의 고안일임을 입증하는 것에 실패했다는 Broad의 의견에 동의했다. PTAB은 CVC 발명자들이 발명의 고안일이라고 주장하는 2012년 3월 1일 이후 "광범위한 연구, 실험 및 수정”을 오랜 기간 진행한 점을 지적하였다.
셋째, PTAB은 Broad의 발명자들이 2012년 10월 5일까지 발명을 완성하였다고 판단하였다. Broad 발명자인 Zhang 박사는 2011년 2월 7일까지 게놈 편집을 위한 도구로 CRISPR 시스템을 알게 되었고, 2012년 7월 17일까지는 진핵세포에 사용할 CRISPR-Cas 시스템의 플라스미드 맵을 설계하였다고 증언하였다. Zhang 박사 및 Cong 박사는 CRISPR 시스템이 2012년 7월 17일 마우스 세포를 유전자 변형하는데 사용되었다고 증언했고, 그 결과는 2012년 10월 5일 Science지에 제출된 원고에서 보고되었다고 증언했다. Broad는 Zhang 박사가 상기 원고를 Science지에 제출한 것은 CRISPR-Cas9 시스템을 이용해 진핵생물(마우스) 세포에서 DNA를 절단한 결과가 성공적이었다는 것을 인식하였음을 의미한다고 주장하였다.
마지막으로 PTAB은 Broad의 특허 출원에 진정한 발명자의 이름을 기재하지 못한 것은 무효사유라는 CVC의 주장을 받아들이지 않았다. 진정한 발명자를 결정하기 위해서는 (1) 각 청구항에 포함되는 내용을 판단하기 위한 청구항 해석(a construction of each asserted claim to determine the subject matter encompassed )과 (2) 발명자의 기여한 내용과 상기 해석된 청구항에 포함되는 내용을 비교(a comparison of the alleged contributions of each asserted co-inventor with the subject matter of the construed claim)해야 한다. CVC는 Broad의 이전 특허변호사가 Broad의 PCT 출원의 발명자와 관련 유럽 이의신청에서 제출한 선언서에 의존했다. CVC는 상기 선언서에 명시된 PCT 출원의 발명자 및 이들의 기여가 Broad 특허에 명시된 발명자들과 일치하지 않으며, 따라서 Broad 특허의 발명자가 부정확하다고 주장했다. PTAB은 상기 발명자를 결정하기 위하여 발명자의 기여한 내용과 Broad 특허 청구항의 내용을 비교하지 않아서 CVC의 주장을 받아들이지 않았다.
최종적으로 PTAB은 Broad의 발명자들이 진핵세포에서 유전자 발현에 영향을 미치도록 DNA를 절단하거나 편집할 수 있는 단일 가이드 RNA를 가진 CRISPR-Cas9 시스템을 최초로 발명하였다고 판결하였다.
3. 판결의 의의
발명의 고안은 발명자가 "광범위한 연구, 실험 및 수정” 없이 발명의 성공을 인식해야만 비로소 입증될 수 있는 것으로 보인다. 발명자의 실험노트에 기재된 주관적인 의견 또는 제3자와 발명자의 이메일 교신만으로 발명의 고안일 또는 완성일을 입증하기에는 부족할 수도 있으며 Broad와 같이 Journal에 원고를 제출할 정도로 발명이 완성되어야만 발명의 고안일을 인정받을 수 있을 것으로 생각된다.
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