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Ⅰ. 서론
요즘은 다양한 프랜차이즈사업이 유행이다. 프랜차이즈사업을 진행하거나 해당 가맹점을 개업하는데 있어서 확인해야 할 많은 사항들이 있겠지만, 특히 중요한 것이 바로 프랜차이즈사업에 사용될 상표권 확보의 문제다.
특정한 표장을 사용하여 프랜차이즈사업을 시작한 이후에 상표권 문제가 발생하면 이를 변경하는 것이 쉽지 않을 뿐만 아니라 변경하는데 막대한 비용이 소요되고, 심지어는 사업의 근간이 흔들릴 수도 있다. 프랜차이즈사업을 준비하고 수행하는데 있어서 상표권의 확보와 유지에 특히 각별한 검토와 주의를 요하는 이유다.
이와 관련하여 아래에서는 프랜차이즈사업에 사용된 표장에 대한 상표권 분쟁으로 인해 사용 표장을 변경할 수 밖에 없었고, 원래 표장을 되찾아오기 위해 많은 시간과 비용을 소모해야만 했던 사건에 관한 당 법무법인의 승소사례를 소개하고자 한다.
Ⅱ. 사건의 경과
1. 사안의 개요
이 사건 원고는 A 김밥 프랜차이즈의 가맹본부이고, 피고는 B 김밥 프랜차이즈의 가맹점들이다. 원고는 A 김밥 프랜차이즈사업을 시작하면서 사업에 사용할 서비스표(a)를 선정하고 이에 대한 상표 출원까지 마친 후 A 김밥 프랜차이즈 가맹점을 모집하며 사업을 시작하였다. 그런데, 원고의 서비스표(a) 선정과 출원시 선출원 상표 검토에서 발견되지 않은 서비스표로서 원고가 출원하고 사용하는 서비스표와 유사한 선등록 서비스표(b)가 이미 존재했다. 위와 같은 사실을 알게 된 원고의 가맹점주 중 한 명이 해당 선등록 서비스표의 권리자로부터 권리를 양수한 후, 원고에게 서비스표 사용중단 또는 거액의 사용료 지급을 요구하였다. 원고는 어쩔 수 없이, 이미 상당기간 사용하여 지역적 주지성까지 획득한 서비스표(a)의 사용을 중단하고 프랜차이즈사업에 사용할 표장을 새롭게 변경(a’)할 수밖에 없었고, 이에 따라 가맹점들의 간판 등을 교체하기 위해 소요되는 모든 비용까지 부담하였다. 아울러 원고가 출원하여 등록받은 서비스표권도 등록무효가 되었다.
이후 위 선등록 서비스표권(b)의 양수인은 원고 가맹점에서 탈퇴하고 원고가 기존에 사용하던 표장(a)을 사용하여 새로운 김밥 프랜차이즈사업을 시작하였다(피고들은 바로 위 양수인이 운영하는 프랜차이즈 가맹본부와 계약하고 김밥 가맹점을 운영하는 자들이다).
이에 원고로부터 사건을 위임받은 당 특허법인은 위 선등록 서비스표권(b)의 양수인(이 사건 피고들의 가맹본부)이 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였다는 이유로 그 등록서비스표에 대한 취소심판을 청구하였고(상표법 제73조 제1항 제2호), 판결을 통해 최종적으로 등록취소가 확정되었다.
위와 같이 결정적으로 당 특허법인이 피고들 가맹본부의 선등록 서비스표(b)를 부정사용 취소시킴으로써, 원고는 원고가 기존에 사용하던 표장(a)에 대해 상표 및 서비스표를 다시 출원할 수 있었고, 그 중 먼저 상표권이 등록된 후 피고의 프랜차이즈 가맹점들에 대해 상표권 침해 및 부정경쟁방지법 위반을 이유로 한 이 사건 표장사용금지 소송을 제기하였다.
2. 소송의 쟁점
원고가 과거에 사용하던 표장을 다시 출원한 시점은, 피고들의 가맹본부가 서비스표를 사용하기 시작한 시점 이후이지만, 피고들이 피고 가맹본부와 가맹계약을 체결하고 해당 서비스표를 사용하기 시작한 시점보다는 앞선다.
| 피고들 가맹본부의 서비스표(a) 사용 시작 시점 |
2012. 12.경 |
| 원고의 상표, 서비스표(a) 출원 시점 |
2013. 12. 3 |
| 피고들의 서비스표(a) 사용 시작 시점 |
2014. 이후 |
이 사건 소송 과정에서 피고들은, 가맹본부가 원고의 상표출원일 이전부터 상표를 사용하고 있었으므로 피고들에게도 상표법 제57조의3 제1항의 선사용권이 인정된다고 주장하였다. 따라서 피고들이 가맹본부의 서비스표 사용 시점을 기준으로 선사용권 항변을 할 수 있는지 여부가 이 사건의 쟁점이다.
아울러, 피고들은 원고가 과거 선등록 서비스표권자인 피고들 가맹본부의 경고장을 받고 해당 표장 사용을 중단한 것은 이 사건 서비스표를 포기하거나 피고들 가맹본부에 의한 상표사용을 묵인한 것이므로, 이 사건 소송은 원고가 피고들의 영업을 방해하고 피고들에게 손해를 끼치기 위하여 제기한 것으로서 이는 금반언 또는 권리남용으로 허용될 수 없다고 주장하였다. 즉, 권리자의 경고장을 받고 표장 사용을 중단한 행위가 상표의 포기 또는 상표 사용의 묵인으로 해석될 수 있는지 여부가 이 사건의 또 다른 쟁점이다.
3. 서울고등법원의 판단
피고들의 선사용권 항변에 대해 법원은 피고들의 개점일은 이 사건 등록상표 출원일 이후이고, 가맹본부가 선사용에 따른 상표사용권을 가진다고 하더라도 피고들은 가맹본부와 가맹점계약을 체결함으로써 가맹본부의 등록서비스표에 관하여 통상사용권을 설정받은 자에 불과하므로 상표법 제57조의3 제1항에서 정한 선사용권자의 지위를 승계한 자에도 해당하지 않는다고 판단하여, 피고들의 항변을 받아들이지 않았다.
또한, 피고들 가맹본부의 경고장을 받은 원고가 표장 사용을 중단한 것은 등록서비스표권자와의 분쟁의 우려가 있다면 일단 위 서비스표(a)를 사용하지 아니하겠다고 한 것일 뿐, 원고가 서비스표 자체에 관한 권리를 포기하였다거나 타인의 표장 사용을 묵인하였다거나 해당 표장을 실제로 사용할 의사가 없었다고 볼 수 없다고 판단함으로써 이에 관한 피고들의 주장도 배척하였다.
결국, 법원은 피고들에게 원고 등록상표에 대한 사용금지와 피고의 간판 등에서 원고 등록상표와 유사한 표장을 제거할 것을 명하는 판결을 하였다.
Ⅲ. 마무리
위 서울고등법원 판결이 그대로 확정된다면 원고는 피고들의 가맹본부가 더 이상 추가적인 가맹점을 유치하지 못하도록 할 수 있고, 이로써 과거 빼앗겼던 자신의 권리를 상당 부분 되찾을 수 있게 되었다. 다만, 원고가 이와 같은 결과를 얻기까지는 많은 비용과 거의 4년에 가까운 시간을 소모해야만 했다.
프랜차이즈사업 준비 초기부터 법률전문가의 자문을 통해 향후 문제가 될 수 있는 부분을 점검하고, 경험 많은 변리사를 통해 프랜차이즈사업에 사용할 표장에 대한 선출원 상표 검색 등의 검토를 보다 철저히 수행하였으면 지금까지와 같은 많은 비용과 노력을 상당 부분 아낄 수 있었을 것이다. 프랜차이즈사업 준비에 있어서 상표권에 관한 법률 검토는 아무리 강조해도 지나침이 없다.
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