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결합발명이란 발명의 기술적 과제를 달성하기 위하여 선행기술들에 기재된 기술적 특징을 종합하여 새로운 해결수단으로 구성한 발명을 의미한다(한국 특허 실용신안 심사기준 p.3342).
결합발명의 진보성 판단에 있어서, 유럽 특허청은 EPC 시행규칙 42조 (1)항 (c)호(유럽 특허 출원의 발명의 설명은 기술적 문제와 그 해결 수단이 이해될 수 있도록 출원발명을 개시하여야 한다)에 근거하여, 과제해결 접근법(유럽 심사기준 Part G, Chapter VII, 5.)에 따라 진보성을 판단한다.
과제해결 접근법이란,
1) 출원발명과 유사한 용도를 가지며 출원발명에 도달하기 위하여 구조와 기능의 변경이 최소한에 그치는 기술인 가장 근접한 선행기술을 결정하고,
2) 가장 근접한 선행기술과 출원발명의 차이점과 이로부터 구현되는 기술적 효과를 고려하여 해결해야 할 객관적 기술 과제를 설정하고,
3) 출원발명이 가장 근접한 선행기술과 객관적 기술적 과제로부터 기술자에게 자명한지 여부를 고려하는 것을 의미한다.
자명성 여부의 판단은 ‘could-would 접근법’(유럽 심사기준 Part G, Chapter VII, 5.3)에 따르며, could-would 접근법에 따르면 진보성 판단에 있어 사후적 고찰을 방지하기 위하여 가능성이 아니라 당위성의 관점에서 진보성을 판단한다. 구체적으로 기술자가 가장 근접한 선행기술로부터 출원발명에 이를 가능성(could)의 존재 여부가 아니라 기술자가 선행기술로부터 이를 수정/변경하여 출원발명처럼 하려고 했을 것인지(would) 여부를 살피는 것으로, 유럽 심사기준에 따르면 객관적 기술과제에 당면한 통상의 기술자로 하여금 가장 근접한 선행기술을 수정 또는 변경하여 출원발명의 조건에 부합함으로써 그 발명이 이루고자 하는 것을 성취하도록 하는 어떤 교시(teaching)가 있는지 여부에 따라 판단한다(유럽 심사기준 Part G, Chapter VII, 5.3).
유럽 심사기준 Part G, Chapter VII, 5.3에 소개되어 있는 과제해결 접근법이 적용된 대표적인 사례(T 2/83, 심결일:1984.3.15)를 살펴보면 다음과 같다.
(1) 대상 출원 기술 내용 (대상 출원: EP79105188.1)
청구항 제1항: 시메티콘 및 제산제를 함유하는 정제로서,
상기 시메티콘 및 시메티콘 흡착 물질로 구성된 고체 담체를 함유하는 제1 부피부;
상기 제산제를 함유하는 제2 부피부;를 포함하고,
상기 제1 및 제2 부피부 각각은 다른 부피부로부터 분리되며,
상기 시메티콘은 상기 정제의 다른 성분들 중 임의의 것에 의해 형성된 임의의 매트릭스의 외부에 있고,
시메티콘의 소포성과 상기 매트릭스의 분해는 무관하며,
상기 제1 및 제2 부피부 사이에 상기 제1 부피부의 시메티콘이 제2 부피부의 제산제와 접촉하지 않도록 유지하고, 한 부피부에서 다른 부피부로 성분의 이동을 방지하기 위한 차단재를 포함하는, 정제.
(2) 선행기술 개시 사항
① FR-A-2 077 913: 위장약이 실리콘오일(액체상태) 및 위장관에서 활성을 갖는 성분을 함유하고, 위 두 성분은 서로 다른 부피부로 존재하며, 그 사이에 차단재가 구성될 수 있다(이하, D1).
② US-A-3 501 571: 시메티콘을 유당, 소르비톨 또는 유사한 물질에 흡수시켜 만든 입자와 제산제 입자를 압축하여 혼합하거나 층을 이루게 한 정제(이하, D2).
(3) 거절결정이유
가장 근접한 선행기술인 D1은 위장약이 실리콘오일과 위장관에서 활성을 갖는 성분을 함유하고, 그 사이에 차단재를 가질 수 있음을 교시(teach)하고 있다. 또한 D2는 시메티콘과 제산제를 함유하는 층들을 포함할 수 있음을 기재하고 있다.
실리콘물질의 이동문제는 이미 알려져 있으며, 비호환성 약제간 상호작용 방지를 위하여 차단재는 당업계에서 일반적으로 이용하는 구성이다. 즉 시메티콘과 제산제의 분리기술은 공지된 것으로, 잘 알려진 문제를 해결하기 위하여 차단재를 사용하는 것에 놀라운 효과가 있다고 할 수 없다.
(4) 출원인 주장
D2에 기재된 중층의 정제와 같이, 시메티콘이 흡수된 충전재가 제산제 성분에 인접해 있을 때 시메티콘은 충전재로부터 제산제 층으로 이동하여 시메티콘의 방출이 지연 또는 억제됨에 따라, 약제기술분야에서는 이동을 억제하기 위해 시메티콘을 적당한 운반체에 넣는 방식으로 대응하였다. 다만 이러한 경우 실리콘오일이 효과적으로 방출되기 전에 매트릭스가 붕괴되는 문제점이 있었다.
또한 D1은 실리콘오일을 포함하는 젤라틴 장벽, 즉 액체를 담는 차단재를 개시하고 있어 실리콘 성분을 흡수시킨 고체 담체를 포함하는 본 출원과 기술 사상이 부합하지 않는다.
(5) EPO의 판단
출원발명에 관계된 과제는 환자의 위에서 제산제의 효과와 함께 팽만 효과를 개선시키는 것으로, D1과 같이 차단재를 이용하여 액체 성분과 고형의 제산제를 분리하는 기술은 제조가 까다로워 회피되었고, 시메티콘을 제산제에 의한 이동과 흡수를 억제할 과도한 운반체와 결합하는 것이 더 선호되었다.
본건 출원에 의하여 제시된 층형 정제의 변경과 관련하여, 진보성과 관련된 문제는 기술자가 층들 사이에 차단재를 삽입할 수 있었는지 여부가 아니라 개선이나 장점을 기대하고 그와 같이 하려고 했을 것인지 여부에 있다. D2의 정제는 상업화의 관점에서 실리콘오일 이동의 문제에 대한 만족할 만한 대응이었으므로, 차단재의 추가는 불필요하고 쓸모없으며 기술적 효과를 가지지 않는 것으로 보였을 것이다. 결국 차단재가 실질적인 효과가 있다는 인식에서 볼 때 출원발명은 진보성이 있다.
살펴본 바와 같이, 과제해결 접근법에 따른 유럽 특허청의 진보성 판단 기준은 선행기술을 선검토한 후 가장 근접한 선행기술을 기준으로 ‘could-would 접근법’에 의해 결합의 용이성을 판단한다는 점에서, 결합발명의 진보성 판단에 있어 특유의 과제해결 원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성 및 발명이 가지는 특유한 효과 등을 고려하는 한국 특허청의 진보성 판단기준(심사기준 p.3324)과 차이가 있다.
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