|
오는 12월 27일에 시행되는 미국 상표 현대화법(Trademark Modernization Act, 이하 TMA)으로 인해 랜햄법(Lanham Act)에 중차대한 변화가 있을 것으로 보인다.
이는 사용주의를 강화하여 최근 커져가는 상표사용의 허위증명 문제를 해소하려는 움직임으로 풀이된다. 즉 이번 개정법의 궁극적인 목표는 상표등록부에서 허위상표 혹은 불사용 상표를 정리하는 것에 있다.
TMA 주요 개정내용은 크게 세 가지로 나누어 볼 수 있다.
첫째, 제3자 불사용 증거 제출(Third Party Submission of Evidence During Examination)
상표 심사기간 중에 제3자가 불사용 증거를 심사관에 제출 가능하도록 하여 심사관이 이를 활용할 지에 대해 2개월 내에 결정하는 제도가 도입되어 상표취소절차가 간소화되었다. 예를 들면 제3자가 출원인 이전에 이미 사용하였음을 입증하는 증거자료를 제출하거나 출원인이 상표를 상업적인 용도로 실사용하고 있지 않음을 보여주는 증거자료를 제출할 수 있다.
둘째, 상표등록 말소절차(Ex Parte Expungement)
TMA 16A조는 상표 등록 후 상업적인 용도로 한 번도 사용된 적이 없어 부적절하게 등록된 상표를 말소하는 것을 허여한다. 따라서 어느 누구든지 등록일로부터 3년 이상 10년 이내에 지정상품/서비스 일부 혹은 전부에 대해 사용되지 않은 등록상표에 대해 등록말소를 청구할 수 있다. 청구인은 등록상표가 일부 또는 전부 지정상품/서비스에 대해 사용되지 않았음을 보여주는 합리적 조사(reasonable investigation) 결과 및 이러한 청구인의 주장을 뒷받침하는 추가 사실을 확인하는 진술서(verified statement)를 제출해야 한다. 불사용이 명백하다고 판단되는 경우 심사관(또는 심판관)은 상표권자로 하여금 반대 증거 혹은 정당한 불사용의 증거를 제출할 것을 요구하는 절차를 개시할 수 있다. 만약 심사관이 문제의 상표 등록의 지정상표/서비스를 말소할 것을 결정할 경우 상표권자는 TTAB에 항소할 수 있다. 만약 심사관이 등록을 유지할 것을 결정할 경우 배제효과(preclusive effects)를 가지며 문제의 상표 등록에 대해 추가적인 이의 제기가 불가하다. 만약 심사관이 불사용이 명백하다고 판단되는 정보를 발견하는 경우 심사관은 자발적으로 상표등록 말소절차를 개시할 수 있다.
셋째, 재심사 청구제도(Ex Parte Re-examination)
TMA 16B조는 등록상표가 일부 또는 전부 지정상품/서비스에 대해 해당일(relevant date) 당일 혹은 해당일 전에 상업적으로 사용되지 않은 경우 재심사 청구를 허여한다. 단 재심사 청구는 상표등록 말소절차와 달리 등록일로부터 5년 이내에 청구되어야 한다. 16A조와 유사하게, 이해관계자가 아니더라도 USPTO를 포함, 어느 누구든지 확인 진술서와 함께 이를 뒷받침하는 증거를 제출하면서 재심사를 청구하는 것이 가능하다. 심사관은 일견 증거가 확실하다고 보여지는 사건(prima facie case)인지를 결정하게 되며 이러한 결정은 최종적이고 재검토가 불가(final and non-reviewable)하다. 제도와 상표권자의 답변, 등록일 전 불사용 여부에 대한 결정에 따라, 심사관은 이의가 제기된 상표의 지정상품/서비스를 취소하게 된다. 사용선언일을 기준으로 상표가 사용되었음이 밝혀질 경우 더 이상 문제의 상표에 대한 추가적인 이의 제기가 불가하다.
앞서 언급한 취소절차는 2021년 12월 27일에 시행되며 “시행일에 또는 실행일 전·후에 등록된 모든 상표”에 적용된다.
상술한 내용 외에도 개정법은 기존의 가거절통지 대응 기간인 6개월을 최대 60일까지 단축할 수 있는 유연성을 주어 급증하는 불사용 상표를 신속히 정리할 수 있게 하였으며, 상표침해에 대한 상표권자의 권리 강화를 위해 회복 불가능한 손해 추정규정을 도입하여 상표권 침해 성립시 상표권자가 사용금지명령을 획득하는 것을 용이하게 하였다.
다만 이번 개정법을 통한 상표 취소 절차 간소화 등 사용주의 강화로 인해 향후 미국에 상표를 출원할 계획이 있다면 실제 사용하고 있거나 사용하려는 상품/서비스로 한정하여 출원해야 할 필요가 있으며, 현재 미국에서 등록상표를 소유하고 있다면 어느 누구나 불사용 등록상표에 대한 취소를 청구할 수 있는 제도가 신설되었는 바, 이에 대한 효과적인 대응을 위해 지속적인 사용 및 정당한 사용 증거 확보로 철저한 관리와 주의를 기울여야 할 것이다.
|