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지난 2021.4.8.자로 선고된 한국의 대법원 판례(2019후10609)는 선택발명의 진보성 판단기준에 대하여, 효과의 현저성 이외에 구성의 곤란성도 고려해야 한다는 취지로 새롭게 판시하였다. 이와 관련하여, 일본에서 2018.4.13.자로 선고된 선택발명의 진보성 판단기준에 대한 동경고등재판소 판례 제10182호 및 제10184호에 대하여 자세히 살펴보고자 한다.
1. 판시사항
「출원발명과 대비되는 인용발명이 간행물로 기재된 발명이고, 간행물에 개시된 화합물이 일반식의 형식으로 기재되고 상기 화학식이 수많은 선택지를 갖는 경우에, 특정 선택에 따른 기술적 사상을 적극적으로 또는 우선적으로 선택해야 하는 특별한 사정이 없는 한 당해 특정 선택에 관한 구체적인 기술적 사상을 추출할 수 없으며, 이를 인용발명으로 인정할 수 없다.
2. 사건의 개요
(1) 사건의 경과
피고는 1992.5.28.자로 출원된 "피리미딘 유도체" 발명(제2,648,897호)의 특허권자로서, 상기 발명은 아래 화학식 1의 화합물 및 이의 HMG-CoA 환원 효소(HMG-CoA를 mevalonate로 변환시키는 효소; 콜레스테롤 합성 과정에 관여한다)의 억제 용도에 관한 발명이다.
원고는 피고의 특허발명은 우선일 전 공개된 인용발명 1(일본 특표 평3-501613호) 및 인용발명 2(일본 특개 평1-261377호)에 의하여 진보성이 부정된다고 무효심판을 청구하였다.
아래 특허발명의 화학식 1 및 인용발명 1, 2에 개시된 화학식을 정리하였다.
| 특허발명 |
인용발명 |
[화학식1]
R1은 저급 알킬;
R2는 할로겐 치환된 페닐;
R3은 저급 알킬;
R4는 수소 또는 헤미칼슘염을 형성하는 칼슘이온;
X는 알킬설포닐기(-N(CH3)(SO2R'))에 의해 치환된 이미노기; |
[인용발명 1]
M은 나트륨(Na) |
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[인용발명 2]
* R1, R2, R3, X, A에 수많은 치환기가 예시적으로 열거되어 있음
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즉 원고는 피고의 특허발명 중 X가 알킬설포닐기에 의해 치환된 이미노기 부분(빨간색 박스로 표시)은 인용발명과 상이하지만, 이러한 차이는 인용발명 1의 디메틸아미노기(빨간색 박스로 표시)의 두 메틸기 중 하나를 인용발명 2에 개시된 R1 내지 R7에서 선택하여 쉽게 발명할 수 있을 것이므로 진보성이 부정된다고 주장하였다.
(2) 특허청 심판부 및 고등재판소의 판단
이와 같은 원고의 무효심판에 대하여, 특허청 심판부는 무효심판을 기각하였고, 고등재판소 또한 아래와 같은 이유로 원고의 심결취소소송을 기각하였다.
즉 고등재판소는 진보성 판단과 관련하여 인용발명으로서 간행물에 기재된 발명은 통상의 기술자가 당해 간행물의 기재로부터 추출할 수 있는 구체적인 기술적 사상이어야 하며, 간행물에 기재된 화합물이 화학식 형태로 기재되어 당해 화학식이 수많은 선택을 갖는 경우에는, 특정 선택에 따른 기술적 사상을 적극적으로 또는 우선적으로 선택해야 할 사정이 없는 한 당해 특정 선택에 관한 구체적인 기술적 사상을 추출할 수 없으며, 이를 인용발명으로 인정할 수 없다고 하였다.
사건과 관련하여, 특허발명은 X가 알킬설포닐기에 의해 치환된 이미노산이며, 인용발명 1은 해당 부분이 메틸기라는 점에서 차이가 있고, 인용발명 2에 해당 부분이 알킬설포닐기인 화합물이 기재되어 있지만, 인용발명 2에서 해당 부분이 알킬설포닐기인 화합물에 도달하려면 2,000만 가지 이상의 선택지 중에서 선택해야 하고, 이는 통상의 기술자가 해당 화합물을 선택해야 하는 사정을 찾기 곤란하므로, 인용발명에서 위 차이점에 대응하는 기술적 사상을 추출할 수 있다고 보기 어렵고, 특허발명은 인용발명에 의해서 쉽게 발명할 수 있는 것이 아니라고 하였다.
3. 본 판결의 의의
본 일본 고등재판소 판결은 심사/무효심판 과정에서 출원인/특허권자 입장에서 수많은 선택지가 있는 일반식으로 기재된 화학식을 개시하는 선행문헌으로부터 진보성을 주장하고자 할 때, 상대방이 그러한 수많은 선택지 중에서 본원발명을 선택할 만한 적극적 또는 우선적 사정이 있는지를 먼저 입증해야 한다는 취지로 항변할 수 있는 것으로 받아들일 수 있다.
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