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【판시사항】
[1] 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인이 특허출원을 하여 설정등록이 이루어진 경우, 그 특허권은 특허무효사유에 해당하는 ‘정당한 권리자 아닌 사람’의 특허임을 판시한 사례
[2] 특허법 제38조 제1항에서 규정한 ‘제3자’의 의미 및 ‘정당한 권리자 아닌 사람’의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 상기 제3자에 해당하지 않음을 판시한 사례
【판결요지 및 대법원의 판단】
[1] 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.
[2] 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 정당한 권리자 아닌 사람의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.
【사안의 개요】
피고는 2012. 11. 13. 피고보조참가인에게 이 사건 특허 발명을 제작하여 공급하기로 계약하였고(이하 ‘제1계약’이라 한다), 甲회사는 2012. 12. 5. 피고에게 위 특허 발명 중 일부를 개발하여 공급하기로 계약하였다(이하 ‘제2계약’이라 한다). 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따르면, 계약을 통해 발생한 모든 지적재산권(등록될 수 있는 권리를 포함한다)은 피고를 거쳐 피고보조참가인에 귀속하도록 되어 있다. 이 사건 제2계약의 이행 과정에서 발생한 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명을 한 사람(甲회사의 직원)에게 원시적으로 귀속되었다가 사용자인 甲회사를 거쳐 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었다. 그런데 甲회사는 이후 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 받았고, 등록 후 원고에게 그 특허권을 이전해 주었다.
즉, 원고는 제1계약과 제2계약에 따라 사용자인 甲회사가 출원하여 등록받은 특허권을 양도받은 바, 이 사건 특허발명의 특허가 무권리자의 출원으로 등록된 특허로서 무효인지 여부와 원고가 특허법 제38조 제1항의 ‘제3자’에 해당하는지 여부에 다툼이 있었다.
원심은 상기 사실 관계를 기초로, 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 제1계약과 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되어, 甲회사는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 승계인의 지위를 상실한 무권리자로 보았으며, 甲회사가 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 받았으므로 그 특허가 무효로 되어야 한다고 보았다. 또한 甲회사로부터 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 이 사건 특허권을 이전받은 원고는 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자가 아니므로 그 규정을 유추적용할 수 없다고 판단하였다.
대법원은 상기 원심의 판결 이유에 법리를 오해한 잘못이 없다고 보아, 원고의 상고를 기각하였다.
【판결의 의의】
2020후10087 판결은, 특허를 받을 수 있는 권리를 특허출원 전 이전한 양도인은 무권리자에 해당하여 이후 상기 양도인이 출원하여 등록받은 특허는 무권리자의 출원으로 등록된 특허로서 무효사유를 갖는 특허임을 판시하였다.
또한, 상기 무권리자의 특허로서 무효사유가 있는 특허권을 이전받은 원고는 특허권 제38조 제1항의 ‘제3자’에 해당하지 않음을 명확히 하였다.
【참조조문】
[1] 특허법 제33조 제1항, 제133조 제1항 제2호
[2] 특허법 제33조 제1항, 제38조 제1항, 제133조 제1항 제2호
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