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I. 서론
강력한 특허의 청구범위는 선행기술과 차별되는 유효성과 침해를 용이하게 확인할 수 있는 넓은 권리범위를 동시에 만족하도록 작성되어야 하고 상기 두 가지 상반되는 조건 사이에 균형을 이루어야 한다. 또한, 청구항은 명세서의 도면 또는 상세한 설명으로 지지되도록 명확하고 간결하게 작성되어야 한다.1 상기와 같은 기재요건에 따라 청구항을 작성할 때 어떤 기술적 사상이 존재한다는 적극적이고 긍정적인 표현2 을 사용하는 것이 일반적이지만 유효성과 침해 확인 용이성을 동시에 만족하는 강한 특허를 만들기 위해 가끔은 소극적이고 부정적인 표현3 (이하 ‘부정적 한정’ 이라 함)을 사용하는 경우도 있을 수 있다.
본고에서는 부정적 한정 관련 최근 미국 연방항소법원의 판례와 관련 심사기준4 을 살펴보고 특허명세서 초안을 작성하거나 거절극복을 위해 부정적 한정을 사용하여 청구항을 보정할 때 고려해야 할 사항을 제안하고자 한다. 또한, 부정적 한정에 대한 주요 국가의 특허 심사기준도 간략하게나마 정리해 보고자 한다.
II. 사건의 전개 및 판례
1. 미국 특허청의 심결
반도체 Storage 업체인 Inphi社는 경쟁업체인 Netlist社와의 특허 소송 中에 2010년 6월 9일 미국특허청에 Netlist의 특허 US7,532,537(’537 특허)에 대한 당사자계 재심사(Inter Partes Reexamination)5 를 청구하였다. 심사 과정에서 심사관이 30개의 청구항에 대하여 진보성 위반에 의한 거절 결정을 내리자 Netlist는 독립항에 부정적 한정을 추가하는 보정을 하였다. 보정된 ’537 특허의 청구항 1항은 다음과 같다.
Claim 1 A memory module comprising:
a plurality of memory devices, each memory device having a corresponding load; and
a circuit electrically coupled to the plurality of memory devices and configured to be electrically coupled to a memory controller of a computer system, the circuit selectively isolating one or more of the loads of the memory devices from the computer system, the circuit comprising logic which translates between a system memory domain of the computer system and a physical memory domain of the memory module,
wherein the system memory domain is compatible with a first number of chip selects, and the physical memory domain is compatible with a second number of chip selects equal to twice the first number of chip selects,
wherein the plurality of memory devices comprises double-data rate (DDR) dynamic random-access memory (DRAM) devices and the chip selects of the first and second number of chip selects are DDR chip selects that are not CAS, RAS, or bank address signals.
Netlist의 ’537 특허는 컴퓨터 Memory Module에 관한 것으로, JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council) 표준에 의해 표준화된 복수의 명령과 데이터 신호에 의해 컴퓨터 시스템과 연결되어 동작한다. 하지만, Memory Module 內에서 주고 받는 신호는 Maker가 독자적으로 정할 수 있으므로 Module 內에 Chip Select (CS) 신호를 추가 구성하였다. CS 신호는 동일 버스에 연결된 복수의 Chip 중에 특정 Chip만을 선택하고 Enable하는 신호로서 Memory Controller 측에서의 부하(Load)를 Chip 단위로 나눔으로써 버스에 실리는 각종 신호에 대한 Driving 능력과 Integrity를 높이고 전력소모를 줄이는 역할을 한다. Netlist는 심사관의 거절이유를 극복하기 위해 CS신호가 표준신호인 CAS, RAS, Bank Address Signals와 구별되는 별개의 신호라는 부정적 한정을 추가하는 보정을 하였고 심사관은 특허허여 통지를 하였다.
Inphi는 상기 Netlist의 부정적 한정에 의해 보정된 청구항이 명세서에 의해 지지되지 않으므로 Written Description Requirement를 위반했다고 주장하면서 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)에 심판을 청구하였으나 PTAB 역시 심사관의 허여 결정을 지지하였다. Inphi는 PTAB에 재심(rehearing)을 요청하고 부정적 한정 사항이 ’537 특허의 상세한 설명에 의해 지지되지 않는 New Matter라고 지적하면서, “해당 특징을 제외하기 위한 충분한 이유가 명세서에 의해 지지되어야 한다”는 Santarus Inc. v. Par Pharm. Inc. 판례6 를 근거로 Netlist의 부정적 한정 보정은 최초 명세서에서 CS가 CAS, RAS, Bank Address Signals가 아니어야 하는 충분한 이유를 개시하지 않았으므로 Written Description 요건의 위반이라고 주장하였다.
그러나 PTAB은 비록 명세서가 관련 한정을 제외하는 이유를 명시적으로 상술하지 않았지만, CS 신호를 CAS, RAS 및 Bank Address 신호와 구별하여 상세한 설명 및 도면에서 기재한 것이 청구항의 부정적 한정을 지지하는 근거로 들었다. 상기 PTAB의 최종 심결에 대하여 Inphi사는 CAFC에 항소하였다.
2. 미국 항소법원(CAFC)의 판결
Inphi는 Santarus Inc. v. Par Pharm. Inc. 판결을 인용하여 부정적 한정은 상향된 명세서 기재요건 기준을 필요로 한다고 주장하였다. (“Court’s precedents demanded a heightened written description standard for negative claim limitations requiring that the specification describes a reason to exclude the relevant limitations.”) 즉, “reason to exclude” 부분에 대하여, 특정 구성요소를 제외함으로써 얻어지는 효과 등을 특정(特定)해야 한다고 주장하였다.
Inphi사의 주장에 대해 CAFC는 명세서에서 특허발명의 특징에 대하여 적절하게 기재하고 있는 이상, 특정 구성요소를 제외함으로써 얻어지는 장점 내지 단점을 추가적으로 특정할 필요는 없다고 판시하고,7 관련된 신호들을 명세서에서 적절하게 구별하여 기재하고 있다는 PTAB의 사실인정이 충분한 증거에 의해 지지된다고 하면서 보정을 통해 도입된 CAS, RAS, bank address signals가 아닌 DDR Chip 선택 (“DDR chip selects that are not CAS, RAS, bank address signals”) 이라는 부정적 한정사항이 명세서에 의해 뒷받침된다고 판단하였다.8
또한 CAFC는 현행 미국특허청 심사기준에 의해, 대체적 요소가 명세서에 적극적으로 기재되어 있다면 청구항에서 명시적으로 제외될 수도 있다는 MPEP 2173.05(i)9 를 인용하면서 Netlist의 주장을 인정하였다.
III. 주요 국가 심사기준
1. 미국
종래 미국특허청 심사기준은 부정적 한정사항이 포함되었다고 하여 청구범위가 거절되는 것은 아니지만 그러한 한정에 의해 청구범위가 지나치게 넓어지거나 불명확하게 되는 경우 등에는 명확성 요건 위반으로 거절되어야 한다는 정도만 제시하고 있었다.10
하지만 현행 심사기준은 부정적 한정사항으로 청구항을 기재하더라도 특허발명의 보호범위가 명확하다면 명확성 요건을 만족하는 것이고,11 최초 명세서에 개시되어 부정적 한정사항을 지지하고 있다면12 부정적 한정을 포함하는 청구항도 명확성(Definiteness Requirement)과 명세서 지지기준(Written Description Requirement)을 만족한다고 규정하고 있다. 상기 최초 명세서의 기재가 반드시 문장으로써 표현될 필요는 없고 도면이나 표(Table)로도 기준을 만족할 수 있다고 부가 설명하고 있다.13
2. 한국
한국 특허청의 특허·실용신안 심사기준에서는 ‘…을 제외하고’, ‘…이 아닌’과 같은 부정적 표현이 사용되어 발명이 불명확해진 경우를 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경우로 규정하고 있다. 다만, 이러한 표현의 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되고 발명의 특정(特定)에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다고 설명하고 있다.14
3. 유럽 및 일본
유럽 특허청(EPO)의 심사기준에서는 부정적 한정을 청구범위에 포함할 수 있는 예외적인 경우로, 일반적인 적극적인 한정사항만으로는 발명의 보호범위를 명확하고 간결하게 획정할 수 없거나, 청구범위를 과도하게 제한하는 경우 만으로 제한하고 있다. 또한, 부정적 한정에 의해 제외되는 내용이 명확해야 하고, 부정적 한정이 포함된 청구범위도 명확성 및 간결성 요건을 충족해야 한다고 규정하고 있다.15
일본 특허청(JPO)의 심사기준에서는 명확성 요건과 보정 부분을 구분하여 규정하고 있다. 먼저 명확성 요건 관련하여, 부정적 한정사항이 권리범위를 애매하게 할 수 있는 표현이지만, 부정적 표현에 의해 제외되기 전의 발명의 범위가 명확하고 또한 제외되는 부분의 범위가 명확하면 통상 그 청구항에 의한 발명의 범위는 명확하다고 했다. 보정 관련하여, 기존 청구항의 일부 요소 만을 삭제하여 보정한 제외 청구항이 새로운 기술적 사항을 도입한 것이 아닌 경우에는 허용된다고 규정하고 있다.16
IV. 결론
청구범위에 기재되는 발명은 적극적 한정으로 기재하는 것이 일반적이나 부정적 한정을 통해 권리범위를 최적화하는 것이 필요한 경우도 있을 수 있다. 주요 국가의 최근 심사 기준에 따르면 종래에 비해 부정적 한정을 허용하는 경향이 강해지고 있는 것으로 보인다. 하지만, 여전히 각국 특허청과 법원에서는 부정적 한정사항에 대하여 소극적인 자세를 견지하고 있다. 다만, 앞으로도 기술과 시장의 변화가 빠르고 그 형태가 다양할 것이므로 출원일로부터 20여년 동안의 권리기간 동안 출원인의 이해와 공중의 이해가 서로 균형을 이루도록 상기 판례 및 심사규정에서 공통적으로 요구하는 권리범위의 명확성과 간결성, 그리고 명세서 지지 요건을 고려하는 전문가들의 실무적인 노력이 지속적으로 필요하겠다.
1 미국특허법 112조 (a), (b)항; 한국특허법 제42조 제4항, 제6항
2 적극적 긍정적 표현(positive limitation)의 예 : ‘…을 포함하고’, ‘…이 있는’
3 소극적 부정적 표현(negative limitation)의 예 : ‘…을 제외하고’, ‘…이 없는’
4 USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), 2173.05(i)
5 AIA 도입 이전에는 Inter Parte (당사자계) Reexamination 또는 Ex Parte (특허청 상대) Reexamination이 있었으나 AIA 이후에는 Inter Parte Review와 Ex Parte Reexamination으로 변경됨.
6 Santarus Inc. v. Par Pharmaceutical Inc., 694 F.3d 1344 at 1351 (Fed. Cir. 2012) (“Negative claim limitation are adequately supported when the specification describes a reason to exclude(저자 강조) the relevant limitation. Such written description support need not rise to the level of disclaimer. In fact, it is possible for the patentee to support both the inclusion and exclusion of the same material. The claim limitation that the Phillips formulations contain no sucralfate is adequately supported by statements in the specification expressly listing the disadvantages of using sucralfate.”). (저자 주) Sucralfate는 위궤양 등 위장관 문제 시 위벽 보호제로 사용되는 약의 일종으로 대표적인 상표명으로 아루사루민이 있다.
7 Inphi Corp. v. Netlist Inc., 805 F.3d 1350, at 1355 (“The question that remains is whether properly describing alternative features - without articulating advantages or disadvantages of each feature - can constitute a ‘reason to exclude’ under the standard articulated in Santarus. We hold that it can.”). Id. At. 1357 (“We hold that Santarus did not create a heightened written description standard for negative claim limitations and that properly described, alternative features are sufficient to satisfy the written description standard of §112, paragraph 1 for negative claim limitations.”)
8 Id. at 1357 (“In this case, however, substantial evidence supports the Board’s finding that the specification properly distinguishes the relevant signal types - CS, CAS, RAS, and bank address signals.”).
9 MPEP, 2173.05(i) (“If alternative elements are positively recited in the specification, they may be explicitly excluded in the claim.”)
10 MPEP, Fifth Edition, Aug. 1983, 706.03(d) (“The inclusion of a negative limitation shall not, in itself, be considered a sufficient basis for objection to or rejection of a claim. However, if such a limitation renders the claim unduly broad or indefinite or otherwise results in a failure to point out the invention in the manner contemplated by 35 U.S.C. §112, and appropriate rejection should be made.”)
11 MPEP, 2173.05(i) (“So long as the boundaries of the patent protection sought are set forth definitely, albeit negatively, the claim complies with the requirements of 35 U.S.C. §112(b) or pre-AIA 35 U.S.C. §112, second paragraph.”)
12 MPEP, 2173.05(i) (“Any negative limitation or exclusionary proviso must have basis in the original disclosure.”)
13 Id. (“Note that a lack of literal basis in the specification for a negative limitation may not be sufficient to establish a prima facie case for lack of descriptive support.”)
14 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 2016.2, 2406-2407면.
15 EPO, Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F (“Negative limitation such as disclaimers may be used only if adding positive features to the claim either would not define more clearly and concisely the subject matter still protectable or would unduly limit the scope of the claim.”)
16 일본 특허청, 특허·실용신안 심사기준 제2부 제3장 명확성 요건, 제4부 제2장 신규사항을 추가하는 보정
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