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상표법이 전면 개정되어 2016년 9월 1일부터 시행되었다. 구법 상 특허법 등을 준용하던 규정을 정리하고 상표법 체계를 정리하면서, 거절이유에 있어서의 판단시점, 불사용 취소심판 제도의 보완, 권리범위확인심판의 대상범위 등에 변화가 있었다. 출원인의 이익과 심사/심판제도의 신속을 기하는 계기가 된 2016년 9월 1일부터 시행된 개정된 상표법의 주요 내용은 다음과 같다.
- 상표의 정의규정 개정으로 인한 표장의 확대 - 개정 상표법 제2조
- 상표의 정의 규정을 명문 규정에 의해 “자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장으로 이는 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시”라고 정의하여, 입체적 형상, 홀로그램, 소리, 냄새 상표 등의 기존의 비전형 상표를 포함하여, 그 인정 범위를 구성방식에 제한이 없다고 확대하여 인정함으로써 출원인의 이익을 더욱 보호하고자 하였음.
- 상호로서의 사용에 대한 상표권의 효력제한 규정 변화 - 개정 상표법 제90조 제1항 제1호
- 구법 제51조 제1항 제1호의 “자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 사용하는 상표”에 대해 상표권의 효력이 미치지 아니한다는 규정을 “상거래 관행에 따라 사용”으로 확대하여, 기존 판례의 태도를 반영함과 동시에, 권리범위확인심판의 활용을 활성화시킬 수 있는 계기가 되었음. 다만, 상거래 관행의 해석이 어떠한 범위인지 명확하지 않은 면이 있어, 추후 판례의 태도와 경향을 주목하여 보아야 할 것으로 생각됨.
- 부등록사유의 판단시점 변경 - 개정 상표법 제34조 제2항
- 구법 제7조 제1항 제6호 내지 제9호의 거절이유 해당여부에 대한 판단시점인 출원시 기준에서 등록여부 결정시 기준으로 변경하였음.
- 특히 구법 제7조 제1항 제7호의 판단시점이 등록여부 결정시로 변경되어, 출원 당시에는 유효하였으나, 등록여부 결정시 존속기간만료, 등록무효 (후발적 사유 포함) 등으로 인용상표가 실효된 경우, 등록이 가능하며, 유사여부 판단시점도 등록여부 결정시로 출원인의 이익을 보호하게 되었음.
- 상표권 소멸 후 1년 이내 출원제한 규정 삭제 - 구 상표법 제7조 제1항 제8호의 삭제
- 타인의 선등록상표 소멸 후 1년 이내에 동일 또는 유사한 상표의 출원에 대해 등록을 허여하지 아니한 구 상표법 제7조 제1항 제8호의 규정을 삭제하여, 상표선택의 기회 확대와 불필요한 재출원 강제를 해소하는 계기가 되었음.
- 부칙 규정에 의해 2016년 9월 1일 이후 등록여부 결정시의 출원에 적용토록 하여, 2016년 9월 1일 이전출원이라도 구법 제7조 제1항 제8호에 해당하는 상표도 거절이유가 해소되도록 하였음.
- 조약당사국의 선행상표 모방출원방지 규정 - 개정 상표법 제34조 제1항 제21호
- 주체적 범위를 “대리인, 대표자 또는 출원일 이전 1년 이내에 대리인 또는 대표자 관계에 있었던 자”에서 “동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자”로 확대하였음.
- “이의신청” 또는 “정보제공”이 있었던 경우에 한하던 것을 확대하여, 직권에 의한 거절결정을 내릴 수 있도록 확대하였음.
- 취소심판의 대상이었던 것을 무효심판의 대상으로 하여, 5년의 제척기간이 없어짐.
- 불사용 취소심판 규정의 보완 - 개정 상표법 제119조 제1항 제3호
- 불사용 취소심판에 있어, 이해관계를 요구하지 않도록 하여, 이해관계에 대한 심리로 인한 심리지연을 해소코자 함.
- 취소심결이 확정되는 경우, 그 효력 발생시점을 “심판청구시”로 소급하도록 하여, 불사용 취소대상 상표로 인한 권리행사 불합리를 해소코자 함.
- 지정상품별 권리범위확인심판 청구제도 도입 - 개정 상표법 제121조
- 다류가 지정된 등록상표에 대한 권리범위확인심판 청구시 전체에 대해서만 가능하던 것을 지정상품 중 일부에 대해서만도 가능하도록 하여, 과도한 심판료 부담을 완화하였음.
- 기타개정사항
- 심사관 직권보정대상 확대- "출원서 기재사항"에 대해서도 가능한 것으로 변경
- 절차무효처분 취소 관련 기간확대
- 등록료 납부 또는 보전에 의한 상표출원회복 확대
- 이의신청에 대한 판단 주체 및 이의신청인이 주장하지 않은 거절이유도 심사가 가능하도록 명문화 함.
- 심판청구 후 1개월 이내 취하시 수수료 반환, 거절결정 불복심판에서 출원단계에서 출원인의 귀책사유 없이 거절결정이 취소된 경우 반환토록 함.
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