|
서론
통상 청구항의 wherein clause는 청구항의 청구범위를 더욱 한정할 때 사용되지만, wherein clause가 언제나 청구범위를 한정하는 것이 아니다. 미국 특허심사지침서인 MPEP(Manual of Patent Examining Procedure)의 2111.04 (I) 조항은 이런 wherein clause의 해석에 대해서 다음과 같이 기술하고 있다:
I. "ADAPTED TO," "ADAPTED FOR," "WHEREIN," AND "WHEREBY"
Claim scope is not limited by claim language that suggests or makes optional but does not require steps to be performed, or by claim language that does not limit a claim to a particular structure. However, examples of claim language, although not exhaustive, that may raise a question as to the limiting effect of the language in a claim are:
• (A) "adapted to" or "adapted for" clauses;
• (B) "wherein" clauses; and
• (C) "whereby" clauses.
The determination of whether each of these clauses is a limitation in a claim depends on the specific facts of the case. See, e.g., Griffin v. Bertina, 283 F.3d 1029, 1034, 62 USPQ2d 1431 (Fed. Cir. 2002) (finding that a "wherein" clause limited a process claim where the clause gave "meaning and purpose to the manipulative steps"). In In re Giannelli, 739 F.3d 1375, 1378, 109 USPQ2d 1333, 1336 (Fed. Cir. 2014), the court found that an "adapted to" clause limited a machine claim where "the written description makes clear that 'adapted to,' as used in the [patent] application, has a narrower meaning, viz., that the claimed machine is designed or constructed to be used as a rowing machine whereby a pulling force is exerted on the handles." In Hoffer v. Microsoft Corp., 405 F.3d 1326, 1329, 74 USPQ2d 1481, 1483 (Fed. Cir. 2005), the court held that when a "‘whereby’ clause states a condition that is material to patentability, it cannot be ignored in order to change the substance of the invention." Id. However, the court noted that a "‘whereby clause in a method claim is not given weight when it simply expresses the intended result of a process step positively recited.’" Id. (quoting Minton v. Nat’l Ass’n of Securities Dealers, Inc., 336 F.3d 1373, 1381, 67 USPQ2d 1614, 1620 (Fed. Cir. 2003)).
즉, 청구항에서 wherein clause가 의미 및 목적을 부여하면, 이런 wherein clause가 청구범위를 한정하고, wherein clause가 발명의 결과를 단순히 기재한 것이면, 이런 wherein clause가 청구범위 해석에서 배제된다.
최근 미국 연방법원의 Allergan Sales, LLC v. Sandoz, Inc.에서 상기 MPEP 2111.04 (I) 조항의 wherein clause의 청구범위 해석 기준에 기초한 판결을 내렸다.
사건의 배경 및 개요
상기 사건 특허의 방법 청구항인 청구항 제1항은 아래와 같다:
A method of treating a patient with glaucoma or ocular hypertension comprising topically administering twice daily to an affected eye a single composition comprising 0.2% w/v brimonidine tartrate and 0.68% w/v timolol maleate, wherein the method is as effective as the administration of 0.2% w/v brimonidine tartrate monotherapy three times per day and wherein the method reduces the incidence of one or more adverse events selected from the group consisting of conjunctival hyperemia, oral dryness, eye pruritus, allergic conjunctivitis, foreign body sensation, conjunctival folliculosis, and somnolence when compared to the administration of 0.2% w/v brimonidine tartrate monotherapy three times daily.
상기 청구항 제1항의 발명은 녹내장 또는 고안압 증의 처치 방법으로서, 1일 2회 브리모니딘 타르트레이트 0.2%/티몰롤 0.5%를 투여하고, wherein clause로 이런 방법이 브리모니딘 타르트레이트 0.2%를 1일 3회 투여하는 것만큼 효과가 있으며, 브리모니딘 타르트레이트 0.2%를 1일 3회 투여하는 것에 비하여 이상반응이 감소한 것을 한정하고 있다.
피고인 Sandoz는 상기 청구항 제1항의 wherein clause는 발명의 결과를 단순히 기재한 것이므로, wherein clause가 특허 청구범위 해석 시 고려되면 안 된다고 주장하고. 따라서, Sandoz는 상기 청구항 제1항은 오직 청구된 조성물을 투여하는 단계만 청구하고 있다고 주장하였다.
그러나, 미국 연방법원은 상기 청구항 제1항은 발명의 결과를 기재하고 있지만, 이런 결과 기재의 해석은 명세서에 기반하여 해석되어야 하며, 명세서에는 임상시험결과로 이런 결과를 기술하고 있으며, 이를 청구된 발명의 핵심적 특징으로 기술하고 있으므로, 청구범위를 한정하는 기재로 고려된다고 판시하였다.
결론
상기 사건은 wherein clause가 특허발명의 결과를 기재하고 있더라도, 이런 결과가 선행기술과 구별되는 특허발명의 핵심적 특징인 경우, 특허발명의 결과를 기재하고 있는 wherein clause는 청구범위 심사 또는 해석 시 고려된다는 것을 시사하고 있다. 따라서, 특허발명의 결과를 기재하는 wherein clause가 의미있는 청구항 구성으로 해석되기 위해서 단순한 결과가 아닌 특허발명의 핵심적 특징을 기재하도록 작성되어야 한다는 것을 숙지해야겠다.
|