|
【판시사항】
구 특허법 제133조 제1항 전문에서 정한 ‘이해관계인’의 의미 및 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 이에 포함되며, 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없음을 판시한 사례
【판결요지 및 대법원의 판단】
(1) 구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것) 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.
(2) 그 이유는 다음과 같다.
i) 특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.
ii) 그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.
(3) 이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.
【사안의 개요】
피고는 원고를 상대로 원고의 이 사건 제1, 3, 4, 5, 6, 7항 발명에 대하여 무효심판을 청구하였으며, 특허심판원에서는 피고가 이 사건 무효심판청구의 이해관계인에 해당한다고 보고, 이 사건 제1, 3, 4, 5, 6, 7항 발명이 확대된 선출원의 규정에 위배되어 등록되었다는 이유로 피고의 무효심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 원고가 심결취소소송을 제기하였으나 원심은 특허심판원의 심결을 유지하는 심결을 하였다.
원고는 명칭을 “AMVP 모드에서 영상 부호화 방법”으로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 특허권자로서, 동영상 관련 표준특허풀인 MPEG LA(www.mpegla.com)의 ‘HEVC Patent Portfolio License’ 프로그램(이하 ‘HEVC 라이선스 프로그램’이라 한다)에 이 사건 특허권을 등재하여 라이선서(Licensor)로 등록되어 있다.
피고는 HEVC 라이선스 프로그램에 자신의 특허권을 등재한 라이선서(Licensor)임과 동시에 위 특허풀 목록에 있는 특허발명을 실시할 권리를 가진 라이선시(Licensee)로 등록된 자로서, 이 사건 특허발명과 같은 종류의 동영상 압축기술을 사용한 영상 관련 물품을 제조·판매하는 자이다.
이 사건 특허발명에 대한 무효심결이 확정되는 경우에는 i) HEVC 라이선스(license) 계약 제6.1조에 따라 원고와 MPEG LA 사이의 계약은 실효되고, ii) 이 사건 특허발명은 HEVC 라이선스 프로그램에서 제외되므로, 피고로서는 아무런 제약 없이 이 사건 특허발명을 실시할 수 있게 된다.
이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 보면, 피고는 이 사건 특허발명의 실시권자로서 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상으로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자에 해당한다.
따라서 피고가 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 판단한 원심판결은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.
【판결의 의의】
본 판결은, 특허권자로부터 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 허락받은 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부와 관련하여, 실시권자라는 이유만으로 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다고 판시한 것이다.
【참조조문】
[1] 구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것) 제133조 제1항 [2] 행정소송법 제8조 제2항, 제27조, 민사소송법 제142조 [3] 구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항(현행 제29조 제3항, 제4항 참조)
【참조판례】
[1] 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결(변경)
대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결(공1984, 264)(변경)
[2] 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후436 판결(공2013상, 885)
대법원 2018. 7. 26. 선고 2016두45783 판결(공2018하, 1862)
[3] 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결(공2001하, 1537)
대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결
|