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지난 2019년 1월 4일 미국 특허청은 35 U.S.C. §101 에 따라 특허 적격성(subject matter eligibility)을 평가할 때 심사관이 사용하는 가이드라인의 개정안을 발표하였다. 또한, 미국 특허청은 컴퓨터로 실행되는 기능성 청구항(computer-implemented functional claim)에 적용되는 35 U.S.C.§112에 대한 가이드라인 개정안도 발표하였다. 상기 가이드라인 개정안들은 2019년 1월 7일부터 효력을 가진다.
1. 특허 적격성 심사 가이드라인 개정안
(1) 개정 사항
금번 개정안은 35 U.S.C. §101에 따른 Alice/Mayo 테스트에서 관련 청구항이 사법적 예외(judicial exception)에 해당하는지를 판단하는 기준을 제시하고 있다. 특히, 금번 개정안은 Alice/Mayo Step 2A에서 관련 청구항이 추상적 아이디어(abstract idea)에 해당하는지를 판단하는 기준을 제시하고 있다.
금번 개정안에 따르면, 관련 청구항이 수학적 개념(mathematical concepts), 인간 활동을 조직화하는 방법(certain methods of organizing human activity), 및/또는 사고 과정(mental processes)의 부류에 속할 경우에만 추상적 아이디어에 해당할 수 있음을 명시하고 있다. 만일, 관련 청구항이 상기 부류에 속하지 않지만, 심사관이 관련 청구항을 추상적 아이디어로 판단하고자 할 경우, 심사관은 해당 출원의 심사가 배정된 기술 센터(Technology Center)에 관련 청구항이 왜 추상적 아이디어에 해당하는지를 설명하고 기술 센터의 승인을 받아야 한다.
금번 개정안은, 또한, 관련 청구항이 사법적 예외에 해당하는지를 판단함에 있어, 심사관은 두 단계을 통해서 결정할 것을 지시하고 있다. 첫째, 심사관은 관련 청구항이 사법적 예외를 명시적으로 기술(recites a judicial exception)하고 있는지를 판단한다. 만약 그렇다고 판단했을 경우, 심사관은 관련 사법적 예외가 실용적 적용으로 통합(integrated into a practical application)되었는지를 판단해야 한다. 그리고, 심사관이 관련 사법적 예외가 실용적 적용으로 통합되지 않았다고 판단했을 경우, 이는 Alice/Mayo Step 2A에서 사법적 예외에 해당하는 것으로 결정될 수 있다.
관련 청구항이 사법적 예외로 결정되면, 심사관은 추가로 Alice/Mayo Step 2B에 따라 관련 청구항이 발명적 개념(inventive concept)을 포함하는지를 판단하여 특허 적격성을 결정해야 한다.
예를 들어, 심사관이 경제 활동을 조직화하는 방법에 대한 청구항을 심사한다고 가정해 보자. 상기 청구항은 금번 개정안에서 명시한 인간 활동을 조직화하는 방법으로 분류될 수 있기 때문에, 심사관은 상기 청구항을 추상적 아이디어로 간주할 수 있다. 이 경우, 심사관은 상기 청구항이 실용적 적용으로 통합되는지를 판단해야 한다. 만약 그렇지 않다고 판단할 경우, 심사관은 상기 청구항이 발명적 개념을 포함하는지를 판단해야 한다. 상기 청구항이 발명적 개념을 포함하고 있지 않다면, 특허 적격성이 없는 것으로 결정될 것이다.
(2) 의의
2014년 미국 대법원의 Alice Corp. v. CLS Bank International 판결 이후, 미국 연방 순회 항소 법원은 특허 적격성 판단 기준에 있어 일치하지 않는 결론들을 내리면서 출원인과 심사관에게 많은 혼돈을 야기하였다. 이에, 미국 특허청은 이번 개정안을 통해 특허 적격성 판단에 있어 명확한 기준을 제시하고자 하는 것이다. 미국 특허청은 금번 개정안에 따라 심사관을 교육할 것이고, 이에 따라 앞으로 심사과정에서 많은 변화가 있을 것으로 예상된다. 특히, 소프트웨어 관련 청구항들의 경우 추상적 아이디어로 분류되더라도 발명적 개념을 가질 경우 특허성을 인정받을 가능성이 높아질 것으로 예상된다.
다만, 이번 개정안은 법원이나 특허 심판원을 법적으로 구속하는 효력이 없으므로, 미국 연방 순회 항소 법원이 금번 개정안을 어떻게 받아들일 지는 지켜봐야 할 것이다.
2. 기능성 청구항 심사 가이드라인 개정안
(1) 개정 사항
미국 특허청은 또한 컴퓨터로 실행되는 기능성 청구항(computer-implemented functional claim)에 대한 심사 가이드라인 개정안도 발표하였다. 금번 개정안이 적용되는 컴퓨터로 실행되는 기능성 청구항은 주로 소프트웨어 관련 청구항을 의미한다고 볼 수 있다. 금번 개정안에 따르면, 기능성 청구항의 판단 기준인 “means” 또는 “steps”등의 용어가 관련 청구항에 직접적으로 기재되지 않더라도, 당업자에 의해 상기 용어가 구조를 설명하는 것으로 이해될 수 없다면 이는 기능성 청구항으로 결정될 수 있다. 이 경우, 관련 청구항은 섹션 112(f)의 명확성 요건을 만족해야 한다.
금번 개정안은 관련 청구항이 기능성 청구항인지를 판단함에 있어, 하기 사항들을 고려할 것을 지시하고 있다:
(i) 관련 청구항에 기능성 용어의 기재 여부;
(ii) 관련 용어가 기능식 표현(functional language)에 의한 정의 여부;
(iii) 관련 용어가 해당 기능을 수행하기 위한 충분한 구조(structure), 재료(material), 또는 행위(act)에 의한 설명 여부.
금번 개정안 또한 관련 용어가 구조를 의미하는지를 판단함에 있어 하기 사항들을 고려할 것을 지침하고 있다:
(i) 당업자가 해당 명세서에 기재된 설명을 통해서 관련 용어가 구조를 의미하는 것으로 이해할 수 있는지의 여부;
(ii) 사전(dictionary) 상에서 관련 용어가 구조를 의미하는지의 여부;
(iii) 관련 용어가 선행 기술에서 해당 기능을 수행하는 구조로 사용된 여부.
(2) 의의
종래의 미국 특허법은 “means”라는 특정 용어를 사용하지 않는 이상 기능식 청구항이 아닌 것으로 판단하였다. 그리하여, 명세서 상에 관련 기능을 수행할 수 있는 구조를 충분히 설명하지 않는 출원들에 대한 문제점이 제기되어왔다. 이에, 미국 연방 순회 항소 법원은 Williamson v. Citrix Online LLC 사건에서 기능성 청구항의 판단은 당업자가 관련 용어를 구조로 이해할 수 있는지에 따라 결정되어야 한다고 하였고, 금번 개정안은 상기 항소 법원의 결정이 반영된 것이라 볼 수 있다. 따라서, 금번 개정안은 기능성 청구항에 대한 중요한 심사 기준으로 자리잡을 것으로 예상된다.
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