뉴스 & 행사

IP NEWS

BM특허에 대한 고찰
변리사 이원일

 
I. 서론
인터넷상의 전자상거래 관련 기술을 주도하는 미국의 경우, 연방법원에서 전자상거래 방법에 대한 특허권 보호를 적극적으로 지지함에 따라 특허출원 및 침해분쟁도 동시에 증가하는 현상이 나타나고 있으며, 정보통신기술을 응용한 방법발명은 다양한 변경이 가능하기 때문에 특허침해소송과 관련한 관심이 증대되고 있다. 특히, 최근에 국내외적으로 지식재산권을 기업경영의 전략적 수단으로 활용하기 시작하면서 앞으로도 특허출원 및 침해분쟁은 지속적으로 증가할 것으로 보인다.
이하에서는 이러한 전자상거래 발명 즉 BM 발명에 대하여 살펴보기로 한다.

II. BM특허에 관하여
특허제도는 기계, 기구 등과 같은 하드웨어에 포함된 새로운 기술적 사상을 보호하기 위한 제도로서 발전되어 왔으나, 컴퓨터와 인터넷 통신이 발달하면서 비즈니스 모델을 구현한 소프트웨어에 대한 보호의 문제가 대두되었으며, 현재에는 인터넷 통신과 관련된 비즈니스모델(BM)이 많이 출현되고 있다. 이와 같은 BM이 특허로서 보호받게 되기까지의 변천 과정을 살펴본다.
1) 1984년 11월 제정된 컴퓨터관련발명의 심사기준은, 소프트웨어가 이용하는 순수의 법칙성이 자연법칙에 의한 것일 때에는 "방법"발명으로 성립할 수 있었으며, 컴퓨터가 어떤 장치나 시스템 내에서 특정 목적을 달성하는 기능실현수단으로 이용되는 경우에는 "장치"발명으로 성립할 수 있다는 등의 특허가능성 판단기준을 제시했다. 이 심사기준에 의하면 운영체제, 제어 프로그램 등 일부 시스템 소프트웨어를 제외한 순수 소프트웨어는 특허의 대상에서 제외되었다.
2) 1995년 2월 개정된 컴퓨터관련발명의 심사기준에서는 소프트웨어에 의한 정보처리가 대상의 물리적 또는 기술적 성질(구조상의 성질도 포함)에 기초해서 이루어진 경우 또는 하드웨어 자원을 수반한 경우에는, 자연 법칙을 이용한 것으로 보아 특허가능성을 인정했다. 1995년 2월 개정 심사기준에 의하면, 소프트웨어를 기록한 기록매체는 특허의 대상에서 제외되어 있고, "기술적 성질"이란 개념을 명확히 정의하기 어렵다는 난점을 지니고 있었다.
3) 1998년 2월 발표되어 1998년 8월 1일 이후에 출원되는 발명에 대하여 시행되는 컴퓨터관련발명 심사기준은, 미국 심사기준에서의 발명의 성립성 판단과 약간의 용어만이 다를 뿐 전체적인 내용은 거의 동일하다. 따라서, 심사기준에서는 그 발명에 "산업상 이용할 수 있는 구체적 수단" 즉, 기술적 사상이 존재하는지를 검토해서 특허여부를 판단하도록 하였다. 또한, 컴퓨터 관련 발명을 특허청구범위에 기재함에 있어서 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체도 특허청구범위에 기재할 수 있도록 함으로써, 종래에는 "방법"발명으로만 청구되던 발명에 대하여 기록매체라는 "물건" 발명으로도 청구할 수 있게 하여 소프트웨어 개발자의 권리를 더 강화하였다. 현재, 우리나라에서 적용하고 있는 BM특허에 대한 심사기준은 미국 등의 규정과 거의 차이가 없으며, BM을 기술적으로 적절히 표현하여 명세서를 작성하여 출원한다면 특허 받을 수 있다는 입장에 서 있다.
물론, BM이 궁극적으로 특허등록받기 위해서는 특허법에서 정한 특허요건을 만족하여야 하며, 특히 특허출원일 이전에 공개되어서는 안된다는 것을 유념하여야 한다.

III. BM특허의 성립성에 대한 고찰
현재 우리나라의 특허법에는 발명의 정의를 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것"이라 명시하고 있고, 특허받기 위해서는 우선 동법에 규정된 정의를 만족시켜야 한다. 특허청의 컴퓨터 관련발명 심사기준도 이를 기초로 제정되었고 심사관들도 이에 따라 심사를 진행한다.
현재의 규정을 엄밀히 적용해 볼 때, 컴퓨터 소프트웨어가 자연법칙을 이용하였을 경우라 함은, 컴퓨터 프로그램에 의하여 수행되는 프로세스 즉, 알고리즘이 산업분야에 이용되어 소기의 목적을 달성하고 그 과정이 자연법칙을 이용하였다고 볼 수 있을 때에만 본 규정을 만족하였다고 볼 수 있는 것이다.
우리 특허법이나 일본 특허법이 몇 차례 개정되면서도 아직까지 "자연법칙이용"이라는 부분을 그대로 존치시키는 이유는 동조항이 밀려 들어오는 외국의 컴퓨터 소프트웨어 특허에 대한 마지막 보루라 생각하기 때문이다. 동 분야에 대한 우리업계의 실정은 타선진국보다 취약한 상태에 있고, 기본기술은 미국 등 선진국이 선점하고 있는 상황이다. 우리가 동분야에 대한 특허성 여부를 신중하게 다루고 있는 이유는 우리 산업계에 파급될 영향을 고려하고 있기 때문이다.
그러나, 세계적인 추세가 산업분야의 대상을 금융업까지 포함한 넓은 의미로 보고 있고, 알고리즘이 산업분야에 적용되어 유형의 결과를 제시하면, 그 특허성을 인정하여 주는 방향으로 나아가고 있어, 자연법칙의 이용성과 상충되는 부분은 그 해석이 판례 및 정책 방향 등 과 조화를 이루어야 할 것이다.

IV. BM 특허의 신규성에 대한 고찰
심사기준에서는 영업방법발명의 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 영업방법상의 특징이 같다고 하여도 기술구성의 차이가 있으면, 신규성이 있는 것으로 보고 있다. 문제가 되는 경우는 구현기술 구성상의 차이가 있어도, 그러한 차이가 이미 공지되어 새로운 것이 아니고, 균등한 범위에서의 치환이라고 볼 수 있을 때이다.
이때에는 동일성 범주에 속하고, 두 발명은 동일한 발명으로 보아야 한다. 상기와 같은 두 발명을 동일한 발명으로 보는 경우에, 예컨대, 선출원 발명이 공개되기 전에 후출원 발명이 출원된 경우, 구현기술 구성상의 차이가 있다 하더라도 선원주의에 의해 후출원 발명은 거절될 수 있다.
이 경우, 이를 달리 보아서, 두 발명이 별개의 발명이라고 하여, 두 발명이 특허를 받게 된다면, 사실상 그 권리범위는 매우 협소하게 되고, 이를 확장하기 위해 균등론등으로 권리범위를 해석하게 될 때, 두 발명 간에는 분쟁의 소지가 있게 된다.

V. BM특허의 진보성에 대한 고찰
심사지침에서는 BM발명을 영업 방법상의 특징과 구현기술 구성상의 특징으로 나누고, 적어도 둘 중 어느 하나는 새로운 것이어야 한다고 하고 있다. 영업방법과 구현기술 구성상의 특징의 진보성이 모두 인정되는 경우와, 영업방법이 동일하나 구현기술 구성상의 특징이 있을 경우는 문제되지 않으나, 구현기술 구성상의 특징 없이, 영업 방법상의 특징만을 가지고 있는 경우가 문제가 되고 있다.
구현기술 구성상의 특징이 있고, 영업방법이 동일한 경우에 진보성이 인정되는 것과 마찬가지로 구현기술 구성상의 특징 없이, 영업 방법상의 특징만을 가지고 있는 경우에도 진보성을 인정해야 한다. BM발명의 경우 영업방법을 인터넷등을 이용해서 구현한 발명이므로, 영업방법도 BM발명의 중요한 한 축을 이루고 있기 때문이다.
또한, 비즈니스발명의 진보성을 판단하는 경우, 비즈니스 모델이 실현된 정보시스템의 기술적 진보성만을 비교할 것이 아니라, 비즈니스 모델의 독창성과 정보시스템의 기술 내용을 전체적으로 비교 판단하여야 할 것이다.

VI. 결어
비즈니스발명의 성립성, 신규성, 진보성을 너무 엄격히 적용하는 경우에는 최초 기반 비즈니스모델 특허를 선점한 선진국의 특허권에 지나치게 넓은 권리범위를 부여하는 결과를 초래하게 된다. 따라서, 현재 선점의 기회를 노리는 선진국의 비즈니스모델발명에 대하여 국내 업체 들이 대항할 수 있도록 다양한 형태의 개량발명에 대하여도 적절한 특허권을 부여하여야 할 것이다.
마지막으로 국제적인 침해의 문제에 대해서 간단히 언급하면, 인터넷은 전 세계적 네트워크로 어느 한 국가에 국한되지 않는 반면에, 특허권은 특허권을 부여받은 나라에 제한된다는 원칙으로 인해서 국제적인 침해의 문제가 발생하고 있다. 즉, 한국내에서 BM 방법발명을 특허 받고 이를 구현한 웹사이트를 미국의 거주자가 이용할 수 있다면, 동일한 내용의 미국 특허권이 존재할 때 이를 침해하는가의 문제이다. 이러한 문제에 대해서는 세계 지식 재산권 기구인 WIPO 등에서도 현재 논의 되고는 있으나 현재까지 구체적으로 결정된 것은 없는 상태이다.
인터넷이라는 가상공간의 특성상 어느 특정국가에서만 접근을 불가능하게 설정하는 것은 불가능하고, 미국 특허권을 침해하는 것이라고 인정한다면 미국 특허권의 보유자에게 세계적인 특허권을 부여하는 것과 동일한 결과가 되므로, 이를 침해라고 판단할 수는 없을 것이다.