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I. 서
일본특허법은 하나의 출원으로 특허출원이 가능한 발명은 발명의 단일성 요건을 만족하는 발명이라고 규정(일본특허법 제37조)하고 있다. 한편, 거절이유 통지 이후 특허청구범위에 대해 발명의 단일성 요건의 범위를 넘는 보정을 인정하면 이미 행해진 심사 결과 등을 활용하는 것이 어려워지는 문제가 있으며, 신속한 권리부여가 어려워질 수 있다.
상기와 같은 이유로 일본 특허법에서 거절이유통지 후의 특허청구범위 보정에 대해 발명의 단일성 요건과 같은 제한을 두기 위해 도입된 규정이 시프트보정 금지규정이다. 이러한 시프트보정 금지규정은 보정 전 후에 있어서 발명의 특별한 기술적 특징을 변경하는 보정을 금지하는 규정이라 할 수 있다.
이하, 일본특허법 상 시프트보정 금지규정 및 시프트보정 금지규정과 연관성이 깊은 발명의 단일성 판단에 대하여 상술한다.
II. 발명의 단일성
1. 내용
「2개 이상의 발명이 동일한 또는 대응하는 특별한 기술적 특징을 가지고 있는」 경우, 단일성 요건을 충족한다. 적어도 선행기술과 동일 또는 선행기술에 주지기술을 더한 정도의 것은 특별한 기술적 특징으로 인정되지 못한다. 심사대상은 청구항 1로부터 청구항 순으로 특별한 기술적 특징을 찾아냄으로써 결정된다. 다만, 직전 청구항의 발명의 특정 사항을 모두 포함하는 것에 한한다.
2. 예시
예를 들어, 하기 그림 1(A)의 종속 관계가 있는 경우 특별한 기술적 특징을 찾는 것은 청구항 4까지 이다. 그리고 어느 청구 항에서 특별한 기술적 특징을 발견했는가에 따라 심사 대상이 달라지게 된다. 하기 그림 1(A)의 종속 관계에 있어서는 그림 1(B)와 같이 심사 대상이 결정된다.
따라서, 상기 그림 1(A)의 종속 관계에서 청구항 2 이후에 특별한 기술적 특징이 발견되었을 경우 및 청구항 모두에서 특별한 기술적 특징이 발견되지 않았을 경우, 심사 대상이 되지 않는 청구항이 발생하므로 단일성 위반의 거절이유가 발생하게 된다.
특별한 기술적 특징을 갖는 청구항을 찾는 단계에서는 직전 청구항의 발명 특정 사항을 모두 포함하는 것이라도 다음의 청구항이 직전 청구항과 기술적 관련성 및 과제의 관련성이 낮은 경우에는 특별한 기술적 특징을 찾는 작업을 중단하는 경우가 있다.
3. 적용시기
2004년 1월 1일 이후의 출원에 적용된다.
4. 실무상 유의점
(1) 권리화하고 싶은 발명을 청구항 1부터 우선도가 높은 차례로 단계적으로 기재하고, (2) 종속항은 다중인용항으로 작성 하는 것이 바람직하다.
III. 시프트보정 금지규정에 대하여
1. 내용
특허청구범위에 대해서 보정 시, 보정 전에 특허성이 판단된 발명과 보정 후의 발명이 단일성의 요건을 충족할 필요가 있다. 이를 시프트보정 금지규정이라고 하며, 이 규정을 위반한 보정을 실시했을 경우 거절이유가 통지된다. 또한, 최후거절이유통지에 응답하는 보정 또는 거절결정불복심판 청구 시의 보정이 이 요건을 충족하지 않을 경우에는 보정 각하의 대상이 된다.
2. 예시
상기 그림 2(A)와 같은 보정 전후의 청구항 간의 관계가 있는 경우, 전체를 통해 어느 청구 항에서 특별한 기술적 특징이 발견되었는가에 따라, 보정 후의 청구항의 심사 대상이 달라진다.
예를 들어, 상기 그림 2(A)의 보정 전후의 관계에 대해서는 그림 2(B)와 같이 심사 대상이 결정된다. 따라서, 보정 전에 발견된 특별한 기술적 특징을 가지는 청구항의 발명 특정 사항의 전체 또는 보정 전에 특별한 기술적 특징을 가지는 청구항이 없는 경우에는, 보정 전에 심사를 받은 가장 큰 청구항 번호를 가지는 청구항의 발명 특정 사항의 전체를 포함하도록 보정 후의 청구항을 만들 필요가 있다.
종전에는, 단일성 위반의 거절 이유 통지를 받았을 경우 심사되지 않은 그룹을 남기는 보정이 허용되었으나 현재는 금지되고 있다.
3. 적용시기
2007년 4월 1일 이후의 출원에 적용된다.
4. 실무상 유의점
(1) 보정 전의 특별한 기술적 특징을 가지는 청구항에서의 발명 특정 사항의 전체가 보정 후의 청구항에 포함되었는지를 확인하여야 한다.
(2) 시프트보정이라고 판단되지 않는 범위를 보다 넓게 확보하기 위해서는 특별한 기술적 특징이 탐색되는 직렬적인 종속항에는 불필요한 특징을 가하지 않는 것이 바람직하다.
(3) 심사되지 않은 그룹에 대해서 심사를 받고 싶은 경우 또는 일부의 발명 특정 사항을 삭제하고 싶은 경우는 분할출원을 고려해 볼 수 있다.
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