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지난 2014년 12월 15일, 미국 특허청(USPTO)은 지난 2014년 3월에 발행되었던 자연 현상 및 자연 법칙을 인용하는 청구항의 특허 적격성(patent-eligibility) Guidance를 대체할 Interim Guidance for Subject Matter Eligibility1 를 발표하였다. 본 Interim Guidance는 작년 미국 대법원의 Alice Corporation Pty Ltd. V. CLS Bank Int'l 판결 내용을 반영한 것으로, 특허 적격성에 대한 새로운 가이드라인으로서의 역할을 할 것으로 기대되고 있다.
금번 발표된 USPTO의 2014 Interim Guidance는 현재 35 USC §101과 관련된 주요 판례들인 Alice, Myriad 및 Mayo 판례들을 근거로 하여, 소프트웨어와 알고리즘을 포함한 컴퓨터 관련 발명, 비즈니스 방법 및 화학, 의학, 진단 및 바이오 관련 발명과 밀접하게 연관된 자연법칙이나 자연물 관련 발명에 관한 특허 적격성 테스트와 그 실례들을 제시하고 있다.
본 2014 Interim Guidance에 따른 특허 적격성 테스트는 아래 도식에 제시된 바와 같이 다음과 같은 단계로 구성된다: 1) 우선 특허 청구 대상이 35 USC § 101의 4가지 범주인 새롭고 유용한 방법(process), 기계(machine), 제품(manufacture) 또는 조성물(composition of matter)에 관한 것인지를 확인하고, Alice 판례에서 언급된 특허 적격성 분석에 따라 2A) 청구 대상이 법률상으로 인정된 예외 사항(judicially recognized exception)에 해당하는 자연 법칙이나, 자연 현상 또는 추상적 발상에 관한 것인지를 판단하고, 만약 이 단계에서 법률상으로 인정된 예외에 속하는 경우라면, 2B) 청구 대상이 상기 법률상으로 인정된 예외 사항과 비교하여 상당히 많은 정도의 추가적인 요소를 인용하고 있는지를 분석한다.
또한, 본 Interim Guidance는 특허 적격성 테스트에 대한 지침뿐만 아니라 판례를 근거로 한 자연 법칙/자연 현상 및 추상적 발상에 대한 구체적인 예를 다음과 같이 제시하고 있다:
자연 법칙/자연 형상의 예
(괄호안은 판례명) |
추상적 발상의 예 |
- an isolated DNA (Myriad)
- a correlation that is the consequence of how a certain compound is metabolized by the body (Mayo)
- electromagnetism to transmit signal (Morse)
- the chemical principle underlying the union between fatty elements and water (Tilghman)
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- mitigating settlement risk (Alice)
- hedging (Bilski)
- creating a contractual relationship (buySAFE)
- using advertising as an exchange of currency (Ultramercial)
- processing information through a clearinghouse (Dealertrack)
- comparing new and stored information and using rules to identify options (SmarterGene)
- using categories to organize, store, and transmit information (Cyberfone)
- organizing information through mathematical correlations (Digitech)
- managing a game of bingo (Planet Bingo)
- the Arrehenius equation for circulating the cure time of rubber (Dieher)
- a formula for updating alarm limits (Flook)
- a mathematical formula relating to standing wave phenomena (Mackay Radio)
- a mathematical procedure for converting one form of numerical representation to another (Benson)
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그러나, 본 Interim Guidance가 특허 적격성을 판단하는데 명확한 지침이 될지에 대해 부정적인 의견도 있다. 이러한 부정적인 의견들 중 가장 설득력이 있는 이유는, Interim Guidance에 열거된 판례들이 그 법적 해석에 있어 서로 일치되지 않는 경우가 있어, 여전히 법을 적용하는데 있어 불명확성을 피할 수 없다는 지적이다.2 USPTO 역시 특허 적격성에 대한 법률이 유동적임을 감안하여 2015년 3월 16일까지 예외적으로 긴 여론수렴(public comments) 기간을 두어 여러 의견을 수렴하였다. 3 Alice 판결 후 소프트웨어 및 비즈니스 방법에 관한 특허들의 상당수가 거절되고 있는 것이 현 실정이나, 앞으로 새로이 판결될 판례들에 의해 특허 적격성에 대한 법률이 어떻게 발전해 갈지에 대해 특허 분야의 많은 이들이 주목하고 있다.
1 http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy
/2014-interim-guidance-subject-matter-eligibility-0
2 http://www.patentdocs.org/2014/12/uspto-issues-interim-guidance-
on-subject-matter-eligibility.html;
http://www.mondaq.com/unitedstates/x/363920/Patent/USPTO+Issues+
2014+Interim+Guidance+on+Patent+Subject+Matter+Eligibility;
http://ipspotlight.com/2015/01/08/what-does-the-usptos-2014-interim-guidance-
on-patent-subject-matter-eligibility-mean-for-software-inventions/;
http://www.patents4life.com/2014/12/revised-2014-interim-guidance-on-patent-
subject-matter-eligibility-released-by-pto/
3 http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/comments-public/comments-
2014-interim-guidance-patent-subject-matter.html#
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