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소극적 권리범위확인심판에 있어, 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있으나, 당사자 사이에 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않음에 다툼이 없는 경우, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않음을 판시한 사례
【판결요지】
[1] 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다.
[2] 그러나 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다.
【사안의 개요】
[가] 원고의 이 사건 특허발명은 “약쑥을 이용한 여성용 훈연제 및 그 제조방법”에 관한 것이고, 피고의 확인대상발명은 “약쑥 및 참나무 숯을 사용하지 않고, 부유물이 부착되지 않은 훈연제 및 그 제조방법”에 관한 것이며, 피고는 원고를 상대로 소극적권리범위 확인심판을 청구하였다. 이에 대해 특허심판원은 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 구성이 상이하고 균등관계게 있지도 않아 보호범위에 속하지 않음으로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
[나] 이에 원고는 피고 제품이 약쑥 및 참나무숯을 사용하고 있고, 부유물이 부착된 구성이 포함되어 있어, 확인대상발명을 실제로 실시하고 있지 않고, 장래 실시가능성이 없음을 이유로 특허심판원의 심결을 취소해달라는 심결취소소송을 특허법원에 청구하였다.
[다] 특허법원은 “(1) 피고에 의하여 특정된 확인대상발명은 약쑥 및 참나무 숯을 사용하지 않고 부유물이 부착되지 않은 훈연제로, 원고가 주장하는 피고의 제품과는 구성이 상이하고, (2) 피고는 향후 확인대상발명의 실시제품을 중국 거래처에 판매할 계획에 있다고 주장하나 이를 인정할 수 있는 증거자료가 제출되지 않았으며, (3) 원고는 이 사건 심판청구 전에 피고가 현재 제조·판매하는 훈연제가 원고의 특허권을 침해하는 제품이라는 이유로 피고에게 경고장을 보냈고, 원고의 특허권 침해를 이유로 피고와 피고의 대표이사를 형사고소하였으나, 확인대상발명에 대하여는 피고와 피고의 대표이사에게 특허권 침해를 이유로 경고장을 보내거나 형사고소를 한 바 없으며, 제2차 변론기일에 “피고가 특정한 확인대상발명에 대해서는 특허권 침해를 주장하지 않고 향후 이를 주장할 의사도 없다”라고도 진술한 바 있다. 따라서 피고가 확인대상발명을 실시한다고 하더라도 특허권자인 원고로부터 권리의 대항을 받는 등의 법적 불안이 있다고 볼 수 없음을 이유로 이 사건 심판청구는 심판청구의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다”고 판시하여 원고의 청구가 인용되었으며, 이에 피고가 대법원에 상고하였다.
【대법원의 판단】
[가] 확인대상발명과 실시제품의 동일성 판단에 관한 상고이유에 대하여
원심이, 이 사건 확인대상발명은 피고가 현재 실시하고 있지도 않고, 원고가 주장하는 피고의 실시제품과도 구성상 차이가 있다고 인정한 다음, 이 사건 확인대상발명을 판단대상으로 삼은 조치는 타당하다고 판단하였으며, 거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 아니한 잘못이 없다고 판시하였다.
[나] 심판청구의 이익에 관한 법리오해의 잘못이 있는지
소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다고 판단하였다. 그러나 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다고 판시하였다.
원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면, ① 피고가 특정한 이 사건 확인대상발명은 약쑥 및 참나무숯을 사용하지 않고 부유물이 부착되지 않은 훈연제로서, 원고가 주장하는 피고 실시제품과는 구성상 차이가 있는 점, ② 피고는 현재 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있지는 않지만 향후 이 사건 확인대상발명을 실시할 계획이라고 주장하는 점, ③ 원고는 원고가 주장하는 피고 실시제품에 대해서는 피고에게 경고장을 보내고 형사고소를 하는 등 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 특허권 침해를 주장하면서 다투고 있는 반면, 이 사건 확인대상발명에 대해서는 특허권 침해를 주장한 적이 없고, 향후에도 이를 주장할 의사가 없다고 진술한 점 등을 알 수 있다고 판단하였다.
이에, 이 사건 확인대상발명을 심판대상으로 하는 이 사건 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 있다고 할 수 없고, 같은 취지의 원심판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유 주장과 같이 심판청구의 이익에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다고 판시하였다.
【판결의 의의】
소극적 권리범위확인심판에서 장래 실시예정인 것을 심판대상으로 삼을 수는 있으나, 이러한 장래 실시예정인 것으로 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점이 당사자 사이에 다툼이 없는 확인대상발명을 심판대상으로 하는 것까지 심판청구의 이익이 있는 것은 아님을 밝혔다.
【참조조문】
구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것) 제135조제1항
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