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새로운 분야의 혁신 성과에 대한 지식재산 보호를 강화하고 전자상거래 등 비즈니스 모델의 지식재산에 대한 보호제도를 완선시키기 위하여 2015년 말부터 “중국특허심사지침”에 대한 개정작업이 시작되었으며 2017년4월1일에 새로 개정한 “중국특허심사지침”이 정식으로 실행되었다. 본 개정은 “중국특허심사지침” 제2장, 제4장, 제5장에 대한 개정이며, 비즈니스 모델, 컴퓨터 프로그램, 화학발명의 실험데이터 추가 및 무효심판 절차에서의 보정에 대한 내용이 포함된다. 아래 주요한 특허심사지침 개정내용에 대해서 설명하겠다.
1. BM 발명에 대해 특허등록 허용
새로 개정된 중국특허심사지침 제2부분 제1장 제4.2절 제(2)호에 “BM 발명과 관련된 청구항이 상업규칙 및 방법에 관한 내용을 포함할 뿐만 아니라 기술특징도 포함할 경우 중국 특허법 제25조에 따라 특허권 등록가능성을 배제해서는 안된다”라는 내용을 추가하여, “컴퓨터 및/또는 네트워크 기술을 이용하여 구현되고 상업내용과 관련이 있는 특허출원은, 그 청구항에 기술특징이 포함되어 있으면 중국 특허법 제25장 제1항 제2호에 언급한 “지력활동의 규칙 및 방법”에 속하지 않는다고 명확히 규정함으로써 비즈니스 방법, 비즈니스 모델의 발명자에게 또 하나의 보호받는 길을 열었다.
비니지스 내용과 관련된 특허출원이 설사 법제25조 제1항 제2호에서 제외한 순수한 지력활동과 규칙 및 방법의 범위에 속하지 않지만, 기술수단을 이용하여 기술문제를 해결하여 자연규칙에 부합하는 기술효과를 이루는 기술방안이 아니라면 특허 보호를 받을 수 없다. 새로운 지침이 개정되기 전에 BM 발명은 특허법 제25조에 규정하고 있는 지능활동에 속한다는 이유와 제2조에 규정하고 있는 발명의 정의에 정하고 있는 기술방안에 속하지 않는 이유로 거절되는 경우가 많았다.
하지만 특허심사지침이 개정되면서 BM 발명이 기술문제를 해결하기 위한 기술특징이 내포되어 있기만 하면 중국 특허법 제25조에 규정하고 있는 특허 불허 대상에 속하지 않는다고 지침에 명시함으로써 BM 발명의 특허적격성을 인정하였다.
2. 컴퓨터 프로그램 발명에 대한 심사
개정 전에 “컴퓨터 프로그램 자체”는 중국특허법 제25조의 지력활용의 규칙 및 방법에 속하므로 특허받을 수 없었다.
개정된 특허심사지침은 “컴퓨터와 관련된 발명”과 “컴퓨터 프로그램 자체”를 명확히 구분하여, “컴퓨터 프로그램 자체”는 “컴퓨터와 관련된 발명”과 실질적으로 다르다고 명시하였으며, “매체+컴퓨터 프로그램”의 형식으로 청구항을 작성하여 보호받도록 허용하였다.
새로 개정한 특허심사지침은 컴퓨터 프로그램의 각 기능이 어떠한 구성으로 이루어지고 어떻게 기능을 수행하는지를 상세하게 묘사해야 하고, 상기 구성은 하드웨어뿐만 아니라 프로그램도 포함할 수 있다고 규정하고 있으므로 “프로그램”도 장치의 일부 구성이 될 수 있게 되었다.
컴퓨터 프로그램 절차를 바탕으로 하는 기술방안은 다음과 같이 작성하도록 예시를 주었다.
[청구항1]
컴퓨터 프로그램(명령)이 저장되어 있는 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 있어서,
상기 프로그램(명령)이 프로세서에 의해 수행될 때 다음 단계를 실현하는…….
결과적으로, 새로 개정된 중국특허심사지침은 컴퓨터 프로그램에 대한 특허적격성을 광범위하게 인정하였으며, 다양한 형태의 청구항을 인정해 특허요건을 완화시켰다.
3. 화학분야 발명에 대한 심사 규정
기존 화학분야에 속한 발명은 출원한 후에 실험데이터를 제출하더라도 심사관은 이러한 실험데이터를 인정하지 않았다. 즉, 개정전 특허심사지침에 “출원일 이후에 추가 제출한 실험데이터에 대해서는 인정하지 않지만, 추가 제출한 실험데이터가 해당 기술분야의 당업자가 공개된 내용으로부터 기술효과에 이룰 수 있음을 입증하기 위한 것이라면 심사관은 이에 대해 심사해야 한다.”라고 규정하고 있다.
하지만, 이러한 규정은 합리적이지 못하고 해석에 오해의 소지가 있어서 심사지침을 새로 개정하게 되었다.
새로 개정된 특허심사지침은 “출원일 이후에 추가 제출한 실험데이터에 대해서는 인정하지 않는다”를 “출원일 이후에 제출한 실험 데이터를 인정해야 하며 심사관은 이에 대해서 심사를 해야 한다. 추가 제출한 실험데이터가 증명한 기술효과는 해당 기술분야의 당업자가 공개된 내용으로부터 얻을 수 있는 것이어야 한다”라고 개정하였다.
4. 무효심판에서 청구항 보정에 대한 규정
개정전의 특허심사지침에 따르면, 무효심판 단계에서는 청구항의 삭제, 병합 및 기술방안의 삭제 3가지 경우에 한해서만 보정이 가능했다. 실무에서 특허권자는 청구항의 보정방식이 제한적이라고 느낄 때가 많았다.
개정후의 특허심사지침은 보정의 방식을 적절하게 완화시켜 청구항에 다른 청구항에 기재된 하나 또는 여러 구성요소를 추가하여 보호 범위를 감축하는 것을 허용하였으며, 특허청구범위에 기재된 현저한 오기에 대한 수정도 가능하게 되었다.
또한, 청구이유에 대해서는 “특허권자가 병합방식으로 보정한 청구항”에 한해서 무효이유를 추가가능하며, 청구이유는 보정된 내용과 관련된 이유이어야 한다고 규정하고 있다.
통상적으로 청구인은 무효심판청구일로부터 1개월 내에 무효이유를 청구하거나 또는 증거를 보충할 수 있으며, 위 기간이 지난 후에 무효이유와 증거를 제출할 경우 전리복심위원회(심판원에 해당하는 행정기관)에서는 이를 인정하지 않는다. (특허법 실시세칙 제67조)
하지만, 개정된 특허심사지침은 다른 청구항에 기재한 기술특징을 추가하는 방식으로 청구항을 보정할 경우에 한해서는, 특허청구범위 내에 기재되지 않은 기술특징을 추가하는 것이 아니므로 이미 제출한 증거를 조합하는 형식으로 무효증거를 재구성할 수 있다고 규정하고 있다. 하지만 새로운 증거의 제출은 여전히 허용되지 않는다.
결과적으로, 새로 개정된 특허심사지침에 무효심판단계에서 청구항 보정의 폭을 넓혔고 기존보다 넓은 자유도를 부여하였으며 지정한 기간이 도과한 후에도 무효이유의 증가 및 무효증거의 조합이 가능하게 되어 특허권자나 청구인 입장에서 유리하게 되었다.
*참고문헌 및 사이트
본 자료는 중국 특허청의 특허심사지침 해설(상)과 (하)를 기초로 하여 작성됨
*http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201703/t20170331_1309157.html
*http://zx.ipr.zbj.com/patent/hyyw/1304.html
*http://www.kangxin.com/index.php?optionid=1013&auto_id=2277
*http://www.lungtin.com/content/2017/03-08/09024819f.html
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