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균등침해 판단 방법 – 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결
변리사 김슬아

[사건의 개요]

특허권자(원고)는 특허권침해소송의 상대방(피고)의 실시 제품이 이 사건 특허발명을 침해하였다고 주장하는 특허권침해소송을 제기하였고, 원심에서 피고 패소하여 대법원에 상고한 사건으로 균등침해 여부가 문제된 사건이다.
본 사건에서는 피고 실시 제품이 이 사건 특허발명을 침해하는지 여부에 대해, 아래와 같은 법리를 기초로 판단한다. 
 

[침해 여부 판단 방법]

(1) 균등침해의 요건 및 그 요건 중 과제 해결원리가 동일한지 판단하는 방법

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다. 
여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

(2) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우, 작용효과가 실질적으로 동일한지 판단하는 방법

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결 등 참조).
 

[사실관계 정리 및 법리 적용]

(1) 사실관계 정리

이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 ‘조리용기용 착탈식 손잡이’라는 명칭의 발명으로, 간단한 조작에 의해 각종 조리용기에 분리, 결합이 가능하도록 한 손잡이에 관한 것이다.
 

  이 사건 특허발명 침해 판단 가능 여부
구성 1 로터리식 작동부를 조작하여 슬라이딩판을 전·후방으로 이동시키는 기술사상 X
(이 사건 특허발명의 출원 당시에 공개되어 있었던 구성으로, 기술사상의 핵심이 이 사건 특허발명에 특유하다고 할 수 없음)
구성 2 상면으로 형성된 버튼을 통해 누름부재 또는 핀 부재를 상하 유동시켜 슬라이딩판의 전·후방 이동을 제어하며, 실수에 의한 버튼 가압을 방지하는 기술사상
구성 3
(차이점 1)
지지편이 종방향 안내공에 삽입되어 원호형 홀을 따라 회전하며 슬라이딩판의 전·후방 이동을 가능하게 하는 구성 O
구성 4
(차이점 2)
상·하부부재 및 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재가 상·하 상대 위치에 의하여 슬라이딩판의 전·후방 이동을 제어하고, 제2 탄성 스프링이 핀 부재의 상·하 유동을 탄성적으로 지지하는 구성 O


이 사건 특허발명은 구성 1, 2, 3 및 4를 포함한다.
구성 1 및 2는 이 사건 특허발명의 출원 당시 공개되어 있었던 구성으로, 상기 기술사상이 이 사건 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고 구성 3(차이점 1) 및 구성 4(차이점 2)의 각 대응 구성요소들의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다. 즉 구성 1 및 2는 침해 판단의 기준이 될 수 없다. 
따라서 이하에서 구성 3(차이점 1) 및 구성 4(차이점 2)에 의해 침해가 성립하는지 여부에 대해 판단한다.

(2) 법리 적용 - 균등침해 성립 여부

우선 차이점 2에 관하여 보면, 이 사건 제1항 발명은 ‘상·하부부재 및 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재’로 인해 로터리식 작동부를 회전시키더라도 핀 부재가 해제되지 않는 한 손잡이가 조리용기에서 분리되지 않는 반면, 제2 피고 실시제품은 걸림편이 슬라이딩편으로부터 상부로 경사지게 절곡되어 일체로 형성되어 있기 때문에 손잡이를 부착할 때의 반대 방향으로 레버를 회전시키는 것만으로도 레버와 호형 견인로드로 연결되어 있는 슬라이드편이 전진하여 걸림편이 상부부재 내면에 형성된 스토퍼에 걸림으로써 손잡이와 조리용구가 약간 분리되었다가, 이 상태에서 레버 중앙에 설치된 버튼을 눌러 직접 걸림편을 누르면 걸림편이 스토퍼에서 해제되며 완전 분리 상태에 이른다는 점에서 작용효과에 차이가 있다. 
    또한 이 사건 제1항 발명의 핀 부재가 별도의 탄성부재인 제2 탄성 스프링에 의해 지지되어 상·하 유동하는 반면, 제2 피고 실시제품의 걸림편은 그 자체가 탄성을 가지는데 핀 부재를 걸림편으로 변경할 경우, 이 사건 제1항 발명의 버튼과 슬라이드편의 상대적인 이동관계뿐만 아니라 연결 구성들의 배열 관계를 대폭적으로 변경하여야 하고 이 사건 제1항 발명에는 핀 부재를 걸림편으로 변경할 암시와 동기가 제시되어 있지도 않다. 이러한 점에서 이 사건 제1항 발명의 ‘핀 부재와 제2 탄성 스프링’의 구성을 제2 피고 실시제품의 ‘걸림편’으로 쉽게 변경할 수 있다고 보기 어렵다. 
따라서 제2 피고 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘핀 부재’ 및 ‘제2 탄성 스프링’과 균등한 요소를 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 할 수 없다.
 

[판결의 의의]

이 사건 특허발명의 구성 중 출원 당시 공지된 구성은 침해 판단의 기준이 되는 특유한 구성이 될 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능과 효과 등을 비교하여 침해 여부를 판단하여야 한다.