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유럽에서는 Rule 162 EPC2 에 의한 15개를 초과하는 청구항에 대한 추가 비용을 줄이면서도, post-grant proceeding에서 청구항을 정정해야 하게 될 경우 그 기반을 마련하고자 청구항에 preferably, particularly, such as와 같은 선택적 표현을 사용해왔다. 그런데, 이와 같은 선택적 표현이 명확한지 여부에 대해 여러가지 의견이 있었는데, 선택적 표현을 사용하는데 있어 가이드라인이 될만한 최근 심결문3 이 있어 이를 소개코자 한다.
본 심결문에 있어서 쟁점이 된 청구항에서 다음과 같이 선택적 표현이 다수 사용되었다:
“A mouth and tooth care and purification agent according to claim 1, characterized in that it contains 12 to 60 wt.-%, preferably 15 to 50 wt.-%, more preferably 17 to 40 wt.-% and particularly 20 to 35wt. -% of sorbitol and/or glycerol and/or 1,2 propylene glycol.”
Examining Division은 상기 청구항이 Article 844 뿐만 아니라 Rules 43(3)5 및 43(4)6 도 위반한다며 최종 거절결정을 내렸으나, 출원인인 Henkel은 이와 같은 거절결정에 굴복하지 않고 항소를 하였다. 참고로, Article 84는 청구항은 보호하고자 하는 대상을 명확하고도 간결하게 정의해야 하며, 명세서에 의해 뒷받침되어야 한다는 내용을 담고 있으며, Rules 43은 청구항의 형태 및 내용에 관한 규칙으로, 특히 43(3) 및 43(4)는 독립항 및 종속항의 형태 및 내용에 관한 내용을 다루고 있다. 특히 Article 84의 내용은 다음의 Guidelines for Examination, C-III, 4.9 (2010)의 내용과도 일맥상통한다고 볼 수 있다.
"4.9 선택적 특징 - Preferably, for example, such as 또는 more particularly와 같은 표현들은 불명료(ambiguity) 문제를 일으키지 않도록 주의깊게 살펴보아야 한다. 이와 같은 표현들은 청구항의 범위를 한정하는 효과가 없는데 즉, 이러한 표현에 뒤따르는 표현은 전체적으로 선택적인 것으로 고려되어야 한다"
Board of Appeals는 Henkel의 항소를 받아들였으며, 문제가 된 청구항이 Article 84또는 Rules 43(3) / 43(4)를 위반하여 허여될 수 없다는 Examining Division의 결정은 위법이라는 판결을 내렸다. 특히, Board of Appeals는 심결문을 통해 상기 청구항에서 사용된 선택적 표현이 Rules 43(3) / 43(4)을 위반할만한 내용을 포함한다고 보기 어려우며, 다만 Article 84에 근거하여 명확성 (clarity) 또는 간결성(conciseness)에 반할 수 있는 잠재적인 문제가 있으나, 선택적 표현을 사용했다는 이유만으로 청구항이 허여될 수 없다고 규정한 규칙은 없다고 언급하고 있다. 다시 말해, 선택적 표현을 사용했더라도 청구항의 명확성 또는 간결성에 있어 별다른 문제가 없다면, 이러한 청구항은 허여되어야 한다는 입장을 표명한 것이다.
특히, Board of Appeals는 상기 쟁점이 된 청구항에 있어 명확성이 문제가 될 만한 내용은 없으며, 간결성에 있어서는 이와 같은 선택적 표현이 사용된 청구항이 여러 개의 종속항을 사용하는 것보다 오히려 이해하기가 용이할 수도 있다는 의견을 제시하였다.
따라서, 전술한 내용들을 종합해 볼 때, Board of Appeals는 EPC의 법규나 규칙에서 선택적 표현을 사용한 청구항들을 선험적으로 거절시킬 만한 근거가 없다는 해석을 확고히 한 것으로 보이며, 이와 같은 심결문의 내용이 선택적 표현을 사용한 청구항을 EPC의 formal requirement에 위배된다는 이유로 거절시키는 일부 EPO 심사관의 관행을 종식시킬 수 있는지 귀추가 주목된다.
1 본 해외단신은 다음 웹사이트에 기재된 Wolters Kluwer의 블로그 내용을 기초로 작성됨:
http://kluwerpatentblog.com/2015/07/14/finally-more-clarity-from-the-boards-of-appeal-of-the-epo/
2 Rule 162 (1) If the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than fifteen claims, claims fee shall be paid for the sixteenth and each subsequent claim as laid down in the Rules relating to Fees within the period under Rule 159, paragraph 1.
3 Ex-parte appeal decision (T1882/12)
4 Article 84 The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.
5 Rule 43(3) Any claim stating the essential features of an invention may be followed by one or more claims concerning particular embodiments of that invention.
6 Rule 43(4) Any claim which includes all the features of any other claim (dependent claim) shall contain, if possible at the beginning, a reference to the other claim and then state the additional features. A dependent claim directly referring to another dependent claim shall also be admissible. All dependent claims referring back to a single previous claim, and all dependent claims referring back to several previous claims, shall be grouped together to the extent and in the most appropriate way possible.
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