|
특허법상 “업(業)으로서”를 포함하는 규정은 제61조, 제65조 제1항, 제94조 제1항, 제98조, 제100조 제2항, 제102조 제2항, 제127조, 제207조 제4항이 있으며, 내용은 다음과 같다.
| 조문번호 |
내용 |
제61조 제1호
(우선심사) |
특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.
1. 제64조에 따른 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우 |
제65조 제1항
(출원공개의 효과) |
특허출원인은 출원공개가 있은 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다. |
제94조 제1항
(특허권의 효력) |
특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제100조 제2항에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다. |
제98조
(타인의 특허발명 등과의 관계) |
특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다. |
제100조 제2항
(전용실시권) |
전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다. |
제102조 제2항
(통상실시권) |
통상실시권자는 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다. |
제127조
(침해로 보는 행위) |
다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. |
제207조 제4항
(출원공개시기 및 효과의 특례) |
국제특허출원의 출원인은 제3항에 따른 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고도 그 국제특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록 시까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 그 청구권은 해당 특허출원이 특허권의 설정등록된 후에만 행사할 수 있다.
|
위와 같이 특허법에서 “업으로서”는 “실시”와 함께 많이 쓰이는 것을 볼 수 있다. 여기서 “실시”는 특허법 제2조에서 규정하고 있으며, 내용은 다음과 같다.
| 특허법 제2조 제3호 |
| 발명 구분 |
실시 내용 |
| 물건 발명(가목) |
그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위 |
| 방법 발명(나목) |
그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 |
| 물건을 생산하는 방법 발명(다목) |
상기 방법 발명의 실시 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 |
특허권은 무형의 재산권으로 점유가 불가하고 여러 형태의 실시가 있을 수 있으므로, 실시의 의미를 명확히 하기 위해 특허법은 그 뜻을 직접 규정하고 있다.
이에 반해 “업으로서”는 특허법에서 별도로 정의하지 않는다. 그렇다고 하여 그 의미가 중요하지 않은 것은 아니다. 특허권은 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 배타적인 권리로서, 정당한 권리를 가지지 않은 제3자가 특허발명을 “업으로서 실시”하면 특허권 침해가 성립할 수 있기 때문이다.
특허권의 침해가 성립하기 위해서는 정당한 권리가 없는 제3자가 특허발명을 “업으로서” 실시해야 한다. 일반적으로 “업으로서”는 “사업으로서”를 의미하는 바, 영리를 목적으로 하는 경우에 한하지 않고 사회의 수요에 응하여 발명을 실시하는 경우를 말한다. 따라서 사회적 수요에 응하기 위하여 하는 실시라면 비영리적으로 단 1회만의 실시를 하더라도 침해가 성립할 수 있으며, 영리 목적이 아닌 개인적∙가정적 범위에서의 실시는 침해를 구성하지 않는다.
판례에서도 “업으로서”의 의미를 중점적으로 해석한 것은 드문 것으로 보인다. 제127조 제2호와 관련하여 “업으로서”의 의미를 알 수 있는 판례가 있으며, 다음과 같다.
| 2016가합554810 판결(서울중앙지방법원 2017. 6. 16. 선고) |
| 특허권침해금지청구 사안에서, 피고가 납품을 위해 피고의 제어장치를 시운전하는 행위는 ‘업으로서’하는 행위가 아니므로, 특허발명을 간접 침해하는 것이 아니라는 취지의 주장에 대해, 피고가 피고의 제어장치를 납품하기 위해 하는 시운전행위는 피고의 사업상 이익을 위해 체결한 계약상 의무를 이행하는 행위이지 개인적∙가정적 범주의 행위이거나 개량 발명을 위한 시험∙연구 행위가 아니므로, 피고가 ‘업으로서’ 하는 행위에 해당한다고 판시하였다. |
위 판례에서 사업상 이익을 위해 체결한 계약상 의무를 이행하는 행위를 “업으로서”의 실시라고 판단했으며, “개인적∙가정적 범주의 행위” 또는 “개량 발명을 위한 시험∙연구 행위”는 특허법상 “업으로서”의 실시로 보지 않았다.
특허법은 발명을 보호∙장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 것을 목적으로 하는 바, 특허법 상 “업으로서”는 특허권자의 이익을 보호하면서도 특허발명의 이용이 과도하게 제한되지 않도록 해석하는 것이 바람직하다고 생각된다.
|