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잘못 기재된 것이 명백한 개시의 신규성, 진보성 판단에서의 취급 – 특허법원 2020. 12. 17. 선고 2019허4796 판결 【등록취소(특)】
변호사/변리사 박성인

1. 사건의 개요
 

[쟁점]

이 사건 제1항 발명의 ‘제1 화합물 및 제2 화합물을 포함하는 유기광전자소자용 재료’를 어떻게 해석해야 하는지가 쟁점이 되었다.
    
선행발명(선행발명 1)의 일반식의 정의에 부합하지 않는 구체예가 잘못 기재된 것이 명백한지, 잘못 기재된 것이 명백한 개시 내용을 신규성, 진보성 판단의 기초로 삼을 수 있는지가 쟁점이 되었다.

또한, 선행발명(선행발명 2)에 구체적으로 개시되어 있지 않은 구성을 통해 선행발명이 교시하는 것과 상반되는 효과를 달성하는 경우, 신규성, 진보성을 부정할 수 있는지가 쟁점이 되었다.


[이 사건 제1항 발명과 선행발명 1, 2 대비]

이 사건 제1항 발명 선행발명 1 선행발명 2
하기 화학식 A-1로 표시되는 제1 화합물, 및 하기 화학식 B-1로 표시되는 제2 화합물을 포함하는 유기광전자소자용 재료: 하기 일반식 (1)로 나타내는 화합물인 제1 호스트 재료와, 하기 일반식 (2)로 나타내는 화합물인 제2 호스트 재료와, 인광 발광성 도펀트 재료를 함유하는 유기 일렉트로루미네선스 소자의 발광층:

[0008] 본 발명은 하기 일반식 (1)로 나타내어지는 카르바졸 골격을 갖는 화합물을 함유하는 것을 특징으로 하는 발광 소자 재료이다.

*선행발명 2의 실시예에서는, 주로 단일 호스트 재료에 관하여 개시하고 있으며, 이 사건 제1항 발명의 화학식 A-1로 표시되는 화합물과 화학식 B-1로 표시되는 화합물을 함께 포함하는 더블 호스트 재료에 관하여는 개시하고 있지 아니함

[화학식 A-1]

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※ 화학식 A-1의 구체적인 예 [H-33]


 

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※ 일반식 (1)의 구체적인 예

[0064] [화학식 19]

[0103] 일반식 (1)로 나타내어지는 화합물은 상술한 바와 같이 양호한 정공 주입 수송성을 나타내고, 전자 블록성도 향상하기 때문에, 정공 수송성 호스트로서 사용할 수 있다. 또한, 전자 수송성 호스트와 조합시켜서 사용하면 발광층 내에서의 캐리어가 증가하고, 재결합 확률이 증대하기 때문에, 발광 효율이 향상하므로 바람직하다. 전자 수송성 호스트 재료는 특별하게 한정되지 않지만, 피리미딘 골격 또는 트리아진 골격을 포함하는 카르바졸 화합물 또는 카르바졸 부위를 갖는 화합물이 바람직하게 사용된다.

[0009] [화학식 1]


※구체적인 예(식별번호 [0060] 화학식 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[화학식 B-1]

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※화학식 B-1의 구체적인 예 I-1 및 I-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[0072] 상기 일반식 (2)로 나타내는 화합물의 예로는, 이하를 들 수 있다.

[0073] [화학식 21]

[0074] [화학식 22]

[0075] [화학식 23]

[0076] [화학식 24]

 

2. 특허법원의 판단

특허심판원은, 이 사건 특허발명에 대한 특허취소신청에 대하여 심리한 결과, 이 사건 특허발명이 선행발명 1 또는 2에 기재된 발명과 동일한 것으로 신규성이 부정되고, 또한, 선행발명 1 또는 2에 의하여 진보성이 부정된다고 결정하였다.

그러나, 특허법원은 이 사건 결정이 위법하다고 판단하고 특허심판원이 한 결정을 취소한다고 판결하였다.
 

가. 이 사건 제1항 발명의 ‘제1 화합물 및 제2 화합물을 포함하는 유기광전자소자용 재료’의 해석

특허법원은, 이 사건 제1항 발명의 ‘제1 화합물 및 제2 화합물을 포함하는 유기광전자소자용 재료’는 그 청구항에 “제1 화합물 및 제2 화합물을 포함하는 재료”라고 명시하고 있고 그 용도를 유기광전자소자용으로 한정하고 있는 것이므로, 제1 화합물과 제2 화합물을 ‘동시에(함께)’ 포함하는 것이라고 해석하여야 하고, 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 기재 내용에 비추어 보더라도, 위와 같이 해석함이 타당하다고 판단하였다.


나. 선행발명 1에 대한 신규성, 진보성

특허법원은, 선행발명 1의 일반식 (2)로 나타내는 화합물은 ‘카바졸-아민’(=) 화합물이므로, 선행발명 1의 화학식 22에 개시된 2개의 ‘바이카바졸’(=) 화합물은 선행발명 1의 일반식 (2)에 속하지 않는다는 것은 기술상식으로 통상의 기술자에게 자명하므로, 선행발명 1의 화학식 22에 개시된 2개의 화합물(바이카바졸 화합물)이 선행발명 1의 일반식 (2)로 나타내는 화합물(카바졸-아민 화합물)에 부합하지 않는 것으로서 잘못 기재된 것이 명백하므로, 선행발명 1의 일반식 (2)로 나타내는 화합물(카바졸-아민 화합물)에 속하지 않는다고 판단하였다.

따라서, 선행발명 1은 화학식 A-1로 표시되는 제1 화합물 및 화학식 B-1로 표시되는 제2 화합물(바이카바졸 화합물)을 함께 포함하는 재료를 개시하고 있지 않으므로, 이 사건 제1항 발명은 신규성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

또한, ‘바이카바졸’ 화합물과 ‘카바졸-아민’ 화합물은 그 입체 구조나 분자 내 전자구름 형태 등에 있어서 서로 다른 화합물이고, 두 재료 화합물의 결합(상호작용)에 의한 효과 예측이 어려운 화학발명의 특성상, 선행발명 1의 일반식 (2)(카바졸-아민)의 제2 호스트 재료 대신에 그 입체 구조나 전자 구름 형태 등 특성이 다른 ‘바이카바졸’ 화합물을 제2 호스트 재료로 사용할 경우, 선행발명 1의 일반식 (1)의 제1 호스트 재료와 일반식 (2)의 제2 호스트 재료를 함께 사용하여 제조되는 유기EL소자와 동등하거나 더 우수한 효과를 나타내리라고 예측하기 어려운데, 이 사건 제1항 발명은 화학식 A-1로 표시되는 제1 화합물 및 화학식 B-1로 표시되는 제2 화합물(바이카바졸 화합물)을 함께 포함하는 재료를 사용하여 선행발명 1로부터 예측하기 어려운 현저한 효과를 달성하였는바, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.
 

다. 선행발명 2에 대한 신규성, 진보성

특허법원은, 선행발명 2는 일반식 (1)로 나타내어지는 카르바졸 골격을 갖는 화합물을 함유하는 것을 특징으로 하는 발광 소자 재료에 관한 것이고, 선행발명 2의 실시예에서는, 주로 단일 호스트 재료에 관하여 개시하고 있으며, 이 사건 제1항 발명의 화학식 A-1로 표시되는 화합물과 화학식 B-1로 표시되는 화합물을 함께 포함하는 더블 호스트 재료에 관하여는 구체적으로 개시하고 있지 않다고 인정하고, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 2에 의해 신규성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

특허법원은, 선행발명 2는 터페닐기를 포함하는 바이카바졸 화합물(=, 선행발명 2의 일반식 (1)로 나타내어지는 화합물)이 페닐 또는 비스페닐기를 포함하는 바이카바졸 화합물(=, 이 사건 제1항 발명의 화학식 B-1로 표시되는 제2 화합물) 보다 발광효율이나 수명 등 유기발광소자의 성능에 있어서 그 효과가 더 우수하다고 기재하고 있다는 점, 그러나, 더블 호스트 재료에 있어서, 이 사건 제1항 발명의 화학식 A-1 화합물 및 화학식 B-1 화합물 조합이, 위 화학식 A-1 화합물과 선행발명 2의 일반식 (1) 화합물의 조합보다 구동전압, 발광효율, 수명비 모두에 있어서 더 우수한 결과, 즉, 선행발명 2의 위와 같은 기재와는 상반되는 결과를 나타낸다는 점을 인정하고, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 2에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

 

3. 본 판결의 의의

청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상을 청구항에 기재된 용어의 의미를 기초로 명확하게 해석하였다는 점, 그리고 그러한 해석이 타당함을 상세한 설명의 기재로부터 재차 확인하였다는 점에서 의미 있는 판결이다.

선행발명의 발명의 개념(일반식의 정의)과 부합하지 않는 잘못 기재된 것이 명백한 개시 내용을 신규성, 진보성 판단의 기초로 삼아서는 아니 됨을 명확히 하였다는 점에서 의미 있는 판결이다.

또한, 선행발명에 구체적으로 개시되어 있지 않은 구성을 통해 선행발명이 교시하는 것과 상반되는 효과를 달성하는 경우에는, 신규성, 진보성이 부정되지 않는다는 점을 확인하였다는 점에서 의미 있는 판결이다.