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특허출원 과정에서 보정 및 분할출원이 가능한 시기
변리사 서상철

Ⅰ. 서설

출원인은 발명을 특허출원하여 심사·특허결정·등록이라는 절차를 밟아야 비로소 특허권을 취득하게 된다. 이 과정에서 출원인의 권리 취득에 있어 출원일의 소급제도로서 보정(특허법 제46조, 제47조, 제51조) 및 분할출원(특허법 제52조) 등, 이익제도와 관련된 규정을 두고 있다. 다만, 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위해 상기 이익제도에 대해 시기적 제한을 두고 있다. 이하, 하기의 지면을 빌려 특허법 상 이익제도 중, 보정 및 분할출원이 가능한 시기를 각각 알아보고자 한다. 

 

Ⅱ. 특허출원 과정에서 보정이 가능한 시기


1. 보정의 의의·취지 및 종류

출원의 보정이란 특허출원서의 방식이나 출원 명세서 또는 도면의 기재 내용에 흠결이 있는 경우에 그 흠결을 치유하여 적법하게 하는 보충·정정을 의미한다. 
출원의 보정은 특허에 관한 절차의 방식에 흠결 또는 불비한 사항이 있는 경우 이를 보충·정정하는 “절차보정(특허법 제46조)”과 특허출원의 명세서 또는 도면의 내용에 흠결 또는 불비한 사항이 있는 경우 이를 보충·정정하는 “실체보정(특허법 제47조)”이 있다. 이하, 특허출원 과정에서 상기 보정이 가능한 시기를 알아본다.
 

2. 절차보정이 가능한 시기(특허법 제46조)

(1) 절차보정 사유
특허법 제46조에서 규정하는 1) 특허법 제3조 제1항의 행위능력이 없는 자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우(동조 제1호 전단), 2) 특허법 제6조의 대리권의 범위를 초과하는 행위를 하는 경우(동조 제1호 후단), 3) 특허법이 정하는 방식에 위반된 경우(동조 제2호), 4) 특허법 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 않은 경우(동조 제3호)에 해당한다.

(2) 보정시기
① 출원인은 특허청장 등의 보정명령이 없더라도 출원이 특허청에 출원 계속 중인 경우에는 자진하여 보정이 가능하다. “특허청에 출원 계속 중인 경우”란 출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절결정이 확정되기 전이나 설정등록 되기 전을 말한다. 
② 만약 특허청장이 절차보정 사유에 해당한다는 이유로 기간을 정하여 보정을 명한다면, 특허청장이 정한 기간 내에 절차보정이 가능하다.


3. 실체보정이 가능한 시기(특허법 제47조)

(1) 원칙 – 자진보정(특허법 제47조 제1항 본문)
① 특허출원인은 특허법 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 자진하여 보정할 수 있다.(특허법 제47조 제1항 본문)
② 다만 특허법 제63조 제1항에 따른 거절이유통지를 받은 후에는 예외에서 정하는 기간에만 보정할 수 있으며 이는 다음과 같다.

(2) 예외 – 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(특허법 제47조 제1항 제1호)
① ‘최초거절이유통지’란 거절이유통지를 최초로 받거나, 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 말한다. ‘최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지’란 특허출원한 발명에 원시적으로 존재하는 거절이유를 심사관이 간과 후 나중에 발견한 경우 이에 대해 하는 거절이유통지 또는 심사관이 직권 재심사를 하려고 특허출원인에게 특허결정을 취소한다는 사실을 통지한 경우에(특허법 제66조의3 제2항) 그 통지 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지를 의미한다.
② 최초거절이유통지를 받은 경우에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 명세서 또는 도면에 대해 보정을 할 수 있다(특허법 제47조 제1항 제1호). 심사기준 상, 의견서의 제출기간은 통상적으로 2개월 이내로 지정하되, 특허법 제15조 제2항에 따라 출원인의 지정기간 연장신청이 있는 경우 연장이 가능하다. (심사기준 2020, 4105면)
(3) 예외 – 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(특허법 제47조 제1항 제2호)
① ‘최후거절이유통지란’ 최초거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지를 말한다.
② 특허출원인은 최후거절이유통지를 받은 경우에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 명세서 또는 도면에 대해 보정을 할 수 있다(특허법 제47조 제1항 제2호). 심사기준 상, 의견서의 제출기간은 최초거절이유통지와 동일하다.

(4) 예외 – 재심사를 청구하는 경우, 재심사를 청구할 때(특허법 제47조 제1항 제3호)
특허출원인은 특허거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일(거절결정불복심판 청구기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구할 수 있다.(특허법 제67조의2 제1항)

(5) 주의해야 할 점 – 보정의 범위
① 상기 실체보정을 할 수 있는 시기의 명세서 또는 도면은 신규사항이 추가되지 아니하는 범위에서만 가능하다. ‘신규사항의 추가’란 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나서 보정하는 것을 말한다.(특허법 제47조 제2항 전단)
② 다만 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 및 재심사를 청구할 때의 보정은 신규사항추가금지라는 보정범위를 만족해야 함은 물론, 청구범위 보정범위의 제한(특허법 제47조 제3항)도 만족해야 한다. 이미 진행한 심사결과를 유효하게 활용하여 심사촉진을 도모하기 위함이다.

(6) 거절결정불복심판(특허법 제132조의17) 내의 보정 불허
심사전치주의 폐지로 인해 거절결정불복심판 내에서는 보정이 불가능함에 유의해야 한다. 따라서, 특허거절결정등본이 송달된 경우 보정의 수반 여부에 따라 재심사제도와 거절결정불복심판을 적절하게 활용해야 할 것이다.

 

Ⅲ. 특허출원 과정에서 분할출원이 가능한 시기


1. 분할출원의 의의·취지 및 객체적 요건

분할출원이란 하나의 특허출원(‘원출원’)에 둘 이상의 발명이 포함된 경우, 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 그 일부를 별개의 특허출원으로 분할하는 것을 말하며, 분할출원을 한 경우 그 분할출원은 원출원 한 때에 출원한 것으로 본다(특허법 제52조). 1)출원일체의 원칙을 회피하고, 2) 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 보호하고, 3) 권리범위의 재설계 기회를 확보하기 위함이다. 이하, 특허출원 과정에서 분할출원이 가능한 시기를 알아본다.
 

2. 분할출원이 가능한 시기

(1) 특허법 제47조 제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간(특허법 제52조 제1항 제1호)
특허출원인은 보정이 가능한 기간 내에 분할출원 또한 가능하다.

(2) 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내의 기간(특허법 제52조 제1항 제2호)
단, 거절결정불복심판 청구를 할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 기간을 의미한다. 

(3) 특허법 제66조에 따른 특허결정 또는 특허법 제176조 제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만 특허법 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간(특허법 제52조 제1항 제3호)
2015년 7월 29일 시행된 개정법에 따라 특허 결정 후 산업계의 기술표준이 결정되거나 모방 제품이 출현하는 등, 시장 환경의 변화에 따라 추가로 권리화가 필요한 경우 분할출원을 통하여 특허출원인이 능동적으로 대응할 수 있도록 하고 있다.
 

3. 거절결정불복심판을 먼저 청구한 경우
특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내(거절결정불복심판 청구를 할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 기간을 말한다)에는 거절결정불복심판을 청구하였더라도 분할출원을 할 수 있다. (심사기준 2020, 5310면)
 

4. 재심사청구가 있는 경우
다만, 재심사청구가 있는 경우에는 특허거절결정은 취소된 것으로 보므로 분할출원을 할 수 없다. 물론, 재심사청구와 동시에 분할출원하거나 재심사 과정에서 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 다시 분할출원을 할 수는 있다. (심사기준 2020, 5406면)

 

Ⅳ. 결어

지금까지 특허법 상 이익제도 중, 출원일 소급과 관련된 보정제도 및 분할출원 제도의 시기적 요건에 대해 알아보았다. 변리사로서 상기 제도들의 시기적 요건, 그리고 더 나아가 객체적 요건까지 확실히 파악하여 출원인의 특허출원이 등록될 수 있도록 특허 출원 과정 및 등록에 있어서 대리인의 역할을 충실히 해야 할 것이다.