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일사부재리 원칙의 위반 여부에 대한 판단 시점 및 각하심결에 대한 취소소송의 심리 범위 - 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 【등록무효(특)】 [공2020상,939]
변리사 강형성

【판시사항】

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서, 심결 시를 기준으로 동일 사실 및 증거 제출 여부를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 하며, 이때 심판 청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않음을 판시한 사례


【판결요지 및 대법원의 판단】

“이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고, 특허법 제163조는 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다.

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실•증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

한편, 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정과 관련한 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송의 소송물은 심결의 실체적•절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장•입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리•판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

위에서 보았듯이 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.


【사안의 개요】

원고는 2017. 8. 25. 피고를 상대로 이 사건 등록무효 심판을 청구하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하였으나, 특허심판원은 2017. 12. 27. 이 사건 등록무효 심판이 선행 확정 심결과 ‘동일 사실 및 동일 증거’에 의한 심판청구여서 특허법 제163조에 따른 일사부재리 원칙에 반한다는 이유로 각하하는 심결을 하였다. 이후 원고는 2018. 1. 25. 위 각하 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 원심에서 선행 확정 심결과 이 사건 등록무효 심판절차에서 주장하지 않았던 기재불비와 신규성 부정 등 새로운 무효 사유를 주장하였다.

원심은 이러한 사실관계를 기초로, 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리의 원칙 위반 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구 시이므로, 선행 확정 심결과 이 사건 등록무효 심판절차에서는 주장되지 않았으나 원심에 이르러 비로소 주장된 새로운 무효 사유는 그 자체로 이유 없다고 보아 원고의 청구를 기각하였다.

대법원은, 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 하므로, 원심이 위 2009후2234 전원합의체 판결을 들어 심판청구 시를 기준으로 이 사건 등록무효 심판청구가 일사부재리 원칙에 위배되어 부적법한지를 판단하여야 한다고 한 것은 잘못이라 하였다. 다만, 심결에 대한 취소소송에서 새로 주장된 무효 사유에 대해 그 자체로 이유가 없다고 보아 각하 심결을 취소하지 않고 원고 청구를 기각한 원심의 결론은 옳다고 판단하여, 원고의 상고를 기각하였다.


【판결의 의의】

2009후2234 전원합의체 판결은, 헌법에서 보장된 국민의 재판청구권(헌법 제 27조 제1항)을 과도하게 제한하는 것을 방지하기 위해, 특허법 제163조 일사부재리 원칙의 “적용 시점”에 대한 기준을 심판 청구시로 규정한 판시이다. 이와는 별개로, 특허법 제140조 제2항에 따라, 심판 청구시가 아닌 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실•증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다. 다시 말해, “심리 시점”은 심결 시를 기준으로 해야 한다.

즉, 대법원의 본 판결은, 2009후2234 전원합의체 판결, 특허법 제163조 및 특허법 제140조 제2항 간의 법리오해를 명확히 하고자 하는 판시로써, 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실 및 증거 제출 여부를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하는 것이라 판시하였다.

또한, 대법원의 본 판결은, 각하 심결에 대한 취소소송에서의 심리 범위와 관련하여, 심결 취소소송의 소송물은 심결의 실체적•절차적 위법성 여부이므로, 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 각하 심결에 대한 취소소송에서 허용되지 않는 것으로 판시하였다. 이에 따라 새로운 등록무효 사유를 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없음을 명확히 하였다.


【참조조문】

[1] 특허법 제140조 제2항 [2] 특허법 제163조

【참조판례】

[1] 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결(공2002하, 2616)
[2] 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결(공2009하, 1043)
[3] 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결(공2012상, 387)