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1. 사건의 개요
[쟁점]
국내 식품업체 M(이하, 원고)이 경쟁 국내식품업체 K(이하, 피고)의 등록상표 “ ”에 대하여 제기한 무효심판 청구에서 i) 식별력 없음을 이유로 구 상표법 제6조 제1항 제7호 및 ii) 소외 제3자 국내 식품업체 H사의 선사용상표 “ ”가 저명성을 취득하였으므로, 저명한 타인의 상품과 혼동우려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제10호 iii) 수요자 기만염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 해당여부가 쟁점이 되었다.
[사건배경]
원고의 후출원 등록상표 ‘ ’에 대해 피고가 선출원 등록상표 ‘’를 이유로 무효심판 청구를 하자, 대응책으로 선등록상표에 대해 식별력 없음 및 제3자의 저명한 선사용 상표 “”와의 혼동우려 및 수요자 기만을 이유로 무효심판을 청구하였다. (선행무효사건은 특허법원 2019. 10. 2. 선고 2019허2851 판결에서 후출원 등록상표 ‘’의 무효취지의 판결이 2019. 10. 22자로 확정되었다.)
2. 특허법원 및 대법원의 판단
대법원은 본 판결에 있어, 특허법원의 판단에 법리의 오해나 자유심증주의의 한계를 벗어나 필요한 심리를 다하지 않은 등의 잘못이 없다고 판단한 바, 특허법원의 구체적인 판단을 중심으로 살펴본다.
1) 구 상표법 제6조 제1항 제7호 해당여부
이사건 등록상표 “” 에서 문자부분인 ‘허니버터아몬드’와 ‘HONEY BUTTER ALMOND’는 지정상품에 대해 식별력이 없으나,  ,  ,  와 같은 도형이 결합되어 있고, 해당 표현이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현방식이라 보기는 어려우며, 제품포장 도안이 지정상품인 과자류에 대해 식별표지로서 기능하고 있으므로, 식별력을 인정하였다.
① 원고의 주장
또한 원고는 i) 출처표시가 아닌 포장지 디자인으로서 사용 ii) 별도 표장의 사용 iii) 수요자들이 동종업계제품과 비교하여 특정회사의 제품으로 인식하지 못한다는 설문조사 결과 iv) 모티브가 유사한 표장들이 동종제품에 다수 사용되어 식별력이 없다고 주장하였다.
② 법원의 판단
이에 대해, i) 특허법원은 피고가 포장 전면에 사용하여 온 점, 지정상품의 실거래 태양에서 도형상표로 제품출처를 식별함이 일반적인 점 등을 이유로 식별력을 인정하였고, ii) 다른 상표가 표시되어 있음을 이유로 출처표시기능을 부정할 수 없다 하였다. iii) 또한 표장의 식별력은 특정인의 제품인지 알 수 있어야 할 것은 아니고, 상품표지임을 인식할 수 있으면 충분하며, iv) 동종상품의 포장디자인 중 도형의 외관이 유사한 제품은 하나뿐이므로, 출원 당시 식별력이 없어진 것은 아니라 판단하여 원고의 주장을 부정하였다.
2) 구 상표법 제7조 제1항 제10호 해당여부
선사용상표 “”의 저명성은 이사건 등록상표의 출원시를 기준으로 판단하며, 다음과 같은 사실을 인정하였다. i) 10~20대 연령층 중심으로 SNS상 큰 인기를 얻어 단기간 높은 매출액을 달성한 점, ii) 출시일로 부터 2개월 후인 2014년 10월 모든 편의점 스낵류 판매량 1위를 차지한 점, iii) 검색 결과, 수요자들이 위 제품의 구매처를 묻는 등 다수 게시글이 확인되는 점 등을 인정하여 주지상표로 볼 여지가 있음을 인정하였다.
하지만, i) 이사건 등록상표의 출원시 기준으로 선사용상표의 사용기간이 불과 8개월에 미치지 못한점, ii) 도형부분이 출처표시로 수요자에게 현저히 알려졌다고 보기 어려운 점, iii) 광고비 등 구체적 증거가 제출되지 못하고, 선사용자가 출시일로 부터 1개월만에 오프라인 마케팅을 중단한 점, iv) 상품의 품귀현상은 수요예측실패, 공장증설지연 등에 의한 일시적 현상인 점, v) ‘반짝 제품’이라는 반대취지의 기사가 보도된 점 등을 이유로, 이 사건 등록상표의 출원일 당시에 저명상표에 이르렀다고까지 보기는 부족하다 판단하여 원고의 주장을 부정하였다.
3) 구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당여부
선사용상표 ‘’와 이사건 등록상표 ‘’는 식별력 없는 문자부분보다 도형부분을 포함한 전체의 외관 유사여부를 중심으로 판단해야 하며, 문자부분에서 도출되는 호칭, 관념 역시 비유사할 뿐만 아니라, 도형의 일부 공통된 점이 있더라도 도형에 포함된 아몬드, 감자칩, 벌의 의인화 여부 등 표현방식의 차이 등으로 인해, 표장이 비유사하므로 다른 요건을 살피지 않고 원고의 주장을 부정하였다. 따라서 원고의 모든 주장은 이유 없으므로 원고의 청구를 기각하였고, 대법원은 이에 대해 법리오해 등의 잘못이 없음을 확인하였다.
3. 본 판결의 의의
종래 수요자들의 상표 인식도 판단에 있어 ‘사용기간’을 고려하였으나, 그 기준이 불명확하였다. 하지만 이번 사건을 통해, 수요자들에게 제품의 공급이 수요를 충족시키지 못하여 사회적 이슈가 일어날 정도로 널리 알려진 경우라도 사용기간 등이 짧을 경우, 저명성의 인정에 한계가 있음을 확인하였다는 점에서 의의가 있다.
물론, 지정상품인 “과자류”에 있어 거래계에서 식별력 없는 문자상표가 제품의 상표로 흔히 사용되고 있으며, (e.g. 초코파이, 새우깡 등) 포장 전면에 표시된 도형상표가 상품의 식별표지로 주로 사용되는 점을 고려할 때, 위의 판례는 수요자에게 널리 알려진 ‘허니버터칩’이라는 문자부분보다 포장지 도형부분의 저명성 인정여부를 고려하였다는 점에서 이번 판례가 일반적인 저명성 판단에 일괄적으로 적용된다고 보기는 어렵다고 판단된다.
다만, 구 상표법 제7조 제1항 제10호 (현 상표법 제34조 제1항 제11호)의 상표의 ‘저명성’과 ‘제품의 혼동’은 서로 다른 요건이라는 점, ‘노이즈 마케팅’ 역시 홍보의 수단으로 활용되고 있다는 점, ‘품귀현상’이 이루어진 본질적인 이유, 최근 SNS 등 수요자 전파력이 빠른 홍보, 마케팅 수단이 사용되고 있다는 점에도 불구하고, 사용기간이 짧다는 이유로 상표권리자가 얻은 인식도를 제한하였다. 따라서, 이후 사건에서 저명성 인정에서 사용기간이 중요한 요소임을 명백히 하였으며, 저명성 인정이 보다 제한될 수 있음을 유의해야 할 것이다.
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